Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-14837/2022 ) ЗАО "Диффузион Инструмент" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2022 по делу № А56-44367/2021 (судья Киселева А.О.), принятое

по иску ЗАО "Диффузион Инструмент"

к ИП ФИО4

о взыскании, об обязании,

установил:

Закрытое акционерное общество "Диффузион Инструмент" (далее - Истец) обратилось в Арбитражный суд города санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее - Ответчик) с требованием об обязании Ответчика прекратить использование товарного знака «ДИОЛД», изъятия из оборота и уничтожения за счет Ответчика продукции, содержащей изображение товарного знака «ДИОЛД», а также орудия, оборудования и иных средств, главным образом используемых или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарный знак «ДИОЛД», а также взыскании компенсации в размере 150 000 рублей.

Решением суда первой инстанции от 05.04.2022 в удовлетворении требований отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и удовлетврить заявленные требования.

В связи с наличием обстоятельств предусмотренных статьей 18 АПК Российской Федерации произведена замена состава суда (судья Будылева М.В. заменена на судью Згурскую М.Л.); рассмотрение жалобы начато сначала.

В судебном заседании представитель истца доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика с доводами жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец, являясь обладателем исключительной лицензии на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 442560, обращаясь в суд с настоящим иском, указал на то, что в сети Интернет по адресу https://setdom.ru/o-nas/ зафиксирован факт незаконного использования ответчиком указанного товарного знака для продвижения товаров, однородных тем, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

Интернет-сайт setdom.ru используется Индивидуальным предпринимателем ФИО4 (ИНН: <***>) в своей коммерческой деятельности (интернетмагазин СЕТДОМ).

На сайте www.setdom.ru размещено 66 карточек товара с предложением к неопределенному кругу лиц о его приобретении, что подтверждается скриншотами страниц сайта.

Все товары обозначены товарным знаком «ДИОЛД».

При просмотре страниц сайта с товарами под товарным знаком «ДИОЛД» отмечено, что только 27 товаров имеется в наличии, обозначена цена товара, есть возможность сделать заказ и приобрести товар. Остальные товары невозможны к приобретению, указано об отсутствии товара.

Полагая, что действия ответчика являются нарушением исключительных прав истца на Объекты интеллектуальной собственности в виде использования ответчиком Товарных знаков без согласия Истца на Интернет-сайте www.setdom.ru, истец направил претензию в адрес ответчика

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.).

Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара, предлагаемого (рекламируемого) на сайте ответчика, также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая, что источником происхождения такого товара (предлагаемого на сайте ответчика) является сам правообладатель.

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

Таким образом, именно ответчик должен доказать законность использования им товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые к нему предъявлен иск.

Материалами дела подтверждается и лицами, участвующими в деле, не оспаривается факт наличия исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 442560, а также факт использования тождественного с товарным знаком истца обозначения на сайте ответчика (www.setdom.ru) в своей предпринимательской деятельности.

Возражая против заявленных требований ответчик ссылался на исчерпание права.

Как следует из материалов дела между истцом и ответчиком был заключен договор поставки № ОП 10/47 от 24.03.2015, по условиям которого истец осуществлял поставку товаров марки «ДИОЛД» в адрес ответчика. В соответствии с условиями договора покупателем приобретается продукция (товары) марки «ДИОЛД», для дальнейшей реализации в розницу, в том числе посредством телекоммуникационной сети Интернет.

15.05.2020 Истцом в адрес Ответчика направлено Уведомление без номера о расторжении договора поставки. При этом Уведомление не содержит каких-либо запретов на дальнейшую реализацию поставленной до расторжения договора продукции.

В целях проверки доводов апелляционной жалобы о несоответствии количества и ассортимента реализуемой ответчиком продукции количеству реализованного товара до расторжения договора поставки, апелляционным судом 23.06.2022 вынесено определении об истребовании в порядке статьи 66 АПК Российской Федерации у ООО «Все инструменты»», ООО «Инструментальная компания №1 «Балтийская», ООО «Сфера» информации и документов (договора, УПД, счета-фактуры) по факту приобретения товаров с товарным знаком ДИОЛД (наименование поставщиков, наличие согласия правообладателя товарного знака ДИООЛД) в дальнейшем реализованного ИП ФИО4 и в розницу в период 2019-2021 годах.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что между истцом и Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» заключены договоры поставки № СФ/128 от 10.03.2016, № 161 от 16.03.2016 по условиям которых истец принял на себя обязательства по передаче покупателю товара – электроинструмент торговой марки «Диолд», а также иного оборудования, запасных частей указанных на интернет сайте поставщика. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» представлены УПД, за 2019 -2021 год в соответствии с которыми истец осуществил поставку товаров торговой марки «Диолд».

В свою очередь между ответчиком (покупатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (поставщик) заключен договор поставки № СФ-32 от 09.01.2017 по условиям которого поставщик поставляет товары торговой марки «Диолд».

В материалы дела представлены УПД за 2019 -2021 года, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» осуществило передачу товара ответчику.

Обществом с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру» в материалы дела представлены договор поставки с отсрочкой платежа № ВИ-442-Пб-20 от 26.02.2020, заключенный с истцом на поставку товара, маркированного торговой маркой «Диолд», дополнительное соглашение от 26.02.2020. Приобретенный у правообладателя товар в дальнейшем поставлялся в адрес ответчика. В материалы дела представлен акт сверки расчетов за период с 01.01.2016 по 21.07.2022, согласно которого в 2019 – 2020 годах в адрес предпринимателя осуществлялись поставки товара торговой марки «Диолд».

Таким образом, оценив представленные в материалы дела вышеуказанные доказательства, учитывая изложенные обстоятельства использования товарного знака ответчиком, подтвержденные документально, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что продукция, предлагаемая к продаже ответчиком, является оригинальной продукцией истца. Ответчик предлагает к продаже продукцию, маркированную товарными знаками истца, приобретенную как у самого истца до расторжения договора, так и у ООО «Сфера» и ООО «ВсеИнструменты.ру», которые приобретают продукцию непосредственно у правообладателя (истца), а указание ответчиком на интернет-сайте словесных элементов спорного товарного знака является способом предложения к продаже оригинальной продукции.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В рассматриваемом случае ЗАО "Диффузион инструмент" по договорам поставки осуществил реализацию своей продукции в адрес как ответчика (до расторжения договора), так и в адрес ООО «Сфера» и ООО «ВсеИнструменты.ру», то есть самостоятельно ввел товары в оборот.

Сравнительный анализ представленных в материалы дела УПД позволяет сделать вывод о том, что представленная на сайте ответчика продукция по номенклатуре и количеству ранее введена в гражданский оборот непосредственно правообладателем.

Исходя из положений статьи 1487 ГК РФ последующая реализации товаров, введенных в гражданский оборот правообладателем не является нарушением исключительных прав.

Материалами дела подтверждено, что ответчик использует Товарный знак только для товаров правообладателя товарного знака.

В отсутствие объективных доказательств, подтверждающих факт реализации ответчиком контрафактного товара, предусмотренные ст. 1252, 1484, 1515 ГК РФ основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют.

Принимая во внимание, что дело рассмотрено судом первой инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, у апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены принятого решения.

Арбитражный апелляционный суд полагает, что доводы апелляционной жалобы не содержат достаточных фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения. Выражая несогласие с решением суда, истец не представил доказательства, подтверждающие правомерность и обоснованность его исковых требований.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.04.2022 по делу N А56-44367/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

Л.П. Загараева

М.Л. Згурская