Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер АП-29631/2021, 13АП-29633/2021 ) ИП Бакировой Эльвиры Габдулфартовны и ООО «ТМК «Электроскат» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2021 по делу № А56-103933/2020 (судья Герасимова М.С.), принятое

по иску ИП Бакировой Эльвиры Габдулфартовны

к 1) ООО «ТМК «Электроскат»; 2) ООО «Электроскат»; 3) Похомов Р. А.

о запрете использовать товарный знак и взыскании

при участии:

от истца: Бусарев Г. Г. (доверенность от 23.07.2020)

от ответчика: 1) Смаглюк А. В. (доверенность от 22.01.2021 №7814718700); 2, 3) не явились (извещены)

установил:

Индивидуальный предприниматель Бакирова Эльвира Габдулфартовна (далее – ИП Бакирова Э. Г., предприниматель, истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, в котором просила:

запретить ООО «ТМК «ЭлектроСкат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании;

запретить ООО «Электроскат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании;

запретить Похомову Роману Алексеевичу использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в доменном имени electroscat.ru в отношении услуг по реализации и продвижению товара;

взыскать с Похомова Романа Алексеевича компенсацию за незаконное использование товарного знака № 405163 «Электроскат» в размере 2 500 000 руб.;

взыскать с ООО «ТМК «Электроскат» компенсацию за незаконное использование товарного знака № 405163 «Электроскат» в размере 2 500 000 руб., а также 60 0000 руб. расходов по оплате госпошлины.

Решением от 16.07.2021 суд:

запретил ООО «ТМК «ЭлектроСкат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании;

запретил ООО «Электроскат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании;

запретил Похомову Роману Алексеевичу использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в доменном имени electroscat.ru в отношении услуг по реализации и продвижению товара;

взыскал с ООО «Электроскат» в пользу АО «Авторское агентство «Артпатент» (ИНН 1655041338) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины;

взыскать с ООО «ТМК «Электроскат» в пользу индивидуального предпринимателя Бакировой Эльвиры Габдулфартовны 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 405163 «Электроскат»;

взыскал с ООО «ТМК «Электроскат» в пользу АО «Авторское агентство «Артпатент» (ИНН 1655041338) 7 420 руб. расходов по уплате государственной пошлины;

взыскал с Похомова Романа Алексеевича в пользу индивидуального предпринимателя Бакировой Эльвиры Габдулфартовны 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 405163 «Электроскат»;

взыскал с Похомова Романа Алексеевича в пользу АО «Авторское агентство «Артпатент» (ИНН 1655041338) 6 710 руб. расходов по уплате государственной пошлины;

в остальной части в удовлетворении иска отказал.

В апелляционной жалобе ИП Бакирова Э. Г. просит изменить решение в части взыскания компенсации и удовлетворить требования предпринимателя о взыскании компенсации с ООО «ТМК «Электроскат» и Похомова Р. А. в полном объеме, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела. По мнению подателя жалобы, выводы суда о необходимости снижения размера компенсации сделаны без учета положений пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление №10).

В апелляционной жалобе ООО «ТМК «Электроскат» просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права. По мнению подателя жалобы, судом не установлен факт нарушения прав истца на товарный знак; взысканная с ответчиком компенсация является необоснованной.

Похомов Р. А. и представитель ООО «Электроскат», извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явились. Ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы сторонами не заявлено. С заявлением о принятии участия в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания стороны не обращались. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие Похомова Р. А. и ООО «Электроскат», поскольку они извещены надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без их участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 АПК РФ.

В судебном заседании представители предпринимателя и ООО «ТМК «ЭлектроСкат» поддержали доводы своих апелляционных жалоб и возражали против удовлетворения апелляционной жалобы оппонента.

Законность и обоснованность решения суда в пределах доводов, изложенных истцом и ООО «ТМК «Электроскат» в апелляционных жалобах, проверены в апелляционном порядке.

В обоснование иска предприниматель указал, что истец на основании государственной регистрации является правообладателем товарного знака «Электроскат», свидетельство на товарный знак № 405163, приоритет товарного знака от 29.12.2008, дата регистрации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.2010, зарегистрированного в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

В октябре 2019 года истцу стало известно, что в сети Интернет осуществляет функционирование сайт electroscat.ru, фактическими пользователями которого являются ООО «ТМК «Электроскат» и ООО «Электроскат».

На сайте http://electroscat.ru осуществляется предложение к продаже, продажа электротехнических товаров различных производителей и реклама электротехнических товаров. При этом в доменном имени, на страницах сайта, в фирменном наименовании и в адресах электронных почт пользователя сайта имеет место факт использования ООО «ТМК «Электроскат» и ООО «Электроскат» обозначений, схожих до степени смешения с товарным знаком истца.

17.10.2019 в разделе «Контакты» на сайте http://electroscat.ru указаны следующие реквизиты компании - ООО «ТМК «ЭлектроСкат» (ИНН 784718770, 1187847019470), электронная почта office.spb@electroscat.ru, подтверждением данных обстоятельств служат сведения из интернет-архива, расположенного на сайте https://web.archive.org.

Таким образом, ООО «ТМК «Электроскат» и ООО «Электроскат» используют обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, предлагая к продаже и продавая электротехнические товары на сайте в сети Интернет http://electroscat.ru.

На главной странице указанного сайта представлен каталог товаров, с помощью которого осуществляется демонстрация товаров. Данный каталог включает в себя следующий ассортимент товаров: кабели и провода, электротехническая продукция, кабеленесущие системы, светотехническая продукция, электрощитовое оборудование. На страницах сайта http://electroscat.ru располагается комбинированное обозначение «ЭлектроСкат», содержащее словесный и изобразительный элементы. Внизу страницы сайта http://electroscat.ru располагается знак охраны авторских прав. В разделе «О компании» содержится информация о том, что группа компаний «ЭлектроСкат» работает на электротехническом рынке России с 2015 года. Компания специализируется на продаже высококачественных изделий для комплектации электроустановок, энергооборудования различного назначения, линий электропередач, жилищного и промышленного назначения. В разделе «Сертификаты» на сайте http://electroscat.ru, размещены сертификаты и свидетельства, относящиеся к деятельности как ООО «ТМК «Электроскат», так и ООО «Электроскат». На сайте размещен сертификат, удостоверяющий, что ООО «Электроскат» является официальным представителем компании ООО «ЭлДжмТи Рус» на территории Российской Федерации. В качестве фактического адреса и адреса для контактов указаны следующие сведения: 197349, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. Щ, электронная почта office.spb@electroscat.ru. Также на сайте размещен сертификат, удостоверяющий, что компания ООО «ТМК «Электроскат» является официальным поставщиком продукции «Greenel». В разделе «Контакты» указана следующая информация: офис в Санкт- Петербурге - 197375, Вербная ул.,1 Б, склад в Санкт-Петербурге - 197375, ул. Репищева д. 14 лит Щ, склад в Москве - Ступинский проезд 1, База Новые Черемушки, номер телефона + 7 (812) 642-67-53, электронная почта office.spb@electroscat.ru.

Данные факты подтверждаются протоколом осмотра интернет-сайта (далее - протокол), составленным в порядке обеспечения доказательств от 16.07.2020, Салимзяновой Алсу Илсуровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Шагитовой Ларисы Анатольевны Казанского нотариального округа Республики Татарстан.

24.08.2020 по поручению истца осуществлена контрольная закупка электротехнических товаров через интернет-сайт http://electroscat.ru, в результате которой установлено, что деятельность по продаже и продвижению товаров посредством сайта сети Интернет http://electroscat.ru осуществляют ООО «ТМК «Электроскат» и ООО «Электроскат».

Переговоры о покупке электротехнического товара осуществлялись с электронной почтой, указанной на сайте http://electroscat.ru, а именно office.spb@electroscat.ru.

На письмо с предложением о покупке товара с сайта http://electroscat.ru ответил Похомов Роман Алексеевич с принадлежащей ему электронной почты pokhomov@electroscat.ru.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) Похомов Роман является генеральным директором ООО «Электроскат».

С электронной почты ignat.r@electroscat.ru Румянцевым Игнатом Юрьевичем выставлен счет от 20.08.2020 № 102184 на оплату следующих товаров: выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 20А С4,5кА MVA20-1-020-CIEK; угол Т- образный КМТ 80*60 CKK10D-T-080-060-K01 IEK; держатель предохранителя ДП-33, габарит 00, 160ADPP10D-DP-160 IEK; панель ПМ1/Р-35 втычная с задним резьбовым присоединением для установки ВА88-35 SVA30D-PM1-RIEK. Поставщиком указанного товара и получателем оплаты по счету № 102184 является ООО «ТМК «Электроскат».

Оплата по счету от 20.08.2020 № 102184 произведена безналичным способом, номер операции 3847886.

24.08.2020 товар получен по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вербная, 16, из офиса, имеющего табличку с указанием на сайт http://electroscat.ru, контакты и реквизиты ООО «ТМК «Электроскат».

В подтверждение факта продажи товаров выдан товарный чек от 20.08.2020 № 102184, согласно которому поставщиком товаров является ООО «Электроскат».

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ ООО «Электроскат» зарегистрировано в качестве юридического лица 04.06.2015, ООО «ТМК «ЭлектроСкат» - 31.01.2018, то есть имеют более позднюю дату, чем дата приоритета товарного знака № 405163 «Электроскат» (29.12.2008).

В соответствии с пунктом 1.2 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4 (далее - Справка по доменным спорам), требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Согласно ответу ООО «Регистрант» администратором доменного имени electroscat.ru является Похомов Роман Алексеевич (email: pokhomov@electroscat.ru, почтовый адрес: Санкт-Петербург).

Направленные в адрес ответчиков претензии оставлены без удовлетворения, что явилось основанием для обращения предпринимателя в суд с настоящим иском.

Установив факт использования ответчиками обозначений, сходных до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат», суд удовлетворил иск частично и:

взыскал с ООО «ТМК «Электроскат» в пользу индивидуального предпринимателя Бакировой Эльвиры Габдулфартовны 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 405163 «Электроскат»;

в остальной части в удовлетворении иска отказал.

Апелляционная инстанция не находит оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционных жалоб предпринимателя и ООО «ТМК «Электроскат» по изложенным в них доводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Для определения наличия признаков нарушения прав истца на товарный знак необходимо определить, является ли обозначение, используемое ответчиком, тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца и являются ли товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком, однородными с товарами, в отношении которых использует обозначение ответчик.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы (пункт 43 Правил).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При проведении сравнительного анализа товарного знака истца и обозначения, расположенного на сайте http://electroscat.ru, судом установлено, что товарный знак по свидетельству № 405163 «Электроскат» является комбинированным и включает в себя изобразительный и словесный элементы.

Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение ската, расположенного по диагонали слева направо головной частью вниз.

Словесный элемент - «Электроскат» расположен под изобразительным элементом, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита.

Обозначение «ЭлектроСкат», расположенное на сайте http://electroscat.ru, содержит в себе также словесный элемент «Электроскат» и изображение ската, расположенного по диагонали слева направо головной частью вверх.

Согласно абзацу 3 пункта 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководство), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов настоящего Руководства.

Согласно пункту 7.1.2 Руководства словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

В силу пункта 7.1.2.1 Руководства сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим), а именно:

Согласно пункту 7.1.2.2 Руководства изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 7.1.2.4 Руководства комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесного элемента в обозначении ответчиков, используемого на сайте http://electroscat.ru, и товарного знака истца № 405163 обусловлено фонетическим и графическим признаками: одинаковый алфавит (латиница), вид шрифта (типовой), графическое написание печатными буквами, расположение букв в одну строку по прямой линии, словесные элементы полностью совпадают по написанию и звучанию.

Согласно Постановлению № 10 оценка сходства дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель).

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что обозначение «электроскат», используемое ответчиками на сайте http://electroscat.ru, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца № 405163.

В соответствии с ответом ООО «Регистрант» администратором доменного имени electroscat.ru является Похомов Роман Алексеевич (email: pokhomov@electroscat.ru, почтовый адрес: Санкт-Петербург).

Согласно Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет № 2011-18/81 от 05.10.2011 (cctld.ru/ru/docs/rules.php) (далее — Правила регистрации доменных имен), домен - область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обозначается уникальным доменным именем, обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется Администратором домена. Для каждого зарегистрированного доменного имени определен единственный Администратор. Администратор домена - лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя. Для регистратора домена единственным имеющим к домену отношение лицом является его администратор. Позиция ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр») - первого в РФ и крупнейшего профессионального регистратора доменов - что отвечают оба.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен, администратор домена самостоятельно определяет порядок использования домена; несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Администрирование обычно включает в себя: обеспечение функционирования сервера, на котором располагается сайт; поддержание сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его доступности; осуществление резервного копирования компонентов сайта и параметров настройки баз данных; проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте от несанкционированного доступа; осуществление инсталляции программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта, в т.ч. в случае аварийной ситуации; регистрацию сотрудников, обслуживающих сайт, и предоставление права на изменение информации на сайте; проведение регламентных работ на сервере (замена или дополнение компонентов сайта, ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы данных и др.); обеспечение размещения информации на сайте; осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы безопасности сервисов, необходимых для корректной работы приложения и информации на сайте; выполнение работ по модернизации и доработке функциональных сервисов сайта; внесение изменений в структуру и дизайн сайта; иные виды работ.

Таким образом, фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Правовая позиция о солидарной ответственности администратора доменного имени и лица, фактически использовавшего доменное имя, изложена в пункте 1.2 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 №СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров».

Из статьи 1484 ГК РФ следует, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В данном случае Похомов Р.А. и ООО ТМК «ЭлектроСкат» нарушают исключительное право истца на товарный знак, используя обозначение «Электроскат» в доменном имени electroscat.ru, в силу фонетического сходства словесных элементов «Электроскат» и «electroscat» (транслитерация слова «электроскат»).

Элемент «.ru» в доменном имени не влияет на оценку сходства, поскольку не обладает различительной способностью.

Действия ответчиков по использованию доменного имени, схожего до степени смешения товарным знаком истца, приводят к невозможности использования истцом товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

Воспроизведение в адресах электронных почт товарного знака «Электроскат», являющегося исключительным правом истца, способно вызвать смешение относительно действующих на рынке субъектов предпринимательской деятельности, а также способно дискредитировать правообладателя либо дать конкуренту дополнительные преимущества.

Фирменное наименование ООО «ТМК «Электроскат» состоит из указания на его организационно-правовую форму (ООО) и элемента, которая представляет собой словесное обозначение «ТМК «Электроскат».

Словесный элемент комбинированного товарного знака «Электроскат» по свидетельству №405163 и словесный элемент фирменного наименования ООО «ТМК «Электроскат», выполняющие индивидуализирующую функцию, являются схожими до степени смешения на основании фонетического сходства, в результате наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположение; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; характера совпадающих частей обозначений.

При этом наличие в фирменном наименовании ООО «ТМК «Электроскат» дополнительного неохраняемого элемента «ТМК» не оказывает влияния на его различную способность по отношению к товарному знаку истца.

Словесный элемент комбинированного товарного знака «Электроскат» по свидетельству № 405163 и словесный элемент фирменного наименования ООО «ТМК «Электроскат», выполняющие индивидуализирующую функцию являются схожими до степени смешения на основании фонетического сходства, в результате наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположение; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; характера совпадающих частей обозначений.

Таким образом, словесная часть фирменного наименования ООО «ТМК «Электроскат» является сходной до степени смешения со словесным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству № 405163 «Электроскат».

Сходные до степени смешения с товарным знаком истца фирменное наименование, обозначение, представленное на сайте, доменное имя electroscat.ru, адреса электронных почт, вывески способны ввести в заблуждение потребителей в отношении лица, оказывающего услуги и осуществляющего деятельность, не позволяют однозначно идентифицировать истца и ответчиков и приводят к их смешению в хозяйственном обороте.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждено, что ответчики используют сходное с товарным знаком по свидетельству № 405163 обозначение в целях реализации и продвижения товаров.

Таким образом, деятельность ответчиков по демонстрации и предложению к продаже товаров является однородной услугам 35 класса МКТУ, поскольку данные услуги, связаны с продвижением товаров как комплексом мер, предпринимаемых производителями, продавцами товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил факт нарушения ответчиками исключительного права индивидуального предпринимателя на товарный знак № 405163 «Электроскат», в связи с чем, признал обоснованными требования в части:

запрета ООО «ТМК «ЭлектроСкат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании;

запрета ООО «Электроскат» использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в отношении услуг по реализации и продвижению товара, в том числе в сети интернет, на сайте www.electroscat.ru, в адресах электронных почт, в деловой документации, в фирменном наименовании; запрета Похомову Роману Алексеевичу использовать обозначения сходные до степени смешения или тождественные с товарным знаком № 405163 «Электроскат» в доменном имени electroscat.ru в отношении услуг по реализации и продвижению товара.

По мнению ООО «ТМК «ЭлектроСкат», материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что истец с даты регистрации товарного знака № 405163 (01.04.2010) в отношении товаров и услуг 35 класса МКТУ и до настоящего времени является производителем или лицом, осуществляющим оборот указанных товаров и оказание услуг с использованием товарного знака.

Апелляционный суд считает указанный довод необоснованным.

Истец размещает информацию о реализуемых товарах и услугах на сайте http://www.escat.ru, а также использует в качестве электронной почты адрес electroskat@yandex.ru. На главной странице сайта истца (правообладателя товарного знака №405163) размещен логотип «Электроскат».

Довод ООО «ТМК «ЭлектроСкат» о злоупотреблении истцом исключительным правом на товарный знак отклонен судом апелляционной инстанции.

В соответствии с пунктом 4 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2 (далее - Справка № СП-21/2) одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Согласно пункту 5 Справки № СП-21/2 критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения. Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара.

Положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Истец является законным правообладателем товарного знака, регистрация которого осуществлена 01.04.2010, то есть задолго до дат регистрации ответчиков в качестве юридических лиц (31.01.2018 - ООО «ТМК «ЭлектроСкат»; 04.06.2015 - ООО «ЭлектроСкат») и регистрации спорного доменного имени (31.08.2015). Предприниматель использует принадлежащий ему товарный знак, заведомо недобросовестное осуществление истцом гражданских прав ООО «ТМК «ЭлектроСкат» не доказано и судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Предпринимателем при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Статьей 1515 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановление № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно пункту 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд пришел к выводу, что размер компенсации подлежит уменьшению до 100 000 руб. для ООО «ТМК «Электроскат» и до 50 000 руб. для Похомова Романа Алексеевича.

Принимая во внимание доказанность факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, апелляционный суд, исходя из соразмерности компенсации последствиям нарушения, руководствуясь принципами разумности и справедливости, признает заявленный размер компенсации обоснованным, соответствующим принципам разумности и соразмерности.

Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы ООО «ТМК «Электроскат» о том, что взысканная с него компенсация является чрезмерно завышенной, а также доводы предпринимателя о необоснованно заниженной компенсации, взысканной с Похомова Р.А. и ООО «ТМК «Электроскат».

При этом суд апелляционной инстанции исходит из того, что истец не доказал широкую известность публике спорного товарного знака, не обосновал размер своих имущественных потерь, связанных с использованием ответчиками его товарного знака, а ответчики не опровергли доводов предпринимателя о том, что использование ими товарного знака истца являлось существенной частью их хозяйственной деятельности.

Доводы предпринимателя и ООО «ТМК «Электроскат», изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При вынесении решения судом в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценены все представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи. Выводы, изложенные в решении суда, соответствуют материалам дела. Нарушений или неправильного применения норм процессуального права при вынесении решения судом не допущено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены решения суда и удовлетворения апелляционных жалоб у суда апелляционной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.07.2021 по делу № А56-103933/2020 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

Н.О. Третьякова

Е.И. Трощенко