Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-34017/2021 ) ООО "ИТ ПРОСПЕКТ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.08.2021 по делу № А56-3455/2021 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ООО "ОМНИКАНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

к ООО "ИТ ПРОСПЕКТ"

о взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ОМНИКАНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ИТ Проспект» (далее – ответчик) о запрете использовать товарный знак Livetex без согласия ООО «Омниканальные технологии», сходный до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №496110 любыми способами, в частности, запретить размещать указанный товарный знак Livetex, а также сходные до степени смешения наименования на сайте: https://chat2desk.com/o-nas, при рекламировании в сети «Интернет» своих услуг., а также о взыскании с ООО "ИТ ПРОСПЕКТ" 5 000 000,00 руб. компенсации.

Решением суда от 28.08.2021 исковые требования удовлетворены в части запрета ответчику использовать товарный знак LiveTex и сходные с ним до степени смешения обозначения без согласия ООО «Омниканальные технологии» (ОГРН <***>) любыми способами, в частности, запретить размещать указанный товарный знак Livetex, а также сходные до степени смешения наименования на сайте: https://chat2desk.com/o-nas, при рекламировании в сети «Интернет» своих услуг. Также с ответчика в пользу истца взыскано 500 000,00 руб. компенсации за использование товарного знака Livetex, а также 4 800,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. Податель жалобы полагает, что им не были нарушены исключительные права истца на товарный знак.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным.

Представитель истца против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить в силе.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, правообладателем товарного знака LiveTex является «Омниканальные технологии», ИНН 7813278069 ОГРН 1177847159160 зарегистрировано 03.05.2017 по адресу места нахождения: 197110, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, дом 24, литер Б, помещение 162-П. (Правообладатель).

Основной ОКВЭД Истца - Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01)

Интернет-сайт Правообладателя: https://livetex.ru/

Наименование товарного знака: LiveTex — коммуникационная платформа для обслуживания и продаж в цифровых каналах: чаты, мессенджеры, социальные сети, email, заказ обратного звонка

Программное обеспечение LiveTex Онлайн-консультант в реестре 2014613007, дата регистрации 14.03.2014 г., на основании договора об отчуждении исключительного права на программы для ЭВМ «LiveTex Онлайн-консультант» от 05.07.2017 передано обществом с ограниченной ответственностью «ЛайвТекс» ООО «Омниканальные технологии».

Согласно уведомлению и заключению РОСПАТЕНТА №2017Д17837 отчуждение исключительного права на зарегистрированную программу для ЭВМ по договору зарегистрировано. На основании чего приобретателем программы для ЭВМ рег. № 2014613007 является «Омниканальные технологии» (197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 13, стр. А, пом. 4Н).

ООО «Омниканальные технологии» также является приобретателем исключительных прав на следующие результаты интеллектуальной деятельности:

Словесный Товарный знак LIVETEX (Заявка № 2012710117, зарегистрировано 03.04.2012) свидетельство на товарный знак №496110 на основании изменения к свидетельству на товарный знак № 496110 государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и № гос. Регистрации 28 сентября 2017 г. № РД0232767). Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания действуют в отношении товаров и услуг классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) 35, 42. приоритет товарного знака с 03.04.2012, срок действия – до 03.04.2022.

Изображение товарного знака Livetex (заявка №2013732927, зарегистрировано 16.01.2015) свидетельство на товарный знак № 531901; приложение об изменении наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или места нахождения или места жительства на основании изменения к свидетельству на товарный знак № 531901 государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и № гос. Регистрации 28 сентября 2017 г. № РД0232767).

Livetex в качестве программного обеспечения состоит в реестре российских программных обеспечения (реестр ПО): Наименование: LiveTex — коммуникационная платформа для обслуживания и продаж в цифровых каналах: чаты, мессенджеры, социальные сети, email, заказ обратного звонка; Номер в реестре российских ПО – 1259; Класс ПО: Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач; Дата внесения в реестр 5 Сентября 2016.

В соответствии с приказом №567 от 30.10.2020 Приложения №5 изменена р/з №1259 в поле «Сведения о правообладателях» с кода «67034» ООО «Лайвтекс» на код «201240» ООО «Омниканальные технологии».

ООО «Омниканальные технологии» реализует права на предоставление неисключительных прав пользования (лицензии) указанных возможностей с использованием товарного знака Livetex пользователям на определённый срок и определенной территории на основании возмездных лицензионных договоров, что подтверждается публичной офертой, размещенной на сайте: https://livetex.ru/download-client/license/.

Истцом было выявлено нарушение ООО «ИТ Проспект» исключительных прав истца: при указании в поисковой строке наименования «Лайвтекс» первой строкой выходит сайт: https://chat2desk.com/o-nas, в рекламной информации которого обозначено: «Аналог LiveTex -ChatDesk, Протестируй бесплатно! Универсальный чат центр -чат-боты, WhatsAppBusinessAPI, туннели продаж от 500 р., amoCRM. Открытое API.Чат-боты. Виджет на сайт», далее контактная информация».

Основной вид деятельности ответчика - разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, также указано 12 дополнительных видов.

Перейдя по ссылке во вкладку «о нас», появляется следующая информация: «Chat2Desk 6 лет на рынке омниканальности», «Омниканальный подход к работе с мессенджерами».

В особенностях сервиса Chat2Desk на указанном сайте перечислены следующие особенности, возможности сервиса: WhatsApp Business API, Чат-боты, Автоответы, Интеграции, Онлайн-чат, Туннели продаж, Опросы в WhatsApp.

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом осмотра письменного доказательства от 17.11.2020 (серии 78АБ 96066135) (удостоверен нотариусом ФИО3, зарегистрировано в реестре № 78/71-н/78-2020-28-144).

В обоснование требований истец также ссылается на то, что целью ответчика, выбравшего в качестве рекламы для продвижения услуг чат-ботов несобственное имя (Livetex), а также отсылку к омниканальности платформы Chat2Desk по аналогии с наименованием Истца (ООО «Омниканальные технологии»), было привлечение внимания потребителя/пользователя к предлагаемым услугам, паразитируя на известности чужого товарного знака, которая формировалась Правообладателем, а также ООО «Лайвтекс» (с даты создания общества в 2006г.) в течение продолжительного времени.

Ссылаясь на то, что между правообладателем и ответчиком не был заключен лицензионный или иной договор на право использования каких-либо прав на товарный знак Livetex, истец обратился к ответчику с требованием о прекращении пользования и выплате компенсации.

Указанное требование оставлено ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, признал их обоснованными, при этом установил основания для снижения размера компенсации.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

Статьей 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). Из положений статьи 1484 ГК РФ следует, что предложение к продаже товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

При этом, как следует из пункта 172 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети Интернет в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Закона о защите конкуренции, статья 10.bis Парижской конвенции).

Ответчик не оспаривал факт использования словесного обозначения «Лайвтекс» (далее – обозначение) в составе слов для контекстной рекламы следующим образом: при указании в поисковой строке Яндекса обозначения «Лайвтекс» первой строкой поисковой выдачи выдавался сайт: https://chat2desk.com/o-nas , принадлежащий ответчику.

В рассматриваемом случае истец и ответчик являются конкурирующими организациями, одновременно с этим, ООО «ИТ Проспект» использует товарный знак Правообладателя для привлечения пользователей на свой Интернет-сайт, увеличения продаж аналогичных услуг, продвижения идентичного сервиса. Товарный знак (словесный) Livetex является достаточно известным на рынке.

Согласно пунктам 42-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов…по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков…, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В данном случае имеет место фонетическое тождество обозначения Лайвтекс и товарного знака истца, поскольку слово Лайвтекс является транскрипцией на кириллице слова LiveTex, набранного латиницей. Графическое сходство не имеет значения при наборе слов и словосочетаний в поисковой строке браузеров, поскольку не учитывается при алгоритме поиска (за исключением «поиска картинкой»). Слово Лайвтекс является фантазийным, но в данном случае при его указании в перечне ключевых словах для рекламной выдачи оно несет смысловую нагрузку: имитировать товарный знак за счет фонетического сходства.

Относительно довода ответчика об отсутствии критерия индивидуализации товаров при использовании обозначения в контекстной рекламе следует принять во внимание следующее.

Товарный знак как средство индивидуализации товаров (работ, услуг) не является самоценностью, но предназначен для более успешной деятельности на товарных рынках. Товарный знак используется его обладателями не только для того, чтобы отделить свой продукт от похожих или аналогичных товаров, выпускаемых другими лицами, но и для лучшей узнаваемости продукта в глазах его потребителя, более активного его продвижения в рекламных кампаниях, привлечении внимания и тому подобное.

То есть, целью использования товарного знака является не только обособление продукта, позволяющее потребителю не путать продукты разных лиц, но и, в равной степени, продвижение продукта, повышение его продаж путем закрепления в сознании потребителя связи между товарным знаком и качеством, удобством, востребованностью и так далее товара (работы, услуги).

Исходя из указанных свойств товарного знака, использование в ключевых словах контекстной рекламы обозначений, сходных или аналогичных товарным знакам других лиц, позволяет достигать указанных целей: продвигать свой товар за счет перехвата аудитории конкурентов. Лицо (потребитель), задавая в поисковой строке известное ему наименование, прежде всего получает в верхней части выдачи (наиболее востребованной и читаемой) сайты конкурентов.

Таким образом, использование в контекстной рекламе в качестве ключевых слов обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с чужими товарными знаками, способно ввести в заблуждение потребителя относительно принадлежности получаемой им поисковой выдачи тому лицу, чей товар он искал, а также является недобросовестной конкуренцией, поскольку расширяет аудиторию потенциальных клиентов за счет использования известного клиентам чужого товарного знака.

В таких случаях воспроизведение непосредственно на сайте спорного обозначения не является необходимым и принципиально не влияет на результат. Тем не менее, в данном споре на сайте ответчика воспроизводилось обозначение LiveTex, что само по себе образует нарушение.

Тот факт, что ответчик понимал неправомерность использования товарного знака истца в своей рекламной кампании, подтверждается удалением спорного обозначения после получения претензии истца.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2015 N С01-395/2015 по делу N А56-57146/2013.

Исходя из изложенного, апелляционный суд полагает правомерным вывод суда первой инстанции об обоснованности требования истца о запрете использования спорного товарного знака.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации.

По правилам пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация за нарушение исключительного права подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из разъяснений пункта 61 Постановление N 10 следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Апелляционный суд, учитывая обстоятельства допущенного нарушения, доказательства, представленные ответчиком в подтверждение невысокого экономического эффекта от оспариваемой рекламы, сведения о возможном доходе, который мог быть получен от такого использования, приходит к выводу об обоснованности снижения судом первой инстанции размера компенсации до 500000 руб.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.08.2021 по делу № А56-3455/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

О.В. Горбачева

Л.П. Загараева