Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «КИНО-МАХ 2» на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.02.2017 по делу №А63-14278/2016 по исковому заявлению акционерного общества «КИНОМАКС», г. Москва, ОГРН <***>, к обществу с ограниченной ответственностью «КИНО-МАХ 2», г. Ставрополь, ОГРН <***>, о прекращении незаконного использования товарного знака, о взыскании компенсации (судья Сиротин И.В.), при участии в судебном заседании: от общества с ограниченной ответственностью «КИНО-МАХ 2»: ФИО1 по доверенности от 15.02.2017; от акционерного общества «КИНОМАКС»: ФИО2 по доверенности от 14.08.2015,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «КИНОМАКС» (далее - АО «КИНОМАКС»), обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «КИНО-МАХ 2» (далее - ООО «КИНО-МАХ 2») об обязании ответчика прекратить незаконное использование обозначения «КИНО МАХ», сходного до степени смешения с товарным знаком акционерного общества «КИНОМАКС» в отношении оказания услуг по киновидеообслуживанию населения; о взыскании с ответчика компенсации в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ в размере 5 000 000 рублей; об обязании ответчика прекратить незаконное использование фирменного наименования «КИНО МАХ», сходного до степени смешения с фирменным наименованием АО «КИНОМАКС» в отношении оказания услуг по киновидеообслуживанию населения; об обязании ответчика внести изменения в учредительные документы в части фирменного наименования «КИНО МАХ»; о взыскании судебных расходов в сумме 213 050 рублей (уточненные требования).

Решением от 21.02.2017 суд обязал ООО «КИНО-МАХ 2» прекратить незаконное использование обозначения «КИНО МАХ», сходного до степени смешения с товарным знаком акционерного общества «КИНОМАКС» в отношении оказания услуг по киновидеообслуживанию населения. Обязал ООО «КИНО-МАХ 2» прекратить незаконное использование фирменного наименования «КИНО МАХ», сходного до степени смешения с фирменным наименованием акционерного общества «КИНОМАКС» в отношении оказания услуг по киновидеообслуживанию населения. Обязал ООО «КИНО-МАХ 2» внести изменения в учредительные документы в части фирменного наименования «КИНО МАХ». Взыскал с ООО «КИНО-МАХ 2» в пользу АО «КИНОМАКС» компенсацию в размере 5 000 000 руб. и судебные расходы в сумме 213 050 руб.

Не согласившись с принятым решением, ООО «КИНО-МАХ 2» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на то, что патент №48444, принадлежащий истцу не распространяет свое действие на услуги, оказываемые ответчиком в области демонстрации фильмов.

Ответчик направил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представитель ответчика просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака «КИНОМАКС» (знака обслуживания), зарегистрированным в 2013 году в установленном законом порядке, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №484444, в отношении 09, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг, а также №219399 (регистрация от 17.02.03, в отношении 39, 40, 41 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг). Истец осуществляет деятельность по киновидеообслуживанию населения на всей территории РФ, в том числе в Южном федеральном округе, что подтверждается положениями о филиалах АО «КИНОМАКС» в ЮФО. Основными видами деятельности истца являются: деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

При осуществлении хозяйственной деятельности истцом было установлено, что на территории Ставропольского края с 15.04.15 зарегистрировано и действует ООО «КИНО -МАХ 2», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ответчика. Основными видами деятельности ответчика являются: деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность учреждений культуры и искусства, деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

Используемое ответчиком обозначение «КИНО МАХ» является сходным до степени смешения с товарными знаками, правами на которые обладает истец в отношении однородных товаров и услуг, что подтверждается экспертным заключением ООО «Патентно-правовая фирма «ЮС» от 29.08.16, в соответствии с которым сделан обоснованный вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг обозначений, используемых ООО «КИНО-МАХ 2» и товарных знаков, правообладателем которых является АО «КИНОМАКС» в виду фонетического тождества и графического и семантического сходства словесных элементов.

Факт использования ответчиком фирменного наименования и товарного знака, сходного до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца подтверждается: выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ответчика, в соответствии с которой ООО «КИНО-МАХ 2» создано 15.04.15 (через два года после регистрации товарного знака (знака обслуживания) «КИНОМАКС» на имя истца, его основным видом деятельности является деятельность в области демонстрации кинофильмов); билетом на просмотр фильма «Тайная жизнь домашних животных» от 23.08.16, в соответствии с которым ответчика реально осуществляет деятельность по демонстрации кинофильмов с использованием сходного с товарным знаком АО «КИНОМАКС» обозначения; нотариальным протоколом осмотра от 12.08.16, в соответствии с которым на здании ТЦ «Европейский» и в названном здании между 4 и 5 этажами размещен знак «КИНО МАХ».

Указывая, что названное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, что ответчик незаконно использует товарный знак истца, тем самым нарушая исключительное право на товарные знаки №№ 219399 и 484444 «КИНОМАКС», истец обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с настоящим иском.

Статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Кодекса), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Исходя из положения статьи 1484 Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 1484 Кодекса не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). Из положений статьи 1484 Кодекса следует, что предложение к продаже товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 Кодекса, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,- к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Пунктом 6 этой же статьи предусмотрено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается: в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации и требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.03 №32 (далее -Правила).

Из пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Принимая во внимание положения пункта 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.07 №122, согласно которому вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, а также руководствуясь положениями пункта 14.4.2, суд пришел к выводу о сходстве противопоставленных словесных обозначений до степени смешения.

Кроме того, экспертом ФИО3 ООО «ППФ «ЮС» от 29.08.16, имеющей стаж работы в области правовой охраны 44 года, в том числе с системе Роспатента 31 год, являющейся патентным поверенным по специализации «товарные знаки», в экспертном заключении сделан вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг обозначений, используемых на фасаде здания ТРЦ «Европейский», а также на этажной лестничной площадке между четвертым и пятым этажами указанного здания, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 53, использование которого осуществляется ООО «КИНО-МАХ 2» и однородных товаров по свидетельствам №№219399, 484444, правообладателем которых является АО «КИНОМАКС», в частности, ввиду фонетического тождества и графического и семантического сходства словесных элементов «КИНОМАКС» и «КИНО МАХ».

Поскольку правообладатель согласия на использование его товарного знака не давал, требования истца об обязании прекратить незаконное использование обозначения «КИНО МАХ» в отношении оказания услуг по киновидеообслуживанию населения, правомерно удовлетворены судом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 Кодекса установлен запрет нарушения исключительного права на фирменное наименование, который выражается в недопущении использования юридическим лицом фирменного наименования другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Пунктом 4 статьи 1474 Кодекса предусмотрено, что юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 Кодекса, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем.

Право на товарный знак у истца возникло ранее, чем у ответчика, истец пользуется преимущественным правом на его защиту, использование ответчиком обозначения «КИНО МАХ» ведет к невозможности индивидуализации юридических лиц, что приведет к смешению двух юридических лиц при осуществлении ими аналогичной деятельности, в связи с чем требование истца об обязании ответчика прекратить незаконное использование фирменного наименования «КИНО МАХ» и внести изменения в учредительные документы в части фирменного наименования «КИНО МАХ», также подлежит удовлетворению.

По правилам пункта 3 статьи 1252 Кодекса при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 3 статьи 1252 Кодекса компенсация за нарушение исключительного права подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд правомерно основывался на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, учел характер и масштаб допущенного правонарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины ответчика, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя (использование сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения на протяжении около двух лет, несмотря на получение требования АО «КИНОМАКС» о добровольном устранении указанного нарушения, то есть совершения названного нарушения с прямым умыслом и неустранением нарушения по требованию правообладателя), вероятные убытки истца.

При таких обстоятельствах, требование о взыскании с ответчика 5 000 000 рублей компенсации, правомерно.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом, в том числе расходов, связанных с проведением осмотра доказательств на месте и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Расходы - оплата нотариальных услуг по составлению протокола в сумме 5 500 руб., оплата приобретения билета на сеанс ответчика в сумме 150 руб., оплата услуг патентного поверенного по подготовке и составлению экспертного заключения в сумме 153 400 руб., были необходимы для реализации права на обращение истца в суд, указанные доказательства были собраны для предъявления иска и соответствуют требованиям относимости и допустимости, в связи с чем подлежат взысканию.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся ответчика.

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что решение суда первой инстанции соответствует нормам материального права, изложенные в нем выводы – установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебного акта в любом случае, апелляционным судом не установлено. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции по доводам, приведенным в жалобе.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.02.2017 по делу №А63-14278/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КИНО-МАХ 2» в доход федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в двухмесячный срок через суд первой инстанции.

Председательствующий С.И. Джамбулатов

Судьи Е.В. Жуков

Е.Г. Сомов