Гражданский кодекс часть 1

от истца, ФИО1, представитель по доверенности от 14.09.2022, паспорт, свидетельство патентного поверенного, ФИО2, представитель по доверенности от 21.04.2021 паспорт, свидетельство патентного поверенного;

от ответчика, ФИО3, представитель по доверенности от 08.11.2022;

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца, общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест»

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 11 сентября 2023 года

по делу № А60-61050/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Иль Примо» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о защите исключительных прав

установил:

общество с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест» (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Иль Примо» (далее - ответчик) об обязании прекратить незаконное использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ, взыскать с ответчика компенсацию в сумме 21 511 243 руб. 66 коп.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 11 сентября 2023 года (резолютивная часть от 07.09.2023) исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ООО «Иль Примо» прекратить использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками ООО «БонтемпиРест» по свидетельствам № 589910, 593503, 633779 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 333 334 руб., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 8 023 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на несоответствие дей1ствительности вывода суда установлено, что ответчиком не прекращено нарушение исключительного права Истца только на 3 товарные знака (Свидетельства РФ №№ 589910, 593503, 633779) из противопоставленных ему 8 товарных знаков (Свидетельства РФ №№ 593503, 589910, 633778, 633779, 586010, 708136, 708138, 708137).

Товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 593503, 589910, 633778, 633779, 586010, 708136, 708138, 708137, образуют собой две серии товарных знаков, объединенных словесными элементами «ПИНСА (PINSA) / ПИНЦА (PINZA)», «ПИНЦЕРИЯ / PINZERIA». Следует отметить, что обозначения, объединенные истцом по тексту кавычками, практически тождественны между собой (в высокой степени сходны).

Все обозначения, используемые в хозяйственной деятельности ответчика тождественны противопоставленным товарным знакам истца.

С одной стороны, суд установил, что нарушение исключительного права истца на товарный знак по Свидетельству РФ № 633779 (PINZA) ответчиком не прекращено. С другой стороны, судом, признавшим факт нарушения, без мотивации отказано в защите остальным товарным знакам по Свидетельствам РФ № 633778 (ПИНЦА), № 708136 (ПИНСА), № 708137 (PINSA). Обозначения ПИНСА (PINSA) / ПИНЦА (PINZA) практически тождественны между собой (в высокой степени сходны). Образуют серию товарных знаков.

Кроме того, Ответчик при адресации в сети Интернет использует обозначения (pinzeria_by_bontempi) сходные с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137.

Помимо этого, по мнению истца, суд безосновательно отклонил его ссылки на размещение Ответчиком информации на сайтах tripadvisor.ru, yandex.ru, eda.yandex.ru. На момент вынесения решения ответчиком противоправное поведение не завершено, соответственно, требование о пресечении действий, нарушающих право, должно быть удовлетворено судом.

Кроме того, суд по своей инициативе изменил вид испрашиваемой компенсации. Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости реализованного ответчиком товара, маркированного товарными знаками истца, которое подлежало удовлетворению в полном объеме. О взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг истец по настоящему делу не просил.

Ответчиком за период с 01.03.2022 по 28.02.2023 реализовано как минимум 16 725 единиц продукции под обозначениями «Пинца» и «Пинцони» на сумму 10 755 621,83 рублей, что подтверждено представленными в материалы дела доказательствами: фискальные кассовые чеки о реализации данного товара которые представлены самим ответчиком. Исковые требования 21 511 243,66 руб. рассчитаны как двукратный размер стоимости реализованного с нарушением прав истца товара (10 755 621 ,83 рублей *2).

Примененная судом судебная практика по делам о взыскании компенсации в двукратном размере от стоимости услуг по 35 классу МКТУ (N А34-13007/2022, А45-18093/2022, N А65-28126/2021), в данном случае не применима поскольку заявлен иной вид компенсации.

Представители истца поддержали в судебном заседании ранее изложенную в апелляционной жалобе позицию. Просили удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным. Против доводов апелляционной жалобы возражает по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании объявлен перерыв до 21.11.2023.

Судебное заседание после перерыва продолжено, состав суда, секретарь прежние.

Судебное заседание продолжено в онлайн-режиме посредством использования информационной системы «Картотека арбитражных дел».

Представитель ответчика поддержал возражения отзыва, требуя оставить решение суда без изменения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО «Бонтемпирест» является обладателем исключительных прав на товарные знаки:

- комбинированный товарный знак «ПиНцерия Бонтемпи» по свидетельству № 589910, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 06.10.2016 с приоритетом от 04.09.2015 в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак «PINZERIA by Bontempi» по свидетельству № 593503, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 02.11.2016 с приоритетом от 04.09.2015, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «Пинса Романа» по свидетельству № 586010, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 07.09.2016 с приоритетом от 20.08.2015, в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «PINSA ROMANA» по свидетельству № 708138, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «ПИНЦА» по свидетельству № 633778, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 24.10.2017 с приоритетом от 05.12.2016, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «PINZA» по свидетельству № 633779, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 24.10.2017 с приоритетом от 05.12.2016, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «ПИНСА» по свидетельству № 708136, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «PINSA» по свидетельству № 708137, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «БОНТЕМПИ» по свидетельству N 496142, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 16.09.2013 с приоритетом от 16.03.2011, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «BONTEMPI» по свидетельству N 496143, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 16.09.2013 с приоритетом от 16.03.2011, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «Валентино Бонтемпи» по свидетельству N 516899, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 02.07.2014 с приоритетом от 18.04.2012, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Указанным товарным знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров и услуг следующих классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые. 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед. 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания.

Истец под названными товарными знаками оказывает услуги предприятий общественного питания (ресторанов), а также генеральный директор истца, гражданин государства Италия, Валентино Бонтемпи, производит и реализует под указанными выше товарными знаками свои авторские блюда под обозначениями «ПИНЦА/PINZA» (ПИНСА/PINSA) в ПиНцериях/PiNzeria, принадлежащих истцу, по следующим адресам: <...>, <...>, <...>, <...>, <...>.

Кроме того, под лицензионным контролем истца на основании заключенных договоров коммерческой концессии указанные выше товарные знаки используются иными лицами в сети ресторанов, расположенных по адресам: г. Москва, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>.

Сведения о ресторанах размещены на официальном сайте истца в сети Интернет по адресу: https://pinzeria.ru/ru/restaurant.

ООО «БонтемпиРест» ссылается на то, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует обозначения «ПИНЦА», «PINZA», «ПиНцерия Бонтемпи», «PINZERIA by Bontempi», «Валентино Бонтемпи», «БОНТЕМПИ», «BONTEMPI» в своей предпринимательской деятельности для индивидуализации услуг и товаров предприятия общественного питания по адресу: <...>.

Для продвижения контрафактных товаров, а также своего предприятия общественного питания, ответчик разместил спорные обозначения в электронно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на сайтах:

1) https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g298540-d15104853-Reviews-Pinzeria_by_Bontempi-Yekaterinburg_Sverdlovsk_Oblast_Urals_District.html;

2)https://eda.yandex.ru/ekaterinburg/r/pinzeria_by_bontempi?shippingType=delivery

3)https://yandex.ru/maps/org/pinzeria_by_bontempi/65130042349/?ll=60.607173%2C56.844930&z=14;

4)https://www.center.rest/restaurants.

В подтверждение нарушения исключительного права со стороны ответчика ООО «БонтемпиРест» представлены скриншоты указанных интернет-страниц.

Таким образом, по мнению истца, ООО «Иль Примо», как и ООО «БонтемпиРест», предлагало услуги общественного питания и продукты питания с использованием сходных и тождественных обозначений.

Поскольку досудебные требования истца о прекращении незаконного использования товарного знака оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения, ООО «БонтемпиРест» обратилось в арбитражный суд с заявленными исковыми требованиями.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что продажа товара сама по себе не является услугой, а самостоятельную стоимость услуг по реализации приготовленных блюд для целей правоприменения не представляется возможным выделить из стоимости реализуемых продуктов, доход организации (выручка от продажи блюд за определенный промежуток времени) не отражает стоимость оказываемой услуги ресторана по приготовлению блюд.

С учетом данного обстоятельства суд осуществил перерасчет размера подлежащей взысканию компенсации, исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего средства индивидуализации, и пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований в размере 333 334 руб.

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление N 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления № 10, в настоящем деле в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на произведение и на товарные знаки входят факт принадлежности истцу указанных прав и факт нарушения ответчиком путем использования соответствующего произведения одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ, а также факт нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь, ответчик должен представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании объектов интеллектуальных прав.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как уже указывалось ранее, ООО «Бонтемпирест» является обладателем исключительных прав на товарные знаки «ПиНцерия Бонтемпи», «PINZERIA by Bontempi», «Пинса Романа», «PINSA ROMANA», «ПИНЦА», «PINZA», «ПИНСА», «PINSA», «БОНТЕМПИ», «BONTEMPI», «Валентино Бонтемпи» в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ.

Факт принадлежности ООО «БонтемпиРест» прав, в защиту которых предъявлен иск, установлен судом первой инстанции на основании имеющихся в деле доказательств и по существу ответчиком не оспорен.

Из материалов дела следует, что ранее между истцом (правообладатель) и ответчиком (пользователь) был заключен договор от 18.01.2019 № 1801/1 коммерческой концессии, по которому правообладатель за вознаграждение предоставляет пользователю на определенный договором срок неисключительное право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав правообладателя. В соответствии с пунктом 6.2 договора срок действия договора составляет 3 года с момента его подписания. Согласно пункту 6.4 договора пользователь имеет по истечении срока действия договора приоритетное право на заключение нового договора на новый срок на согласованных сторонами условиях при выполнении условий, перечисленных в пунктах 6.4.1 - 6.4.4 договора, в том числе, если пользователь предоставил правообладателю в срок не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия договора письменное уведомление о намерении заключить аналогичный договор на новый срок на ту же территорию (пункт 6.4.4).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.05.2023 по делу № А40-245168/22 отказано в удовлетворении требований ООО «Иль Примо» к ООО «БонтемпиРест» о признании договора коммерческой концессии от 18.01.2019 № 1801/01 заключенным до 18.01.2025 на условиях ранее заключенного договора.

Из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 следует, что в январе 2022 года новый договор коммерческой концессии не мог быть заключен сторонами, а договор от 18.01.2019 не мог быть пролонгирован до 18.01.2025 путем совершения конклюдентных действий, сторонами не соблюдена письменная форма договора (дополнительного соглашения к договору о пролонгации до 25.01.2025), договор (дополнительное соглашение) не зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти, предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности на новый срок не состоялось.

Таким образом, заключенный ранее между сторонами договор прекратил свое действие 18.01.2022. Соответственно с этой даты Ответчик не имел права использовать в своей предпринимательской деятельности товарные знаки истца.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных правовых норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Судом первой инстанции установлено, что используемое ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения, а именно: вывеска помещения, расположенного по адресу: <...>, кассовый чек от 09.09.2022, от 15.10.2022, меню ресторана, оборудование ресторана, упаковки продуктов питания, информация в системе Интернет, сходны с товарными знаками истца.

Услуги, оказываемые истцом и ответчиком, являются услугами общественного питания (43 класс МКТУ), а товары - продуктами питания (29, 30 и 32 классы МКТУ), и смешиваются в глазах потребителей (за счет сходства обозначений, которые незаконно использовались ответчиком, с товарными знаками истца).

Услуги и товары истца и ответчика являются однородными, что усиливает смешение в глазах потребителей, ответчик фактически имитирует услуги и товары истца. Блюда под обозначениями «PINZA», «ПИНЦА», «PINSА», «ПИНСА», «Пинса Романа» являются авторскими блюдами генерального директора ООО «БонтемпиРест».

Генеральный директор истца, гражданин государства Италия, господин Валентино Бонтемпи, являясь всемирно известным ресторатором, а также автором кулинарных книг, которые публикуются, в том числе, на территории Российской Федерации, ввел в гражданский оборот в Российской Федерации свои авторские блюда под этими обозначениями в 2015 году в момент подачи заявок на регистрацию товарных знаков по свидетельствам № 589910, 593503.

Обозначения «PINZA», «ПИНЦА», «PINSA», «ПИНСА», «Пинса Романа» используются другими лицами исключительно с разрешения правообладателя по договору коммерческой концессии с обязательным указанием фамилии Бонтемпи.

Пользуясь всемирной известностью мирового ресторатора, а также его блюд, ответчик получает экономическую прибыль, неправомерно используя название его авторского произведения (блюда) и нарушая права истца на зарегистрированные товарные знаки.

Использование обозначений ответчиком вводит потребителей в заблуждение относительно лица, изготавливающего товар и оказывающего услуги.

При этом принадлежность исключительного права на товарный знак истцу, равно как и факт использованием обществом «Иль Примо» этого товарного знака при предложении к продаже и продаже посредством интернет-сайта, ответчиком не оспаривается.

Следует отметить, что предложение к продаже спорных товаров, их демонстрация в том числе в сети Интернет с целью продажи также образует состав правонарушения.

При этом, истец не давал ответчику согласия или разрешения на использование товарных знаков. Таким образом, ответчик осуществил незаконное использование результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит истцу.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на объекты интеллектуальной собственности путем их незаконного использования.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий истцу объекты интеллектуальной собственности и наличии оснований для взыскания компенсации.

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак установлена ст. 1515 ГК РФ. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, избранный истцом. Аналогичное положение о том, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем, приведен и в п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

В нарушение изложенных норм судом первой инстанции изменен заявленный истцом вид компенсации с двукратного размера стоимости товара на двукратный размер стоимости права использования товарного знака, что недопустимо.

В связи с чем в данной части решение суда подлежит изменению, с проверкой заявленного истцом расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума ВС РФ № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену

Учитывая избранный истцом вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Истец просил взыскать компенсацию с ответчика в размере 21 511 243 руб. 66 коп.

В обоснование заявленной к взысканию суммы компенсации. истец сослался на то, что ответчик осуществил реализацию 16 725 единиц продукции на сумму 10 755 621 руб. 83 коп., соответственно двукратный размер составил 21 511 243 руб. 66 коп.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

В данном случае размер компенсации определен исходя из стоимости реализации ответчиком 16 725 единиц продукции на общую сумму 10 755 621 руб. 83 коп.

Сведения о количестве и стоимости реализованного под товарным знаком истца продукта в материалы дела представлены ответчиком.

Поэтому суд апелляционной инстанции полагает возможным применить к данной ситуации принцип эстоппеля и правила venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению).

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца за нарушение исключительных прав на товарный знак, суд апелляционной инстанции руководствуется следующим.

Согласно постановлению от 24.07.2020 № 40-П Конституционного Суда РФ, в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Конституционный суд указал на необходимость учитывать все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины.

С целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности, размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

В рассматриваемом случае апелляционная коллегия, оценив обстоятельства и доказательства данного дела, приходит к выводу о том, что предъявленная ООО «БонтемпиРест» к взысканию с ответчика компенсация за нарушение исключительных прав в размере 21 511 243 руб. 66 коп., не отвечает разумности и справедливости, не обеспечивает баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, в связи с чем имеются основания для снижения размера взыскиваемой истцом компенсации до 10 755 621 руб. 83 коп. (однократная стоимость).

Определяя такой размер компенсации апелляционная коллегия учитывает следующие обстоятельства:

- до искового периода ответчик использовал товарные знаки истца в соответствии с договором коммерческой концессии от 18.01.2019 № 1801/01; в исковой период стороны с взаимным интересом пытались найти вариант продолжения отношений, что следует из переписки сторон после прекращения договора (в феврале и марте 2022);

- сторонами предпринята попытка оформить отношения путем заключения дополнительного соглашения с продлением срока действия договора до 19.07.2022;

- ответчик в судебном порядке пытался продлить срок действия договора коммерческой концессии от 18.01.2019 № 1801/01 до 18.01.2025;

- размер заявленной компенсации более чем в три раза превышает чистую прибыль истца за 2022 год и в 4 раза за 2021 год; а также в сотни раз возможный доход от правомерного использования рассматриваемых товарных знаков.

Таким образом требования истца в части взыскания компенсации подлежат удовлетворению частично исходя из однократной стоимости реализованного ответчиком товара – 10 755 621,83 руб.

ООО «БонтемпиРест» также заявлено требование об обязании ответчика прекратить незаконное использование обозначений «ПИНЦА», сходных до степени смешения или тождественных с зарегистрированными товарными знаками истца по свидетельствам №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг.

В силу ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение еще не завершено. Также не подлежат удовлетворению требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности.

Как уже указывалось ранее, используемое ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения, а именно: вывеска помещения, расположенного по адресу: <...>, кассовые чеки от 09.09.2022, от 15.10.2022, меню ресторана, оборудование ресторана, упаковки продуктов питания, информация в системе Интернет, сходны с товарными знаками истца.

При этом необходимо отметить, что используемые ответчиком обозначение и указанные товарные знаки истца смешиваются за счет созвучия начальных частей.

Утверждение ответчика о том, что им прекращено нарушение прав истца, в подтверждение чего представлены соглашение о расторжении договора аренды помещения ресторана, фотографии свидетельствующие о снятии вывесок, обоснованно отклонены судом первой инстанции.

Из представленных истцом скриншотов сайтов tripadvisor.ru, yandex.ru следует, что ответчик на дату вынесения обжалуемого решения продолжал пользоваться рассматриваемыми товарными знаками.

При этом однократного обращения к соответствующим администраторам Интернет ресурсов нельзя признать как принятие Ответчиком всех зависящих от него действия по устранению нарушения исключительного права на товарные знаки.

Поскольку прекращение использования №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 ответчиком документально не подтверждено, требования в указанной части также подлежат удовлетворению в полном объеме.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение, следует изменить на основании части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковые требования ООО «БонтемпиРест» удовлетворить частично, взыскав с ООО «Иль Примо» в пользу ООО «БонтемпиРест» 10 755 621 руб. 83 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации №№ 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137, оставив в остальной части исковые требования без удовлетворения.

Статья 101 АПК РФ закрепляет, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Конституционным Судом Российской Федерации была выработана правовая позиция, изложенная в Постановлении от 28.10.2021 № 46-П, в соответствии с которой решение арбитражного суда о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, определенной истцом (правообладателем) в минимальном размере, установленном законом, - как по основаниям его принятия, так и по вызываемым юридическим последствиям - не может отождествляться с частичным удовлетворением исковых требований, обусловленным отсутствием (недоказанностью) надлежащих оснований для их признания судом полностью обоснованными.

Оценка такого судебного акта для целей распределения судебных расходов между лицами, участвующими в деле, должна учитывать выявленные Конституционным Судом Российской Федерации отличительные особенности итогового определения судом размера компенсации за нарушение индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности исключительных прав и лежащих в их основе материальных правоотношений (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и от 24.07.2020 № 40-П).

Снижение арбитражным судом размера компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, когда требование о выплате такой компенсации было заявлено правообладателем в минимальном размере, предусмотренном нормами ГК РФ для соответствующего нарушения, не может - по своим отличительным юридическим параметрам - приравниваться к частичному удовлетворению исковых требований.

Принятие соответствующего судебного акта фактически означает доказанность нарушения исключительных прав правообладателя, а снижение размера подлежащей выплате компенсации обусловливается не неправомерностью (чрезмерностью) заявленного им ее минимального размера, а наличием оснований для использования особого правомочия арбитражного суда, обусловленных не избыточностью исковых требований, а необходимостью - с учетом обстоятельств конкретного дела и личности нарушителя - соблюдения конституционных принципов справедливости, равенства и соразмерности при применении данной штрафной санкции, выполняющей, наряду с защитой частных интересов правообладателя, публичную функцию превенции.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 28.10.2021 № 46-П, часть 1 статьи 110 АПК РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагает взыскания с обладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности судебных расходов, понесенных нарушителем таких прав, в случае, когда, установив нарушение исключительных прав и удовлетворяя требования правообладателя о выплате ему компенсации за их нарушение, заявленные в минимальном размере, предусмотренном законом для соответствующего нарушения, арбитражный суд принимает решение о снижении размера компенсации.

При названных обстоятельствах взыскание с правообладателя расходов на оплату услуг представителя ответчика ограничивает в подобных случаях возможность защиты объектов интеллектуальной собственности и не только не обеспечивает восстановления имущественной сферы истца, но и не способствует достижению публично-правовой цели - стимулированию участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, исключающему получение собственных преимуществ в предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств.

Подобная ситуация противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения, и фактически препятствует правообладателю защищать свое нарушенное право в судебном порядке.

С учетом изложенного арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что определенный судом апелляционной инстанцией размер компенсации в сумме 10 755 621 руб. 83 коп. за нарушение исключительного права на товарные знаки фактически означает доказанность нарушения исключительного права правообладателя, а снижение размера подлежащей выплате компенсации, заявленной в минимальном размере - двукратный размер стоимости права использования, обусловлено не неправомерностью (чрезмерностью) заявленного им требования, а необходимостью с учетом обстоятельств конкретного дела - соблюдения конституционных принципов справедливости, равенства и соразмерности при применении данной штрафной санкции.

Рассматриваемая ситуация не может приравниваться к частичному удовлетворению исковых требований и соответственно не дает оснований для пропорционального распределения судебных расходов.

При подаче искового заявления истцом перечислена государственная пошлина в размере 138 556 руб., что подтверждается платежными поручениями от 19.10.2022 № 133 на сумму 19 000 руб., от 14.11.2022 №147 на сумму 9 000 руб. и от 30.05.2023 №44 на сумму 110 556 руб., при подаче апелляционной жалобы истцом уплачена государственная пошлина в размере 3 000 руб., что также подтверждается платежным поручением от 10.10.2023 № 85.

В соответствии с абзацем 6 подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, арбитражными судами, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска свыше 2 000 000 рублей уплачивается в размере 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 2 000 000 рублей, но не более 200 000 рублей.

Исходя из подпункта 4 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, государственная пошлина уплачивается в размере 6000 руб.

Из материалов дела следует, что изначально истец обратился в суд с исковыми требованиями на общую сумму 500 000 руб., а также с требование неимущественного характера, государственная пошлина за рассмотрение которых составляет 19 000 руб. (13000+6000).

В ходе рассмотрения дела, истцом исковые требования неоднократно уточнялись до суммы 850 000 руб., при этом истцом произведена доплата государственной пошлины на сумму 9000 руб., окончательная сумма требований составила 21 511 243 руб. 66 коп., при увеличении требований истцом произведена доплата государственной пошлины на сумму 110 556 руб.

Общая сумма, оплаченной государственной пошлины, согласно представленных истцом платежным поручений, составляет 138 556 руб.

С учетом вышеизложенного истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 21 511 243 руб. 66 коп., а также требование неимущественного характера, государственная пошлина за рассмотрение которых составляет 136 556 руб. (130556+6000).

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено главой 25.3 НК РФ.

Государственная пошлина в размере 2 000 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета как излишне уплаченная.

Помимо этого, при рассмотрении дела истцом было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы, в связи с чем платежным поручением от 27.03.2023 № 23 ответчик перечислил на депозитный счет Арбитражного суда Свердловской области денежные средства в размере 30 000 руб.

Согласно части 1 статьи 108 АПК РФ денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом.

Истец отказался от заявленного ходатайства о проведении экспертизы в целях определения размера компенсации (определение суда от 06.06.2023).

В связи с тем, что судебная экспертиза по ходатайству истца по настоящему делу не проводилась, денежные средства в размере 30 000 руб. подлежат возврату ООО «БонтемпиРест» с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской области.

С учетом результата рассмотрения дела с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в сумме 136 556 руб. и 3 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 сентября 2023 года по делу № А60-61050/2022 изменить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Иль Примо" прекратить использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с товарными знаками общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест» по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Иль Примо» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест» (ИНН <***>, ОГРН <***>)компенсацию в размере 10 775 621 руб. 83 коп., в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску в размере 136 556 руб., в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3000 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб., излишне уплаченную платежным поручением от 30.05.2023 № 44, в составе суммы 110 556 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской области денежные средства в размере 30 000 руб., перечисленные по платежному поручению от 27.03.2023 № 23.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного
производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

О.Г. Власова

Судьи

Э.А. Ушакова

С.А. Яринский