Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Арганик» (далее – ООО «Арганик») обратилось в суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Сима-Ленд» (далее – ООО «Сима-Ленд») 3 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА», обязании ответчика удалить с Интернет-сайтов http://sima-land.ru/ и http://simamarket.ru/ изображения контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» и обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, на которых размещен незаконно используемый товарный знак «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 29.09.2017 в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец с решением суда первой инстанции не согласился, направил апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт.

Заявитель жалобы считает, что не любой дизайн упаковки может быть объектом авторского права, а только тот, который обладает всеми признаками, присущими с точки зрения закона авторскому произведению; факт наличия у ответчика исключительных авторских прав на дизайн упаковки не свидетельствует о возникновении у ответчика авторских прав на товарный знак «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА». Указывает, что факт введения ответчиком в гражданский оборот товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком, в ходе рассмотрения дела подтвержден. Ссылается на отсутствие в части четвертой Гражданского кодекса положений, предусматривающих право преждепользования в отношении товарных знаков.

Истец в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором против доводов, указанных в апелляционной жалобе возражал, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу истца – без удовлетворения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить; представитель ответчика доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, поддержал, просил апелляционную жалобу истца оставить без удовлетворения, решение – без изменения.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом апелляционной инстанции в судебном заседании 15.01.2017 объявлен перерыв до 17 час. 00 мин. 15.01.2017, о чем представители сторон извещены под роспись в протоколе судебного заседания. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в сети Интернет, в связи с чем обе стороны считаются извещенными о времени продолжения судебного заседания надлежащим образом (статья 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом пункта 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 99 «О процессуальных сроках»).

15.01.2017 в 17 час. 02 мин. судебное заседание продолжено в том же составе суда.

После перерыва в судебное заседание явился представитель истца.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО «Арганик» является правообладателем товарного знака «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА», что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания)
№ 529477 с указанием на дату приоритета товарного знака – 07.10.2013 и датой регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания – 12.12.2014.

Указанный товарный знак представляет собой словесное обозначение ЖИВАЯ ОТКРЫТКА, без каких-либо иных индивидуализирующих признаков (особого шрифта, цвета, изображения и т.д.) и зарегистрирован в отношении следующих товаров:

- вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; гумус; гуано; компост; перегной для удобрения почвы; почва для выращивания растений; препараты для регулирования роста растений; препараты с микроэлементами для растений; субстанции [подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; торф [удобрение]; удобрения; удобрения азотные; фосфаты [удобрения]; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы;

- изделия картонные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; кашпо бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; продукция печатная; упаковка из бумаги и картона; календари; открытки поздравительные; пакетики бумажные;

- луковицы цветов; проростки ботанические; рассада; растения; семена.

Как указывает истец, ООО «Арганик» стало известно, что ООО «Сима-Ленд» незаконно использует вышеуказанный товарный знак «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» путем предложения к продаже наборов для выращивания растений, разработанных и изготовленных по его заказу, информация о чем размещена на интернет-сайтах http://sima-land.ru/ и http://simamarket.ru/.

Факт предложения ответчиком к продаже товара с использованием товарного знака истца подтверждается нотариальными протоколами осмотра указанных интернет-сайтов от 18.11.2016 и от 10.03.2017.

Согласно сведениям, полученным от АО «Региональный сетевой информационный центр» администратором указанных доменных имен является ООО «Сима-Ленд».

Кроме того, истец ссылается на то, что им была осуществлена закупка соответствующих товаров, на которых изображено словосочетание «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА».

Ссылаясь на то, что ответчиком реализуется товар, маркированный обозначением, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, при этом исключительного права на использование товарного знака «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» ответчику не передавалось, истец обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 10, 1229, 1295, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что использование ответчиком обозначения «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» на своей продукции началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, истцу было известно о деятельности ответчика по производству и реализации данной продукции с 02.02.2015, в течение длительного времени истец каких-либо претензий по данному факту не предъявлял.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав пояснения представителей сторон в судебном заседании, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд полагает решение суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Таким образом, размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Как указано выше, товарный знак «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» по свидетельству № 529477 от 12.12.2014 с приоритетом от 07.10.2013 зарегистрирован в отношении следующих классах МКТУ 01 – почва для выращивания растений, 16 – изделия картонные; картины [рисунки]; 31 – рассада, растения, семена и представляет словесный элемент, исполненный заглавными буквами русского алфавита.

В судебном заседании истцом представлен экземпляр производимой и реализуемой продукции, в том числе на интернет-сайте http://happyplant.ru/.

В свою очередь, товар, который реализует ООО «Сима-Ленд» представляет из себя прямоугольные коробки размером до 130 мм в длину; 85 мм в ширину и до 30 мм в высоту со специальным приспособлением на задней стенке с отверстием для крепления к торговому стеллажу. В том числе следующего наименования: «Найди свой клад», «Мой зеленый капитал», «С пожеланием удачи», «Я тебя люблю», «С днем рождения», «Трава удачи», «Трава желаний», «Трын-трава на поляне», «Моему любимому цветочку», «Ты в моем сердце», «Роста и процветания» «Солнечного настроения». На передней крышке упаковки имеются рисунки со стилизованным изображением предметов и персонажей, входящих в наименование лицевой части упаковки. При открывании передней крышки на оборотной стороне имеются стилизованные в соответствующей манере рисунки с текстом пожеланий, используемых в обычных открытках. На верхней части рабочих поверхностей упаковок имеются отверстия для установки декоративных фигурок, а также для посева семян в форме сердечек, прямоугольников и др. На боковых поверхностях коробок дублируются наименования лицевой части упаковки. На задней стенке имеются строки для написания пожеланий, как на обычных открытках и следующие надписи: «Откройте упаковку, посейте семена и регулярно поливайте – ваша открытка превратится в миниатюрный садик! В набор входят: декоративные фигурки, емкость для посадки, грунт для выращивания, семена, инструкция по посадке и уходу. «Разработано и изготовлено по заказу ООО «Сима-Ленд» Россия, 620010 г. Екатеринбург, ул. Черняховского 86/8 Тел.: 8-800-1000-260. Сделано в Китае, www.sima-land.ru, Состав: картон Срок годности не ограничен. Производитель «HUANGGANG JAZHI TEXTILE IMPORTS AND EXPORTS CO. LTD». Внутри упаковки находится инструкция следующего содержания: 1 откройте упаковку, вставьте фигурки. 2 засыпьте грунт, полейте. 3 посейте семена. 4 полейте еще раз. 5 наслаждайтесь, «всходы появляются через 3-4 дня. Рекомендуется полив чайной ложкой раз в 3-5 дней. Зависит от t° окружающей среды.

Как установил суд первой инстанции, используемое ответчиком спорное изображение представляет собой словесный элемент, состоящий из слов «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» выполненный шрифтом соответствующим внешнему виду шрифта расположенного на упаковке. Стилистика изображения спорного словесного элемента также совпадает со стилистикой лицевой части упаковки.

Исследуя материалы дела, суд первой инстанции указал, что размер спорного словесного элемента в несколько раз меньше, чем размер словесных элементов на лицевой части упаковки, ничем не акцентирован и расположен на служебной части упаковки (подлежащей удалению при использовании), предназначенной для крепления к торговому стеллажу посредством специального отверстия. При приближении к указанному товару или его изображению, закрепленному на торговом стеллаже, (либо рассматривая изображение на сайте) в первую очередь потребитель видит лицевую часть упаковки с наименованием товара.

В данной части суд первой инстанции поддержал позицию ответчика о том, что спорный словесный элемент «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА», по существу является описательным для каждого указанного товара и не в полной мере индивидуализирует данный товар, в связи с тем, что лишь указывает на его свойства (живая растительность) и основное назначение (открытка, содержащая все необходимые реквизиты, для оказания знаков внимания).

Реализуемый ответчиком товар является сложным, составным и включает в себя несколько наименований товаров: семена (класс МКТУ 31), грунт (класс МКТУ 1), декоративные полиграфические изделия (класс МКТУ 16), дизайнерская упаковка (класс МКТУ 16). Однако ни грунт, ни семена, ни полиграфические изделия сами по себе, не являются отдельными предметами дарения, поскольку не содержат какой-либо самостоятельной потребительской ценности.

Исходя из пояснений ответчика, данный товар реализуется исключительно в качестве сувенирной продукции, предназначенной для вручения в качестве подарка, содержащего некий растительный сюрприз. Сферой обращения указанного товара, открыток, содержащих органические элементы живой природы, является реализация сувенирной продукции практически на всей территории Российской Федерации.

В Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Сима-Ленд» в числе прочих указаны следующие виды деятельности: код ОКВЭД 46.49.49 «Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки» (строка 84); 47.78.3 «Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов» (строка 100); 74.10 «Деятельность специализированная в области дизайна» (строка 116); 82.92 «Деятельность по упаковыванию товаров» (строка 122).

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указывал, что в рамках выполнения служебного задания № 15 и № 16 от 14.01.2013 по трудовому договору от 24.02.2012, Заярной Мариной Евгеньевной для ООО «Сима-Ленд» созданы образцы сувенирной продукции в виде открыток (Прорастайка в виде открытки), на верхней части которых указано – ЖИВАЯ ОТКРЫТКА.

Акты приема-передачи результата работы по служебным заданиям № 15 и № 16 подписаны между Заярной Мариной Евгеньевной и ООО «Сима-Ленд» 14.01.2013.

По мнению ответчика, в соответствии со статьей 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации на указанные произведения у ООО «Сима-Ленд» возникли исключительные авторские права.

Также ответчик ссылался на то, что впоследствии, по заказу ООО «Сима-Ленд» было налажено производство данных открыток, которые были поставлены в адрес ООО «Сима-Ленд» по договору поставки, заключенному им с поставщиком с ООО «АКМ», и реализованы ответчиком в последующем ООО «Изида», что подтверждается товарными накладными от 15.04.2013, от 20.05.2013, от 14.06.2013, от 12.08.2013, в которых содержится указание на следующий товар: «Прорастайка в виде открытки».

Как следует из скриншота Интернет-сайта http://sima-land.ru/, указанный товар по состоянию на 13.07.2017 предлагался к продаже ООО «Сима-Ленд».

Между тем, представленные ответчиком доказательства с достоверностью не подтверждают отсутствие нарушений исключительного права владельца зарегистрированного товарного знака.

Так, доказательства, свидетельствующие, по мнению ответчика, о возникновении у ООО «Сима-Ленд» исключительного авторского права в отношении дизайна упаковки товара и использовании спорного словесного элемента до даты приоритела товарного знака, представляют собой трудовой договор № 23/9 от 24.02.2012, приказ о приеме Заярной М.Е. на работу, служебное задание № 15 от 14.01.2013, акты приема-передачи результата работы от 14.01.2013, подписанные Заярной М.Е. и ООО «Сима-Ленд».

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что данные документы свидетельствуют о том, что по заказу ООО «Сима-Ленд» его же работником по заданию работодателя выполнены соответствующие макеты открыток и по существу представляют односторонние документы самого ответчика, что не может бесспорно свидетельствовать о создании указанных макетов с использованием в них спорного обозначения именно в заявленный период.

Иные допустимые и достоверные доказательства того, что дизайны упаковок, содержащие спорный словесный элемент «Живая открытка», были разработаны именно в январе 2013 года и использовались ответчиком для индивидуализации реализуемого им товара в период до даты приоритета товарного знака истца, в материалах дела отсутствуют.

Представленные ответчиком сведения о движении и остатке товара на складе ООО «Сима-Ленд» также являются односторонним документом данной стороны и оцениваются судом апелляционной инстанции аналогичным образом.

Представленные ответчиком договоры и товарные накладные от 15.04.2013, от 20.05.2013, от 14.06.2013, от 12.08.2013, по которым он закупал и впоследствии реализовывал товар с наименованием «Прорастайка в виде открытки», также с достоверностью не свидетельствуют о реализации ответчиком именно таких товаров, с использованием спорного обозначения «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА», которые впоследствии предлагались к продаже в виде наборов для выращивания растений, разработанных и изготовленных по его заказу, информация о чем размещена на интернет-сайтах http://sima-land.ru/ и http://simamarket.ru/ в момент произведенной истцом контрольной закупки.

В указанных документах содержится лишь информация о поставке товара с наименованием «Прорастайка в виде открытки», между тем, какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод о наличии на поименованном товаре или его упаковке обозначения «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА», отсутствуют, данные об артикулах соответствующего товара, позволяющего соотнести его с товаром, предлагаемым ответчиком к продаже через интернет-сайты, не отражены.

Таким образом, ответчиком не представлено надлежащих доказательств в обоснование своих доводов об отсутствии оснований для защиты исключительного права правообладателя на зарегистрированный товарный знак ввиду использования обозначения «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» ответчиком до даты приоритета товарного знака.

При этом, как пояснил представитель самого ответчика в судебном заседании суда апелляционной инстанции, первоначально для обозначения продаваемого товара ответчик использовал именно наименование «Прорастайка», словесный элемент «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» стал использоваться лишь впоследствии. В 2015 году стороны пытались договориться о совместном взаимодействии при производстве и реализации сходной продукции (наборы для выращивания), однако, такие договоренности не были достигнуты.

Таким образом, на основе представленных в материалы дела доказательств суд апелляционной инстанции установил, что ООО «Арганик» является правообладателем товарного знака «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА»; правовая охрана предоставлена товарному знаку на основе государственной регистрации и никем не оспаривалась; ООО «Сима-Ленд» использовало обозначение «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» в отношении товаров, однородных с товарами истца, путем размещения его на упаковках товаров, которые предлагаются им к продаже и продаются на интернет-сайтах ответчика; соответственно, факт введения ответчиком в гражданский оборот товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком истца без согласия правообладателя, подтвержден материалами дела.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482.

Согласно пункту 41 указанных Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Произведенная судом первой инстанции оценка размера шрифта обозначения, места его размещения на упаковке, наличия на упаковке других обозначений, не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16577/11 от 17.04.2012, которое сохраняет свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации».

Сравниваемые товары, на упаковке которых ответчик размещает спорное обозначение и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, относятся к одному роду, одинаковыми являются их потребительские свойства, функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, товары являются взаимозаменяемыми, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Также суд апелляционной инстанции отмечает, что часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, действующая с момента вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 202-ФЗ «О признании утратившей силу части второй статьи 13 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», не предусматривает применение права преждепользования в отношении товарных знаков. Установленное статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации право преждепользования действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя, функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение товара, схожего до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака.

В соответствии со статьей 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

В пункте 63 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что использование ответчиком в своей хозяйственной деятельности спорного обозначения в отсутствие разрешения правообладателя свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца на принадлежащий последнему товарный знак.

Кроме того, из представленной в материалы дела переписки сторон, датированной 2015 годом, и пояснений представителей следует и то, что ответчик еще до обращения истца с настоящим иском знал об использовании истцом товарного знака «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА» для производства наборов для выращивания растений, однако, никаких мер по прекращению нарушения прав истца не предпринял. При этом направленное истцом ответчику требование о прекращении использования указанного товарного знака на упаковках продукции, производимой ответчиком, было оставлено последним без удовлетворения. В процессе рассмотрения настоящего дела судом первой инстанции сам ответчик предлагал истцу возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения, представив в материалы дела акт от 07.09.2017 уничтожения упаковок товара (открытка - прорастайка) в связи с подготовкой проекта мирового соглашения, между тем, такое соглашение заключено не было.

Исходя из указанных норм Гражданского кодекса Российской Федерации, приведенных правовых позиций высшей судебной инстанции, принимая во внимание представленные в материалы дела доказательств и установленные судом в рамках рассмотрения настоящего дела обстоятельства, апелляционная коллегия полагает, что указание суда первой инстанции на возможность применения к спорным правоотношениям положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации по основаниям использования ответчиком спорного обозначения до даты приоритета товарного знака является необоснованным и не подтвержденным материалами дела.

Ссылка ответчика на наличие признаков злоупотребления правом со стороны истца, подлежит отклонению, поскольку носит предположительный характер и не нашла своего подтверждения (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Исходя из пункта 5 названной статьи о презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа доказывания в арбитражном процессе лицо, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное. По смыслу приведенных норм права для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). Бремя доказывания обратного лежит на лице, утверждающем, что другая сторона по делу употребила свое право исключительно во зло другому лицу. Между тем, такие доказательства ответчиком не представлены. Материалами дела не подтверждается наличие у истца умысла на заведомо недобросовестное осуществление прав, наличие единственной цели причинения вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Оснований для отказа истцу в защите принадлежащего ему права, осуществляемого в установленных законом пределах, не имеется.

В силу статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на момент совершения правонарушения) защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты, в том числе компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда (статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положениями статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена ответственность за незаконное использование товарного знака, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению; в силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Пунктом 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу разъяснений пунктов 43, 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29, применяя положения статей 1299-1301, 1309-1311, 1515, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Истцом заявлена ко взысканию сумма компенсации в размере 3 000 000 руб.

Материалами дела подтверждено, что исключительные права на вышеупомянутые результаты интеллектуальной деятельности принадлежат истцу. Сведения о том, что истец передавал права на них ответчику, в материалах дела отсутствуют.

Факт нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак установлен материалами дела.

Доказательств, свидетельствующих о несоразмерности заявленной ко взысканию компенсации, ответчиком, со своей стороны, в материалы дела не представлено (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об обоснованности заявленного истцом требования о взыскании компенсации в размере 3 000 000 руб. и его удовлетворении арбитражным судом.

Также истцом заявлено требование об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, на которых размещен незаконно используемый товарный знак «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА».

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда использование (в том числе распространение) материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности, приводит к нарушению исключительного права на такой результат, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.

По смыслу статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации обязание изъять из оборота как способ защиты прав правообладателя заключается в прекращении осуществления нарушителем исключительных прав действий, направленных на ввод в оборот контрафактных экземпляров, в том числе в составе тех или иных материальных носителей этих экземпляров.

Таким образом, заявленное истцом требование об изъятии у ответчика из оборота и уничтожении за свой счет контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА», также является правомерным и подлежащим удовлетворению.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене на основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, нарушение норм материального права).

В связи с удовлетворением апелляционной жалобы истца и отменой обжалуемого решения суда первой инстанции с ответчика в пользу истца в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления и подачу апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 270,271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 сентября 2017 года по делу № А60-28091/2017 отменить, резолютивную часть решения изложить в следующей редакции:

«1. Исковые требования удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сима-Ленд»(ОГРН 1056605235983, ИНН 6674159542) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Арганик»(ОГРН 1137746534826, ИНН 7716748287) компенсацию в размере 3 000 000 (три миллиона) руб. за незаконное использование товарного знака «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА».

3. Обязать общества с ограниченной ответственностью «Сима-Ленд» удалить с Интернет-сайтов https://www.sima-land.ru/ и http://simamarket.ru/изображения контрафактных товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА»:

1. Открытка - растущая трава «Валютный фонд», артикул 184312;

2. Открытка - растущая трава «Солнечного настроения», артикул 184513;

3. Открытка - растущая трава «Вырасти любовь», артикул 184515;

4. Открытка - растущая трава «Лужайка для зайки», артикул 184517;

5. Открытка - растущая трава «С Днём рождения», артикул 184521;

6. Открытка - растущая трава «Найди свой клад», артикул 870753;

7. Открытка - растущая трава «Мой зеленый капитал», артикул 870753;

8. Открытка - растущая трава «Роста и процветания», артикул 870757;

9. Открытка - растущая трава «Трын-трава», артикул 870758;

10. Открытка - растущая трава «Вырасти свое счастье», артикул 870761;

11. Открытка - растущая трава «С пожеланием удачи», артикул 870766;

12. Открытка - растущая трава «Трава удачи», артикул 870767;

13. Открытка - растущая трава «Любовь-морковь», артикул 870769;

14. Открытка - растущая трава «Люби, поливай», артикул 870770;

15. Открытка - растущая трава «Моему любимому цветочку», артикул 870771;

16. Открытка - растущая трава «Сад маленькой принцессы», артикул 870754;

17. Открытка - растущая трава «Только для тебя», артикул 870763;

18. Открытка - растущая трава «Трава желаний», артикул 870764;

19. Открытка - растущая трава «Ты в моем сердце», артикул 870765;

20. Открытка - растущая трава «Я люблю тебя», артикул 870768;

21. Открытка - растущая трава «Весеннего настроения», артикул 184514;

22. Открытка - растущая трава «С Днём рождения», артикул 870760;

23. Растущая трава в открытке «Трава-богатейка», артикул 1032186.

4. Обязать общества с ограниченной ответственностью «Сима-Ленд» изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, на которых размещен незаконно используемый товарный знак «ЖИВАЯ ОТКРЫТКА»: