Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола секретарем судебного заседания Козельской Е.М., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» на решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.05.2019 по делу № А76-25734/2018 (судья Гусев А.Г.).

В судебном заседании приняли участие представители:

открытого акционерного общества «Русский Холодъ» – ФИО1 (доверенность от 10.10.2018).

акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» – ФИО2 (доверенность № 14 от 04.10.2018); ФИО3 (доверенность № 4 от15.03.2018).

Открытое акционерное общество «Русский холодъ» (далее - истец, ОАО «Русский холодъ») обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Группа компаний «Российское молоко» (далее - ответчик, АО «ГК «Росмол»), в котором просит:

-обязать ответчика прекратить использование товарного знака «Лакомка» по свидетельству №228893, принадлежащему истцу;

-взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака «Лакомка» в размере 2 400 000 руб. (с учетом увеличения исковых требований от 01.03.2019).

-изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака «Лакомка».

Решением арбитражного суда первой инстанции от 28.05.2019 (резолютивная часть решения объявлена 21.05.2019) требования ОАО «Русский холодъ» удовлетворены: в его пользу с АО «ГК «Росмол» взыскана компенсация в размере 2 400 000 руб. Также суд обязал ответчика прекратить использование товарного знака «Лакомка» по свидетельству №228893, изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, введенную в оборот и содержащую изображение товарного знака «Лакомка».

АО «ГК «Росмол» (далее также – податель жалобы) не согласилось с вынесенным решением и обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы АО «ГК «Росмол» указывает, что в материалы дела представлены доказательства, которые подтверждают факт реализации ответчиком товара на сумму не превышающую 500 000 руб. Взысканная судом компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 2 400 000 руб. почти в 5 раз превышает размер вероятных убытков истца.

Также ответчик указывает, что истцом не представлены в материалы дела доказательства, свидетельствующие об известности товара истца на товарном рынке, не представлены относимые и допустимые доказательства вероятных потерь правообладателя, так же отсутствуют доказательства того факта, что реализация товара истцом являлась существенной частью его хозяйственной деятельности.

Истцом не представлено доказательств, подтверждающих негативное воздействие нарушения на его имущественное положение и необходимость восстановления своего имущественного положения.

По мнению подателя жалобы, размер компенсации судом первой инстанции определен без учета принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, что привело к необоснованности размера взысканной компенсации, обогащению истца за счет ответчика и нарушению прав ответчика.

Ответчик считает, что компенсация не может быть рассчитана как оборотный штраф, компенсация должна быть сопоставима с размером убытков потерпевшего с учетом всех возможных видов потерь.

Также АО «ГК «Росмол» полагает необходимо применить абзац 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и снизить размер компенсации до разумных и справедливых пределов.

Кроме того, ссылаясь на пункт 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, податель жалобы указывает, что указывая в решении, что истец обосновал примененный расчет компенсации, учитывая периода незаконного использования товарного знака 5 лет, суд первой инстанции не принимает во внимание и игнорирует применение срока исковой давности к данной категории дел.

К дате судебного заседания в суд апелляционной инстанции истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он указал, что решение суда является законным и обоснованным, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Истцом в отзыве заявлено повторное ходатайство об истребовании доказательств.

На основании пункта 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе истребовать доказательство от лица, у которого оно находится, по ходатайству лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить это доказательство.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Согласно материалам дела, истец неоднократно обращался с ходатайством об истребовании доказательств при рассмотрении дела в суде первой инстанции (т.1 л.д.63-64, 143-144).

Определениями суда первой инстанции от 12.12.2018, от 05.03.2019 указанные ходатайства были удовлетворены.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для повторного удовлетворения ходатайства истца об истребовании доказательств.

В судебном заседании лица, участвующие в деле, поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, отзыве на нее.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва на неё, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ОАО «Русский Холодъ» является правообладателем исключительных прав на товарный знак со словесным обозначением «ЛАКОМКА» по свидетельству №228893 от 25.11.2002 (т.1 л.д.9) с датой приоритета от 23.11.2001, в отношении товаров 30 класса МКТУ - мороженое; 39 класса МКТУ - упаковка, хранение и транспортировка мороженого (т.1 л.д.57-58).

Товарный знак «Лакомка» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Из искового заявления истца следует, что ответчик при осуществлении своей деятельности, которая является аналогичной деятельности истца, использует словесные элементы «Лакомка», размещая их на упаковке. По мнению истца, данные действия ответчика нарушают его права как правообладателя товарного знака. В подтверждение данного довода истцом в материалы дела представлены товарные чеки на приобретение товара и упаковка товара производимого ответчиком (т.1 л.д.40-42; 81, 85-94, 147-148).

Кроме этого, по запросу суда в материалы дела от ООО «Беркут», ООО «Тандер», ООО «Ашан» поступили документы, содержащие сведения о количестве и стоимости приобретенного для реализации мороженого производства АО «ГК «Росмол», маркированного товарным знаком «Лакомка» (т.1 л.д.109-110, т.2 л.д.52-149; т.3 л.д.1-151, т.4 л.д.1-150, т.5 л.д.1-151, т.6 л.д.1-67).

Полагая, что АО «ГК «Росмол» нарушает исключительные права истца на словесное обозначение, истец обратился к ответчику с претензией от 01.06.2018, в которой содержалось требование о прекращении использования товарного знака «Лакомка» в своей деятельности, прекратить производство и распространение мороженного под названием «Лакомка» и требование удалить с товаров, этикеток, упаковок обозначение «Лакомка», либо уничтожить товары, этикетки, упаковку в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака «Лакомка» (т.1 л.д.15), которые оставлены без удовлетворения.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования истца, пришел к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные словесные обозначения.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и действующему законодательству.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу указанных норм нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 №647. Так, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2016 №647 указано, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истцом установлен факт незаконного использования товарного знака «Лакомка» ответчиком, производством и введением в оборот одноименного мороженного с тождественным обозначением «Лакомка», размещенным на упаковке, в подтверждение чего истцом в материалы дела представлены товарные чеки на приобретение товара и упаковка товара производимого ответчиком.

На упаковках содержится наименование товара - мороженое пломбир ванильный «Лакомка», состав мороженого, дата выпуска и информация об изготовителе - АО «ГК «Росмол».

Ответчик, согласно представленным в материалы дела доказательствам осуществляет реализацию и производство производимой продукции путем поставки продукции для реализации товаров иным лицам.

Представленными доказательствами подтверждается факт реализации мороженого с обозначением «Лакомка» ООО «Беркут», ООО «Тандер», ООО «Ашан».

При указанных обстоятельствах, учитывая, что для потребителя смешение обозначений предполагает ассоциацию обозначений в целом, в данном случае существенное значение имеет не только установление сходности до степени смешения обозначений товарного знака со словесным обозначением «Лакомка», при сопоставлении товарных знаков истца и словесного обозначения, используемого ответчиком, согласно которому вывод о нарушении исключительных прав истца на товарный знак делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое может сложиться у потребителей соответствующих товаров и услуг.

Как обоснованно отмечено судом первой инстанции, звуковое сходство словесных товарных знаков истца «Лакомка» и словесного обозначения «Лакомка» является полным. Словесное обозначение, используемое ответчиком, имеет полное смысловое сходство, поскольку базовым понятием выступает слово «Лакомка», при этом используемое ответчиком обозначение и товарный знак, принадлежащий истцу, визуальное сходство, совпадают по общему зрительному впечатлению, построению оспариваемого товарного знака и расположением словесного элемента.

Вышеприведенные обстоятельства сходства используемых в своей деятельности ответчиком словесных обозначений с обозначениями, зарегистрированными за истцом, с позиции рядового потребителя по своему общему впечатлению являются сходными до степени смешения, что свидетельствует о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для переоценки выводов, приведенных в решении суда первой инстанции в части доказанности факта сходства спорных обозначений до степени смешения.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252, 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты, в том числе компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (статья 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истцом заявлены требования о взыскании компенсации в сумме 2 400 000 руб., с чем апеллянт выразил несогласие в апелляционной жалобе.

В обоснование истцом в материалы дела представлены отчеты (т.1 л.д.140-144).

Истец при расчете стоимости компенсации исходил из среднестатистической суммы компенсации за выявленное разовое нарушение права на товарный знак, согласно сложившейся практике судов, которая, по его мнению, составляет 40 000 руб., а также то, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, у ответчика имеются филиалы в Свердловской области и Республике Башкортостан.

В материалах дела содержится ответ ООО «Беркут» согласно которому, мороженое маркированное товарным знаком «ЛАКОМКА» реализовывалось начиная с 2013 года.

Доказательств того, что спорный товар производился и реализовывался ответчиком в меньший по продолжительности период последним, в материалы дела не представлен, также как и не представлено сведений об объемах производства и реализации продукции, в подтверждение довода о чрезмерности компенсации.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что истец обосновал примененный в расчете размера стоимости права использования товарного знака. Учитывая период незаконного использования товарного знака, размер компенсации согласно расчету истца составляет 2 400 000 руб.( 5*12*40 000).

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Из материалов дела следует, что ответчиком было заявлено ходатайство о снижении размера компенсации за использование товарного знака (т.1 л.д.49).

Однако в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком не доказан факт необходимости применения судом первой инстанции третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В рассматриваемом случае основания для снижения размера компенсации в соответствии с абзацем третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют.

Определяя правомерным размер компенсации, рассчитанный истцом, суд учитывает, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

С учетом изложенного, суд первой инстанции верно пришел к выводу, что компенсация в обозначенной сумме (2 400 000 руб.) соразмерна последствиям нарушения и соответствует принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

На основании изложенного, с учетом доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, требования последнего о запрете АО «ГК «Росмол» использовать спорные словесные обозначения и требования об изъятия из оборота продукцию, содержащую изображение товарного знака «Лакомка», правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Довод подателя жалобы, что суд первой инстанции не принято во внимание применение срока исковой давности, судом апелляционной инстанции отклоняется.

В настоящем случае, как и было указано в исковом заявлении, истец узнал о факте незаконного использования его товарного знака только весной 2018 года, обнаружив в розничной продаже мороженое ответчика и проведя его контрольную закупку для выяснения производителя.

Следовательно, при доказанности вышеизложенных обстоятельств суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

Ввиду вышеизложенного, судом первой инстанции полно и правильно установлены все фактические обстоятельства по делу, исходя из оценки доказательств и доводов, приведенных лицами, участвующими в деле, правильно применены нормы материального и процессуального права, принято законное и обоснованное решение, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется. Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как неосновательные по приведенным выше мотивам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции не подлежит отмене, а апелляционная жалоба – удовлетворению.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 28.05.2019 по делу №А76-25734/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества «Группа Компаний «Российское Молоко» – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Н.А. Иванова

Судьи:

Е.В. Бояршинова

П.Н. Киреев