Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании посредством веб-конференции апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.04.2023 по делу № А07-13220/2021.

В судебном заседании приняли участие представители:

индивидуального предпринимателя ФИО1 –ФИО2 (доверенность от 17.12.2020, диплом), ФИО3 (доверенность от 21.06.2023, диплом),

общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Технология» - ФИО4 (доверенность от 01.01.2023, диплом).

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ИП ФИО1, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Технология» (далее - ответчик1, ООО НПФ «Технология», общество), ФИО5 (далее - ответчик2, ФИО5):

- о запрете ООО НПФ «Технология» незаконного использования полезной модели по патенту Российской Федерации № 190261, в том числе: изготавливать, применять, предлагать к продаже, в том числе размещать предложения о продаже в сети Интернет, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей Комбинированную насадку-рыхлитель КНР-114 (далее – КНР-114), а равно иной продукт, в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 190261;

- о признании полезной модели по патенту Российской Федерации № 196747 зависимой от полезной модели по патенту Российской Федерации № 190261;

- о запрете ООО НПФ «Технология» и ФИО5 использование полезной модели по патенту Российской Федерации № 196747 в том числе: изготавливать, применять, предлагать к продаже, в том числе размещать предложения о продаже в сети Интернет, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей Устройство очистки скважины УОСК-114 (далее – УОСК-114), а равно иной продукт, в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 196747, без разрешения истца;

- о взыскании с ООО НПФ «Технология» в пользу ИП ФИО1 денежной компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 190261 в размере 5 000 000 руб.;

- о взыскании с ФИО5 в пользу ИП ФИО1 денежной компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 190261 в размере 5 000 000 рублей.

Судом первой инстанции привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Технология Буровой Инженерный Сервис» (далее – третье лицо, ООО «Технология Буровой Инженерный Сервис».

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился с апелляционной жалобой, просит решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает, что полезная модель ответчика2 к патенту № 196747 не может быть принята при разрешении вопроса об использовании полезной модели истца к патенту № 190261 в изделии КНР-114, поскольку вопрос об использовании полезной модели ответчика2 в изделии КНР-114 не подлежит разрешению. Соответственно, для проведения дополнительной экспертизы судом неверно определены вопросы. Истец опровергает факт использования полезной модели к патенту № 196747 в изделии КНР-114, поскольку полезная модель к патенту № 196747 используется в ином изделии – в устройстве очистки скважины комбинированном УОСК-114. Заключением экспертов ФИО6 и ФИО7 подтвержден факт зависимости полезной модели ответчика2 к патенту № 196747 от полезной модели истца к патенту № 190261. Указанные эксперты сравнивали изделие КНР-114 и каждый признак полезной модели к патенту № 190261, а также сопоставляли формулы полезных моделей к патентам № 190261 и № 196747. Указывает, что назначение судом первой инстанции дополнительной экспертизы являлось необоснованным, а поставленные вопросы – некорректными, следовательно, ответы эксперта не соответствовали предмету спора. Не согласен с выводом об отсутствии в изделии КНР-114 такого признака формулы полезной модели к патенту № 190261, как «пружина, раздвигающая муфту и гайку на величину полного рабочего хода». Обе судебные экспертизы показали наличие в изделии КНР-114 признака «муфта» формулы полезной модели к патенту № 190261. Наличие одной муфты в изделии КНР-114 установлено, а наличие дополнительных признаков не влияет на вывод об использовании ответчиками полезной модели истца. При дополнительной экспертизе не проводились испытания отдельных частей изделия КНР-114. Выводы дополнительный экспертиза частично носят предположительный характер. Результаты дополнительной экспертизы не могут быть признаны надлежащим доказательством по делу. Экспертом ФИО8 при проведении дополнительной экспертизы использована терминология, отсутствующая в патентах № 196747 и № 190261.

В представленных отзывах ответчики ссылались на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном Интернет-сайте. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие третьего лица.

Законность и обоснованность судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель ФИО1 является обладателем патента Российской Федерации № 190261 на полезную модель «Комбинированная разбуривающая насадка» с датой приоритета 06.03.2019 (заявка № 2019106423 от 06.03.2019).

25.06.2019 осуществлена публикация патента на полезную модель № 190261 со следующим независимым пунктом формулы полезной модели:

- комбинированная разбуривающая насадка, включающая внешнюю и внутреннюю фрезы, корпус насадки, оснащенный муфтой, вставленной подвижно в корпус насадки, гайку с закрепленной на ней внешней фрезой, винт, вращающийся в корпусе, с внутренней фрезой на конце, пружину, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода (т.1, л.д.22-24).

ФИО5 является обладателем патента Российской Федерации № 196747 на полезную модель «Устройство очистки скважины» с датой приоритета 19.11.2019 (заявка № 2019137093 от 19.11.2019).

13.03.2020 осуществлена публикация патента на полезную модель № 196747 со следующим независимым пунктом формулы полезной модели:

1. Устройство очистки скважины, включающее последовательно соединенные снизу-вверх насадку-рыхлитель, контейнер для шлама с обратным клапаном в нижней части, образованный насосно-компрессорными трубами, сбивной клапан, отличающееся тем, что насадка-рыхлитель включает корпус, коронку с зубьями, фрезу-райбер, винтовой вал, обгонную муфту, гайку, пружину, внутренний полый поршень, снабженный каналами, обеспечивающими соединение внутренней полости поршня с внутренней полостью корпуса, при этом каналы выполнены под углом 12-15° к оси поршня не параллельно друг другу, устройство также содержит гидравлический узел, состоящий из корпуса, вала, гайки, уплотнительных колец и срезных штифтов (т.1, л.д.78-80).

Как указал истец, полезная модель по патенту № 190261 является авторской разработкой ФИО9 и используется при производстве оборудования КОС ПС-КН «Комплекс очистки скважин, осложненных проппантными пробками после ГРП и солевыми отложениями» (в модификациях ПС254-КН01, ПС254-КН02, ПС254-КН03), которое производится на мощностях ООО Производственно-коммерческая фирма «Техспецкомплект-Авто», где единственным учредителем и генеральным директором является ФИО9, оборудование используется для оказания услуг по очистке скважин силами ООО «Инженерный нефтяной технический центр», соучредителем которого является ФИО9

Между ИП ФИО9 и ООО «Инженерный нефтяной технический центр» заключен и зарегистрирован в установленном порядке лицензионный договор от 04.12.2019 № РДОЗ18260, предусматривающий право лицензиата на использование полезной модели по патенту № 190261 при оказании услуг по очистке скважин на определенной территории.

Кроме того, оборудование КОС ПС-КН реализуется ООО «НЕККО», имеющего право на основании лицензионного договора от 20.11.2019 № РДОЗ 16623 с истцом использовать полезную модель по патенту № 190261 при оказании услуг по очистке скважин третьим лицам на определенной территории (т.1, л.д.30-45).

16.10.2019 истец получил от ООО «НЕККО» письменное уведомление № 161/1 с приложением фотографий, где сообщалось, что ООО «Технология Буровой Инженерный Сервис» 16.10.2019 по заказу Территориально-производственного предприятия «Лангепаснефтегаз» (ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь») и подрядчика капитального ремонта скважин (КРС) – ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» (ООО «Лангепасско- Покачевское УРС») оказало услуги по очистке забоя, расположенного: поточное месторождение, куст № 32, скважина 1243, ЦДНГ-6, применяя оборудование, в котором незаконно использован патент истца на полезную модель № 190261 (т.1, л.д. 55-64).

Истцом установлено из копии паспорта продукта «Устройство очистки скважины комбинированное УОСК-114», что в состав устройства входит элемент насадка-рыхлитель КНР-114, при этом из анализа фотографий следует, что в конструктивном элементе устройства очистки скважины УОСК-114 может использоваться полезная модель к патенту № 190261, производителем продукта УОСК-114 является ООО НПФ «Технология».

16.10.2019 истец направил ответчику1 претензионное письмо № 59 о нарушении исключительного права на полезную модель к патенту № 190261, где заявил о незаконности использования указанной полезной модели и потребовал прекратить ее незаконное использование и проинформировать истца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии, однако ответчик1 на претензионное письмо не ответил.

16.07.2020 ответчик1 направил истцу письмо № 258, где требования истца не признал, проинформировал о получении ФИО5 (генеральный директор  и единственный учредитель ООО НПФ «Технология») патента на полезную модель № 196747 от 13.03.2020 «Устройство очистки скважины» с датой приоритета 19.11.2019, что, по мнению ответчика1, делает законным производство указанного оборудования (т.1, л.д.68).

Истец, изучив патент ответчика2 на полезную модель № 196747 «Устройство очистки скважины», пришел к выводу, что патент на полезную модель № 196747 с датой приоритета 19.11.2019 по своим признакам может являться зависимым по отношению к патенту на полезную модель истца № 190261 с датой приоритета 06.03.2019.

Истец обратился в экспертную организацию АНО «Судебный эксперт» с запросом  от 17.11.2020  № А000664/20-1 о проведении исследования по вопросу: является ли полезная модель по патенту № 196747 зависимой по отношению к полезной модели по патенту № 190261 или не является таковой?

В заключении специалиста АНО «Судебный эксперт» по результатам патентоведческого исследования № 875/20 от 25.11.2020 отражено, что специалистом проведен сравнительный анализ признаков независимых пунктов патентов на полезные модели № 196747 и № 190261 с привлечением материалов описания и чертежей, по результатам проведенного исследования специалист пришел к выводу о том, что в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 196747 использован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 190261, имеющей более ранний приоритет, полезная модель по патенту № 196747 является зависимой по отношению к полезной модели по патенту  № 190261 (т.1, л.д. 85-100).

Патентный поверенный (специализация - изобретения, полезные модели, промышленные образцы) ФИО10, отвечая на вопрос истца: является ли полезная модель по патенту № 196747 зависимой по отношению к полезной модели по патенту № 190261 или не является таковой, указал,  что устройство по патенту № 196747 содержит все признаки независимого пункта патента  на полезную модель № 190261, патент № 190261 использован в устройстве по патенту № 196747, патент № 190261 имеет более раннюю дату приоритета по сравнению с патентом № 196747, следовательно, патент № 196747 является зависимым по отношению к патенту № 190261 (т.1, л.д.101-111).

Истец установил, что ответчик1 на своем официальном сайте предлагает к продаже отдельные конструктивные элементы «Устройство очистки скважины комбинированное УОСК-114», а именно: комбинированную насадку-рыхлитель и устройство очистки скважин гидравлическое-УОСК-114, что удостоверено нотариальным протоколом осмотра письменных доказательств от 28.12.2020 № 77 АГ 5422096 (т.1,л.д.112-120).

Истец для проверки факта незаконного использования полезной модели по патенту № 190261 в изделии комбинированная насадка-рыхлитель (КНР-114), произведенного ответчиком1,  обратился в ООО «Сибнефтеремонт».

ООО «Сибнефтеремонт» получило от ответчика1 коммерческое предложение от 16.12.2020    № 658 на изготовление и поставку оборудования Комбинированная насадка-рыхлитель КНР-114 и заключило с ответчиком1 договор поставки № 10/12/2020/193 от 25.12.2020 на поставку комбинированной насадки-рыхлителя КНР-114 производства ответчика1 в количестве 1 шт. по цене 294 000 руб. (т.1, л.д.121-122).

В свою очередь истец заключил с ООО «Сибнефтеремонт» договор поставки от 25.12.2020 б/н, в соответствии с п. 1.1 которого ООО «Сибнефтеремонт» обязалось поставить и передать в собственность истца комбинированную насадку-рыхлитель КНР-114 производства ООО НПФ «Технология».

ООО «Сибнефтеремонт» закупило у ответчика1 комбинированную насадку-рыхлитель КНР-114, что подтверждается товарной накладной от 18.02.2021 № 42, счетом-фактурой от 18.02.2021 № 42, а также письмом ООО «Сибнефтеремонт» от 08.04.2021 № 10/04 (т.1, л.д. 123-124), затем поставило комбинированную насадку-рыхлитель КНР-114 в адрес истца по товарной накладной от 25.02.2021 № 1, счету-фактуре от 25.02.2021 № 1 (т.1, л.д. 126-127).

Комбинированная насадка-рыхлитель КНР-114 поставлена с технической документацией (т.1, л.д.128-130):

1) паспорт продукции «Комбинированная насадка-рыхлитель КНР-114» № 1688/19;

2) свидетельство об аттестации № 99А110313 от 24.08.2018 сроком по 24.08.2021;

3) заключение по ультразвуковому контролю ВИК, КП № 0137.

Истец обратился в экспертную организацию АНО «Центр патентных экспертиз» для проведения исследования по вопросу: содержит ли устройство Комбинированная насадка-рыхлитель производства ООО НПФ «Технология» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 190261 (комбинированная разбуривающая насадка)? (т.1, л.д. 131-134).

АНО «Центр патентных экспертиз» сделан вывод, что устройство (комбинированная насадка-рыхлитель, производства ООО НПФ «Технология»), представленное на исследование, содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 (т.1., л.д. 135-140).

Истец также указывает, что ответчик1 использует полезную модель № 190261 в комбинированной насадке-рыхлителе КНР-114, являющейся составным элементом производимого ответчиком1 оборудования Устройство очистки скважины комбинированное (УОСК-114), поэтому, по мнению истца, ответчик1 в устройстве очистки скважины комбинированном (УОСК-114) использует как патент истца на полезную модель № 190261, так и патент ответчика2 на полезную модель № 196747, который является зависимым по отношению к полезной модели истца по патенту № 190261.

Истец указывает, что цена одного изделия, воспроизводящего полезную модель истца № 190261, является высокой и составляет 294 000 рублей.

Высокой является также стоимость услуг по очистке скважин, оказываемых с использованием спорного оборудования, цена аналогичных услуг у лицензиата истца ООО «Инженерный нефтяной технический центр», оказываемых с использованием оборудования истца КОС ПС-КН «Комплекс очистки скважин, осложненных проппантными пробками после ГРП и солевыми отложениями» (в модификациях ПС254- КН01, ПС254-КН02, ПС254-КН03), составляет от 40 800 рублей до 74 730 рублей за одну спускоподъемную операцию, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по очистке забоя скважин исполнителя ООО «Инженерный нефтяной технический центр».

При этом «жизненный цикл» оборудования, как указал истец, до его полной амортизации (износа) составляет 25 спускоподъемных операций, соответственно, с использованием одной единицы оборудования стоимость услуг по очистке скважин составляет от 1 020 000 до 1 868 250 руб., после этого оборудование не пригодно к дальнейшей эксплуатации, необходимо изготовление нового оборудования.

Истец считает, что финансовая выгода ответчиков от незаконного производства и применения устройства очистки скважины комбинированного (УОСК-114), а также незаконного производства, применения и продажи комбинированной насадки-рыхлителя КНР-114 будет являться значительной в силу дороговизны данного оборудования, необходимости его частого обновления (замены) при эксплуатации, а также высокой стоимости услуг по очистке скважин с его применением.

Истец указывает, что непосредственное производство и введение в гражданский оборот (продажу, предложение к продаже) контрафактного оборудования осуществляет ответчик1, в тоже время ответчик2 является патентообладателем зависимой полезной модели № 196747, которую при производстве оборудования использует ответчик1, соответственно, по мнению истца, ответчик1 не может использовать полезную модель № 196747 без согласия патентообладателя ответчика2, поскольку ему принадлежит исключительное право использования полезной модели.

Поскольку ответчик2 является генеральным директором и единственным участником ответчика1, все действия по незаконному использованию ответчиком1 зависимой полезной модели, включая производство, продажу, иное введение в гражданский оборот спорного оборудования не могли осуществляться иначе, как по прямому указанию ответчика2.

Истец указывает на то, что со стороны ответчиков имеет место сразу несколько правонарушений, включая:

1) производство комбинированных насадок-рыхлителей-114, которое осуществляется ответчиком1 с незаконным использованием патента истца № 190261;

2) производство устройств очистки скважин комбинированных УОСК-114, которое осуществляется ответчиками совместно: ответчиком1 как заводом-изготовителем и ответчиком2 как правообладателем патента на полезную модель № 196747 (зависимую от полезной модели истца), использованной в оборудовании УОСК-114;

3) предложение к продаже контрафактного оборудования на сайте https://spf-technology.ru/ (протокол осмотра письменных доказательств от 28.12.2020 № 77 АГ 5422096), при этом администратором сайта (владельцем доменного имени) согласно сервису WHOIS выступает ответчик1;

4) продажа комбинированной насадки-рыхлителя-114, осуществляемая ответчиком1, что, в частности, подтверждается документами на поставку данного изделия ответчиком1 в адрес ООО «Сибнефтеремонт»;

5) применение устройства очистки скважины комбинированного УОСК-114, осуществляемого третьим лицом (учрежденным и руководимым ответчиком2 ООО «Технология Буровой Инженерный Сервис»), как подрядной организацией и ответчиком2 как патентообладателем зависимой полезной модели № 196747, без разрешения которого данную полезную модель третье лицо не могло бы использовать, что подтверждается уведомлением ООО «НЕККО» от 16.10.2019 № 161/1 с приложениями.

Истец ссылается на длительность, существенность и злостность нарушения ответчиками исключительного права истца на полезную модель, в связи с чем обратился в арбитражный суд с настоящими иском.

Суд первой инстанции, установил, что изделие «Комбинированная насадка-рыхлитель-114» производства ООО НПФ «Технология» имеет следующие признаки полезной модели, приведенной в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 «Комбинированная разбуривающая насадка»:

№ 1 - комбинированная разбуривающая насадка;

№ 2 - включающая внешнюю фрезу;

№ 3 - и внутреннюю фрезы;

№ 4 - корпус насадки;

№ 5 - /корпус насадки/, оснащенный муфтой;

№ 6 - вставленной подвижно в корпус насадки;

№ 7 - /насадка, включающая/ гайку с закрепленной на ней внешней фрезой;

№ 8 - винт, вращающийся в корпусе;

№ 9 - с внутренней фрезой на конце;

№ 10 - пружину.

Суд первой инстанции установил отсутствие факта использования в изделии «Комбинированная насадка-рыхлитель-114» признака формулы полезной модели по патенту № 190261 «пружина, раздвигающая муфту и гайку на величину полного рабочего хода».

Суд первой инстанции пришел к выводу, что патент ответчика2 по свидетельству РФ № 196747 является действующим и самостоятельным (независимым от патента истца), поскольку имеет признак, отличающий его от патента истца по свидетельству РФ № 190261, в связи с чем отказал в удовлетворении иска.

Заслушав объяснения представителей истца и ответчика1, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд апелляционной инстанции считает, что вывод суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием полезной модели считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Как разъяснено в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть перечень правомочий, входящих в состав исключительного права, приведенный в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Поскольку разрешение вопросов об использовании каждого признака независимого пункта формулы на полезную модель истца к патенту № 190261 в изделии КНР-114 и полезной модели ответчика2 по патенту № 196747 находится в области специальных познаний, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости назначения судебной экспертизы.

С учетом мнения сторон и обстоятельств дела определением суда первой инстанции назначена судебная экспертиза оборудования комбинированной насадки-рыхлителя КНР-114 производства ООО НПП «Технология» и экспертиза полезных моделей по патентам № 190261 и № 196747, производство экспертизы поручено Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»: экспертам ФИО7 и ФИО6 (далее – эксперты РГАИС).

Суд первой инстанции на разрешение экспертов поставил вопросы:

1. Содержит ли изделие «Комбинированная насадка-рыхлитель-114» производства ООО НПФ «Технология» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 (комбинированная разбуривающая насадка)?

2. Вставлена ли подвижно обгонная муфта в корпус комбинированной насадки-рыхлителя производства ООО НПФ «Технология»?

3. Возможно ли использование полезной модели в устройстве по патенту РФ № 196747 «Устройство очистки скважины» без использования полезной модели по патенту РФ № 190261 «Комбинирующая разбуривающая насадка»?

4. Является ли полезная модель по патенту РФ № 196747 зависимой по отношению к полезной модели по патенту № 190261 или не является таковой?

5. Вставлена ли подвижно обгонная муфта в корпус насадки устройства очистки скважины по патенту на полезную модель № 196747?

6. Является ли фреза-райбер (1) по патенту на полезную модель № 196747 частным случаем внутренней фрезы (7) по патенту на полезную модель № 190261?

25.01.2022 в материалы дела поступило заключение экспертов ФИО7 и ФИО6 (далее - заключение № 1, т.4, л.д. 70-140).

Экспертами для ответа на вопрос № 1 - содержит ли изделие «Комбинированная насадка-рыхлитель-114» производства ООО НПФ «Технология» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 (комбинированная разбуривающая насадка)?, каждый признак изделия исследован и сопоставлен с признаками независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 190261, результат анализа эксперты представили в таблице № 1 заключения (т.4, л.д.82-88):

Признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 190261

Признаки изделия «Комбинированная насадка рыхлитель – 114» и сопоставительный анализ их с признаками формулы патента № 190261

№ 1

Комбинированная разбуривающая насадка

Содержится «комбинированная разбуривающая насадка»

Назначение изделия КНР-114 и устройства по полезной модели № 190261 совпадают – оба являются комбинированными разбуривающими насадками, предназначенными для очистки забоя

№ 2

включающая внешнюю /фрезу/

Содержится внешняя фреза

№ 3

и внутреннюю фрезы

Содержится «внутренняя фреза»

№ 4

корпус насадки

Содержится «корпус насадки»

№ 5

/корпус насадки/, оснащенный муфтой

Содержится «муфта»

№ 6

вставленной подвижно в корпус насадки

Обгонная муфта – это муфта свободного хода для соединения соосных валов или вала со свободно сидящей на нем деталью, передающее от ведущего звена к ведомому вращательное движение и крутящий момент только в одном направлении. Из определения самого понятия «обгонная муфта» очевидно для специалиста следует, что это механизм свободного хода, передающий крутящий момент только в одном направлении, и в противоположном направлении муфта вращается внутри корпуса, то есть муфта вставлена подвижно (имеет подвижность в корпусе.

№ 7

/насадка, включающая/ гайку с закрепленной на ней внешней фрезой

Содержится признак /насадка, включающая/ «гайку с закрепленной на ней внешней фрезой»

В изделии КНР-114 насадка включает гайку.

А внешняя фреза крепится к насадке (ее корпусу) гайкой (также как и в патенте полезной модели№ 190261 (согласно формуле).

№ 8

винт, вращающийся в корпусе

Содержится «винт, вращающийся в корпусе»

№ 9

с внутренней фрезой н а конце

Содержится признак «винт/ с внутренней фрезой на конце»

№ 10

пружину

Содержится «пружина»

№ 11

/пружину/, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода

Содержится признак «/пружину/, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода»

При осмотре установлено, что конструкцией насадки полностью обеспечена технологическая возможность раздвижения пружиной муфты и гайки на величину полного рабочего хода

Экспертами установлено, что все 11 (одиннадцать) признаков независимого пункта формулы патента РФ № 190261 использованы в изделии «Комбинированная насадка-рыхлитель-114» производства ООО НПФ «Технология».

Экспертами для ответа на вопрос № 2 - вставлена ли подвижно обгонная муфта в корпус комбинированнной насадки-рыхлителя производства ООО НПФ «Технология»?» исследованы элементы указанного изделия, в частности, муфта и корпус, их функции, результат, который обеспечивается элементами в работе изделия, возможность перемещения муфты относительно корпуса.

В процессе осмотра в присутствии участников процесса экспертами установлено, что обгонная муфта в исследуемом изделии имеет возможность двигаться относительно корпуса, находясь внутри него.

Обгонная муфта - это муфта свободного хода, устройство для соединения двух соосных валов или вала со свободно сидящей на нем деталью, передающее от ведущего звена к ведомому вращательное движение и крутящий момент только в одном направлении. Обгонные муфты используются, в частности, для устранения обратного вращения вала («Большая советская энциклопедия» под редакцией ФИО11, Москва, Советская энциклопедия, третье издание, 1974, т. 18., с. 177, колонка 518).

Из определения самого понятия «обгонная муфта» очевидно для специалиста следует, что это механизм свободного хода, передающий крутящий момент только в одном направлении, в противоположном направлении муфта вращается внутри корпуса, то есть муфта вставлена подвижно (имеет подвижность) в корпусе.

Экспертами для ответа на вопрос № 3 - возможно ли использование полезной модели в устройстве по патенту РФ № 196747 «Устройство очистки скважины» без использования полезной модели по патенту РФ № 190261 «Комбинированная разбуривающая насадка?» исследован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 196747 и сопоставлен с каждым признаком формулы полезной модели по патенту РФ № 190261, результат анализа экспертами представлен в таблице № 2 заключения (т.4, л.д.90-98):

№ признака

Признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 190261

Признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 1946747

Анализ совпадения признаков формул по патенту № 190261 и по патенту № 196747

№ 1

Комбинированная разбуривающая насадка

Насадку-рыхлитель

Имеется в формулах обоих патентов признак «комбинированная разбуривающая насадка»

№ 2

Включающая внешнюю /фрезу/

Насадка-рыхлитель включает… коронку с зубьями

Имеется в формулах обоих патентов признак «внешняя фреза»

Внешняя фреза и коронка с зубьями - один и тот же элемент.

№ 3

внутреннюю фрезы.

фрезу-райбер

Имеется в формулах обоих патентов признак «внутренняя фреза»

Фреза-райбер по патенту полезной модели № 196747 является внутренней фрезой

Фреза-райбер по патенту полезной модели № 196747 и внутренняя фреза по патенту полезной модели № 190261 имеют одинаковое расположение внутри разбуривающих насадок.

№ 4

корпус насадки,

корпус

Имеется в формулах обоих патентов признак «корпус насадки».

В обоих патентах элемент корпус - одинаковый.

№ 5

оснащенный муфтой,

обгонную муфту,

Имеется в формулах обоих патентов признак «муфта», выполняющий одинаковые функции

Обгонная муфта - муфта свободного хода, устройство для соединения двух соосных валов или вала со свободно сидящей на нем деталью, передающее от ведущего звена к ведомому вращательное движение и крутящий момент только в одном направлении. Обгонные муфты используются, в частности, для устранения обратного вращения вала (Пояснение 3, страница 177, колонка 518).

1. Функции муфты в патенте полезной модели № 196747:

- «за счёт обгонной муфты 7 вращение фрезы-райбера 1 не происходит и одновременно коронка с зубьями 2 вращается» (см. страница описания 5, строки 44-45)

- «Обгонная муфта 7 не позволяет вращаться валу в обратную сторону» (см. страница описания 5, строки 48-49)

2. Функции муфты в патенте полезной модели № 190261: посредством муфты прекращается движение внутренней фрезы и исключается вращение винта в обратную сторону.

См. описание полезной модели № 190261: через муфту 1 передается усилие на зубья наружной (внешней) фрезы 6 (см. страница 2, строки 44-46). Посредством винта (3), закрепленного через муфту 1 (см. фигуру 1) и гайки (5) осевая нагрузка преобразуется во вращение, что позволяет вращаться и выдвигаться внутренней фрезе 7, которая расположена на конце винта 3 (см. страница 2, строки 49, страница 3, строки 1-2). При снижении нагрузки пружина 4, раздвигающая муфту 1 (см. страница 2, строки 39-40), возвращает внутреннюю фрезу 7 в исходное положение (см. страница 3, строки 2-3). Перемещение внутренней и внешних фрез является взаимным поступательно-вращательным.

Т.о. муфта по патенту полезной модели № 190261 также является обгонной.

№ 6

вставленной

подвижно в корпус насадки,

Имеется с

учетом описания полезной модели № 196747.

Из признака «обгонная муфта» с очевидностью следует подвижность муфты в корпусе насадки.

В формулах обоих патентов муфта подвижно вставлена в корпус насадки

1. «муфтой, вставленной подвижно в корпус насадки» (см. описание полезной модели № 196747, страница 1, колонка 2).

2. Из определения понятия «обгонная муфта» (см. выше) следует, что это механизм свободного хода, передающий крутящий момент только в одном направлении. То есть в противоположном направлении муфта просто свободно вращается, что подразумевает ее подвижность в корпусе.

№ 7

гайку с закрепленной на ней внешней фрезой,

гайку

Имеется в формулах обоих патентов признак «гайка с закрепленной на ней внешней фрезой»

1. На чертеже фигуры 1 полезной модели № 196747 гайка обозначена под позицией 3, внешняя фреза (коронка с зубьями) под позицией 2.

2. На чертеже фигуры 1 полезной модели № 190261 гайка обозначена под позицией 5, внешняя фреза под позицией 6.

3. «В нижней части корпуса неподвижно закреплена гайка 3, через которую проходит вал 4 и коронка 2 с зубьями»

№ 8

винт,

вращающийся в корпусе,

винтовой вал

Имеется в формулах обоих патентов признак «винт, вращающийся в корпусе»

1. Винтовой вал (фигура 1 позиция 4 патента полезной модели № 196747) - это такой же признак, что и в патенте полезной модели № 190261- винт (фигура 1 позиция 3);

2. Винтовой вал 4 находится в корпусе 6

Вал - вращающаяся деталь машины, передающая крутящий момент.

Из определения следует, что вращение - это неотъемлемая функция вала, присущая также и винтовому валу в патенте полезной модели № 196747.

3. Вращение винтового вала по патенту полезной модели № 196747 следует также из описания - «не позволяет валу вращаться в обратную сторону» (страница 5, строки 47-48 описания).

№ 9

свнутренней фрезой на конце,

В обоих патентах на конце винта закреплена внутренняя фреза.

Фреза-райбер 1 закреплена на нижнем конце вала 4 (описание полезной модели № 19674, страница 4, строки 46-47; фигура 1), точно также как и внутренняя фреза 7 закреплена на конце винта 3 (описание полезной модели № 190261, страница 2, строки 39-40; фигура 1).

№ 10

пружину

Имеется в формулах обоих патентов признак «пружина»

№ 11

/пружину/,

раздвигающую

муфту игайку на

величинуполногорабочегохода.

В обоих патентах пружина предназначена для раздвигания муфты и гайки

1. Пружины по патентам полезной модели № 196747 и полезной модели № 190261 выполняют одинаковые функции:

- «пружина 4 возвращает внутреннюю фрезу в исходное положение» (описание полезной модели № 190261, страница 3, строки 2-3);

- «пружина 5 втягивает вал 4 в корпус 6 в исходное положение» (см. описание полезной модели № 196747, страница 5, строки 43-44).

Экспертами РГАИС также указаны дополнительные признаки формулы полезной модели по патенту № 196747:

- устройство очистки скважины, включающее последовательно соединенные снизу-вверх;

- контейнер для шлама с обратным клапаном в нижней части,образованный насосно-компрессорнымитрубами;

- сбивной клапан, отличающийся тем, что;

- внутренний поршень;

- снабженный каналами, обеспечивающими соединениевнутреннейполости

поршня свнутреннейполостьюкорпуса;

- при этом каналы выполнены под углом 12-15° к оси поршня непараллельнодругдругу;

- устройство также содержит гидравлический узел, состоящий из;

- корпуса;

- вала;

- гайки;

- уплотнительных колец;

- срезных штифтов.

Эксперты РГАИС пришли к выводу, что все 11 (одиннадцать) признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 190261 использованы в формуле полезной модели по патенту № 196747.

Экспертами для ответа на вопрос № 4 - является ли полезная модель по патенту РФ № 196747 зависимой по отношению к полезной модели по патенту № 190261 или не является таковой? исследован каждый признак независимого пункта полезной модели по патенту РФ № 190261 «Комбинированная разбуривающая насадка» и сопоставлен с соответствующим каждым признаком устройства по патенту РФ № 196747 «Устройство очистки скважины».

Эксперты установили использование одной полезной модели № 190261 в другой полезной модели № 196747, приоритет полезной модели № 190261 (приоритет от 06.03.2019) является более ранним по отношению к полезной модели № 196747 (приоритет от 19.11.2019).

Экспертами определена зависимость полезной модели по патенту РФ № 196747 по отношению к полезной модели по патенту № 190261.

Экспертами для ответа на вопрос № 5 - вставлена ли подвижно обгонная муфта в корпус насадки устройства очистки скважины по патенту на полезную модель № 196747?» изучены формула, описание, чертежи патента на полезную модель № 196747.

Из описания работы устройства по патенту на полезную модель № 196747 известно, что насадка оснащена «муфтой, вставленной подвижно в корпус насадки», эта муфта – обгонная. Эксперты пришли к выводу, что из определения понятия «обгонная муфта» очевидно для специалиста, что такая муфта - механизм свободного хода, передающий крутящий момент только в одном направлении и в противоположном направлении муфта вращается внутри корпуса, то есть муфта вставлена подвижно (имеет подвижность) в корпусе.

Экспертами для ответа на вопрос № 6 - является ли фреза-райбер (1) по патенту на полезную модель № 196747 частным случаем внутренней фрезы (7) по патенту на полезную модель № 190261? изучены формула, описание, чертежи патентов № 196747 и № 190261, а также проведен сопоставительный анализ этих понятий и соответствующих элементов.

Фреза-райбер по патенту на полезную модель № 196747 является внутренней фрезой, (см. описание патента на полезную модель 196747 страница 1 колонки 1, 2).

Элемент, названный «Фреза-райбер» по патенту на полезную модель № 196747 и элемент «внутренняя фреза» по патенту на полезную модель № 190261 имеют одинаковое расположение внутри разбуривающих насадок.

Анализ описаний патентов показал следующее.

Фреза-райбер 1 закреплена на нижнем конце вала 4 (описание патента на полезную модель № 19674, страница 4, строки 46-47; фигура 1), таким же образом, как и в патенте № 190261 закреплен аналогичный элемент - «внутренняя фреза 7 закреплена на конце винта 3» (описание патента на полезную модель № 190261, страница 2, строки 39-40; фигура 1).

Фреза - режущий многозубный (многолезвийный) инструмент в виде тела вращающегося для обработки металлов и других конструкционных материалов резанием (фрезерованием).

Райбер представляет собой тело с цилиндрическими и коническими участками с зубьями на их поверхности и предназначен для фрезерования.

В каждом патенте соответствующие элементы и фреза-райбер и внутренняя фреза выполняют одинаковые функции при эксплуатации разбуривающих насадок и движутся одинаково, выполняя вращательные движения: по патенту на полезной модели № 196747 «за счет винтовой нарезки на валу 5 и гайке 3» (см. стр. 5 строки 39-42 описания); по патенту полезной модели 190261 «посредством винта 3 и гайки 5 за счет большого шага резьбы» (см. страница 2 строка 49, страница 3 строки 1, 2 описания).

В патенте № 190261 использовано понятие «фреза», которое является родовым (более общим) по отношению к понятию «фреза-райбер» из патента № 196747 (частным по отношению к общему).

На основании проведенного исследования эксперты пришли к следующим выводам по вопросам, поставленным судом первой инстанции (т.4, л.д. 102-104).

Вопрос 1: Содержит ли изделие «Комбинированная насадка-рыхлитель - 114» производства ООО НПФ «Технология» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 «Комбинированная разбуривающая насадка»?

Изделие «Комбинированная насадка-рыхлитель - 114» производства ООО НПФ «Технология» содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 «Комбинированная разбуривающая насадка».

Вопрос 2: Вставлена ли подвижно обгонная муфта в корпус комбинированнной насадки-рыхлителя производства ООО НПФ «Технология»?

Обгонная муфта вставлена подвижно в корпус комбинированной насадки-рыхлителя производства ООО НПФ «Технология».

Вопрос 3: Возможно ли использование полезной модели в устройстве по патенту РФ № 196747 «Устройство очистки скважины» без использования полезной модели по патенту РФ № 190261 «Комбинированная разбуривающая насадка»?

Использование полезной модели в устройстве по патенту РФ № 196747 «Устройство очистки скважины» без использования полезной модели по патенту РФ № 190261 «Комбинированная разбуривающая насадка» не возможно.

Вопрос 4: Является ли полезная модель по патенту РФ № 196747 зависимой по отношению к полезной модели по патенту № 190261 или не является таковой?

Полезная модель по патенту РФ № 196747 является зависимой по отношению к полезной модели по патенту № 190261.

Вопрос 5: Обгонная муфта в корпус насадки устройства очистки скважины по патенту на полезную модель № 196747 вставлена подвижно?

Обгонная муфта вставлена подвижно в корпус насадки устройства очистки скважины по патенту на полезную модель № 196747.

Вопрос 6: Является ли фреза-райбер (1) по патенту на полезную модель № 196747 частным случаем внутренней фрезы (7) по патенту на полезную модель № 190261?

Фреза-райбер (1) по патенту на полезную модель № 196747 является частным случаем внутренней фрезы (7) по патенту на полезную модель № 190261.

В качестве приложения к экспертизе экспертами РГАИС приложен комплект фотографий изделия «Комбинированная насадка-рыхлитель-114» производства ООО НПФ «Технология» (т.4, л.д.124-140).

Истец считает, что заключения № 1 в совокупности с представленными им досудебными заключениями являлось достаточной совокупностью доказательств для разрешения спора, отсутствовала необходимость назначения судом первой инстанции дополнительной экспертизы.

Судебная коллегия, исследуя и оценивая досудебные заключения с точки зрения их достаточности для обоснованности исковых требований истца, отмечает следующее.

В материалы дела истцом представлены:

- заключение специалиста по результатам патентоведческого исследования АНО «Судебный эксперт» № 875/20 от 25.11.2020 по вопросу определения является ли полезная модель по патенту ответчика2 № 196747 зависимой от полезной модели по патенту истца № 190261 (т.1, л.д. 85-100);

- заключение патентного поверенного ФИО10 по результатам патентоведческого исследования № 01-14/10 от 14.10.2020 по аналогичному вопросу (т.1, л.д.101-111);

- заключение специалистов АНО «Центр патентных экспертиз» № 023850/6/02006/102021/И-15149 от 26.03.2021 с целью исследования: выявить использование каждого признака независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 в представленном на исследование Устройстве очистки скважины (комбинированная насадка-рыхлитель, производства ООО НПП «Технология») (т.1., л.д. 135-140).

Анализ указанных заключений не позволяет суду апелляционной инстанции прийти к выводу о соблюдении специалистами достаточного уровня глубины исследования по поставленным истцом вопросам для теоретически и экспериментально обоснованных ответов с учетом существа исследования в области полезных моделей, а также непосредственно изделия, где воплощены признаки полезных моделей, с указанием реализации конкретного технического решения.

Фактически, указанные заключения представляют собой изложение нормативной документации, описание патентов истца и ответчика2 на полезные модели, перечисление частей изделия КНР-114, что указывает на недостаточность исследования функционального назначения и принципов работы частей устройства, в котором использованы признаки формулы полезной модели по патенту № 190261, а также сравнительного анализа признаков формул полезных моделей по патенту истца и ответчика2.

Суд апелляционной инстанции критически относится к заключению патентного поверенного ФИО10 на предмет его объективности, поскольку спустя два месяца после составления заключения (14.10.2020), указанное лицо на основании доверенности № 16АА5122785 от 17.12.2020 уполномочено истцом представлять его интересы.

Ответчики, возражая против заключения экспертизы № 1, указали на применение экспертами РГАИС методически ошибочного подхода при определении признаков № 5 (/корпус насадки/, оснащенный муфтой) и № 6 (вставленной подвижно в корпус насадки) полезной модели по патенту № 190261, невозможности приравнивания признака «муфта», включенного в формулу полезной модели по патенту № 190261, и признака «обгонной муфты» формулы полезной модели по патенту № 196747, использованного в изделии КНР-114.

Кроме того, ответчик1 указывал на недостаточное обоснование и исследование экспертами РГАИС в заключении № 1 признака № 11 формулы полезной модели по патенту № 190261 (/пружину/, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода), по мнению экспертов реализованного в изделии КНР-114.

ФИО12 считает, что эксперты пришли к ошибочному выводу о том, что пружина в изделии КНР-114 раздвигает обгонную муфту и гайку на величину полного рабочего хода, поскольку «пружина» в изделии КНР-114 не раздвигает обгонную муфту и гайку на величину полного рабочего хода, а отодвигает гайку от неподвижной муфты, заставляя гайку вращаться по резьбе находящегося в неподвижном состоянии винтового вала и передавая вращение гайки внешней коронке с зубьями, неподвижность винтового вала обусловлена функцией обгонной муфты, за счёт которой при поднятии компоновки, полумуфты обгонной муфты входят в зацепление, что и не позволяет вращаться валу в обратную сторону влево.

ООО НПФ «Технология» на заключение № 1 представлено заключение № 1/2022 от 28.02.2022, выполненное специалистом ООО «Первая фирма патентных поверенных» ФИО13 и привлеченным специалистом ФИО14 (т.5, л.д. 72-88).

Из указанного заключения следует, что у рецензентов отсутствовали сомнения относительно выводов экспертов РГАИС в заключении № 1 об использовании в изделии КНР-114 признаков полезной модели истца под номерами 1, 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10, 11, при этом высказаны сомнения в отношении использования признаков № 5 и № 6 полезной модели истца в изделии КНР-114.

Рецензенты указали, что при проведении экспертизы в изделии должны быть найдены реальные признаки технического решения, а не их произвольное словесное описание. Поскольку сравниваемые признаки полезной модели истца № 5 и № 6, с одной стороны, и признак изделия «обгонная муфта», с другой стороны, описаны в нарушение принципа единообразия - разными терминами, очевидно, что для подтверждения их технической идентичности необходимо провести анализ на совпадение выполняемых ими функций, однако при ответе на вопрос суда № 1 экспертами РГАИС в заключении № 1 этого не было сделано. Вывод о том, что признак полезной модели № 5 «/корпус насадки/, оснащенный муфтой,» содержится (использован) в изделии, эксперты РГАИС по заключению № 1 сделали на основании наличия в изделии муфты обгонной, при этом игнорируя её конструктивное выполнение, обусловливающее функциональное назначение, реализованное в изделии. Рецензенты, анализируя описание полезной модели по патенту истца № 190261, в частности, существенные признаки № 5 и № 6, указали, что исходя из принципа работы устройства, муфта, приведенная в полезной модели № 190261, не является обгонной.

С учетом приведенных ответчиками доводов и доказательств, судом установлено, что, действительно, в части определения существенных признаков №№ 5, 6 экспертами РГАИС допущена неполнота исследования и ответов на вопросы суда.

Так, ссылаясь на наличие признаков № 5 и № 6 в изделии КНР-114, эксперты РГАИС указали на наличие в изделии муфты с приведением содержания термина «обгонная муфта».

В отношении признака № 11 (пружина, раздвигающая муфту и гайку на величину полного рабочего хода) эксперты РГАИС указали, что при осмотре изделия установлено, что конструкцией насадки полностью обеспечена технологическая возможность раздвижения пружиной муфты и гайки на величину полного рабочего хода, при анализе совпадения признаков формул полезных моделей истца и ответчика2 установили, что по патенту истца «пружина 4 возвращает внутреннюю фрезу в исходное положение», по патенту ответчика2 - «пружина 5 втягивает вал 4 в корпус 6 в исходное положение», и пришли к выводу, что указанный признак формулы полезной модели истца включен в формулу полезной модели ответчика2.

В соответствии с пунктом 36 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701 (далее – Требования ПМ), при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи.

Раздел описания полезной модели «Осуществление полезной модели» оформляется с учетом следующих правил:

1) для полезной модели, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается, как можно осуществить полезную модель с реализацией ею указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки (пункт 38 Требований ПМ).

Следовательно, с учетом приведенных положений, установление экспертами РГАИС в заключении № 1 использования признаков №№ 5, 6 формулы полезной модели истца в изделии КНР-114, выраженного общим понятием, а также сопоставления этих же пунктов формул полезных моделей по патентам истца и ответчика2, является недостаточно обоснованным.

Довод истца о достаточности установления такого признака формулы полезной модели по патенту истца как «муфта», который, по мнению истца, включает все виды муфт, подлежит отклонению.

Судебная коллегия отмечает, что эквивалентным признаком является признак изобретения или полезной модели, равнозначный (тождественный) при определенных условиях признаку другого охраняемого технического решения, выполняющего ту же функцию с одинаковым результатом, и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий по их использованию («ГОСТ 34888-2022. Межгосударственный стандарт. Интеллектуальная собственность. Термины и определения»).

Соответственно, объем правовой охраны полезной модели не может быть шире, чем предусмотрено формулой полезной модели, поскольку в формуле полезной модели истца нет такого признака как «обгонная муфта», являющегося частным случаем муфты, то признак формулы полезной модели истца «муфта» необходимо исследовать на предмет его необходимости для реализации одного технического решения как по патенту истца, так и по патенту ответчика2.

В силу части 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

Дополнительная экспертиза, как правило, назначается при неполноте заключения, в частности, при неточностях в заключении и невозможности устранить их путем опроса эксперта в судебном заседании, при необходимости поставить перед экспертом новые вопросы.

Суд первой инстанции, учитывая, что доводы ответчика1 направлены на устранение неполноты и недостаточной ясности в выводах экспертов РГАИС, изложенных в заключении от 30.12.2021, касающихся факта использования ответчиком двух признаков формулы полезной модели по патенту № 190261 истца в изделии ответчика КНР-114 (№ 5 «/Корпус насадки/ оснащённый муфтой» и № 6 «вставленной подвижно в корпус насадки»), пришел к обоснованному выводу о назначении дополнительной экспертизы по делу.

Определением суда первой инстанции от 22.07.2022 удовлетворено ходатайство ООО НПФ «Технология», назначена судебная дополнительная патентно-техническая экспертиза оборудования комбинированной насадки-рыхлителя КНР-114 производства ООО НПФ «Технология», и полезных моделей по патентам № 190261 и № 196747, производство экспертизы поручено ООО Патентно-правовая фирма «Нева-Патент» эксперту ФИО8.

На разрешение эксперта судом первой инстанции поставлены вопросы:

1) Каковы функциональные свойства «муфты» в соответствии с патентом РФ № 190261 «Комбинирующая разбуривающая насадка»? Каковы функциональные свойства «муфты» в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747?

2) Совпадают ли функциональные свойства «муфты» в соответствии с патентом РФ № 190261 «Комбинирующая разбуривающая насадка» с функциональными свойствами «муфты» в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747?

3) Совпадает ли конструктивное выполнение муфт по патенту РФ № 190261 и в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114»? Является ли «муфта» по патенту № 190261 «обгонной муфтой»?

4) Как участвует в работе устройства «муфта» в соответствии с патентом РФ № 190261 и как участвует в работе устройства «обгонная муфта» в соответствии с изделием «Комбинированная насадка рыхлитель-114»?

5) Использован ли признак формулы полезной модели «/корпус насадки/оснащенный муфтой» по патенту РФ № 190261 в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114»?

6) Каким образом муфта вставлена в корпус насадки в соответствии с патентом РФ № 190261? Имеет ли муфта возможность совершать движения относительно корпуса насадки? Если имеет, то какие и в каком направлении?

7) Каким образом муфта вставлена в корпус насадки в соответствии с изделием «Комбинированная насадка рыхлитель-114»? Имеет ли муфта возможность совершать движения относительно корпуса насадки? Если имеет, то какие и в каком направлении?

8) Использован ли признак формулы полезной модели «/муфтой/, вставленной подвижно в корпус насадки» по патенту РФ № 190261 в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114»?

9) Каким образом пружина в соответствии с патентом РФ № 190261 «раздвигает муфту и гайку на величину полного рабочего хода и за счет чего?

10) Какие функции выполняет пружина в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747? Происходит ли «раздвижение муфты и гайки на величину полного рабочего хода»?

11) Использован ли признак формулы полезной модели «/пружину/, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода» по патенту РФ № 190261 в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747?

12) Совпадает ли признак формулы полезной модели по патенту РФ № 196747 «/насадка-рыхлитель включает/ обгонную муфту» с признаком формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 «/корпус насадки/ оснащен муфтой»?

13) Содержатся ли признаки полезной модели по патенту РФ № 190261 «муфта вставлена подвижно в корпус насадки», «гайка с закрепленной на ней внешней фрезой», «винт, вращающийся в корпусе, с внутренней фрезой на конце, «пружина, раздвигающая муфту и гайку на величину полного рабочего хода» в полезной модели по патенту РФ № 196747?

На основании проведенного исследования экспертом ФИО8 представлено заключение эксперта от 15.12.2022 (далее – заключение № 2), где даны ответы на вопросы суда первой инстанции (т.10, л.д.5-147).

Вопрос № 1: Каковы функциональные свойства «муфты» в соответствии с патентом РФ № 190261 «Комбинирующая разбуривающая насадка»? Каковы функциональные свойства «муфты» в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» но патенту РФ № 196747?

Ответ па вопрос 1: Функциональные свойства «муфты» в соответствии с патентом РФ № 190261 «Комбинирующая разбуривающая насадка» заключаются в том, чтобы:

- осуществлять связь комбинированной разбуривающей насадки с колонной насосно-компрессорных труб (далее - колонна НКТ) посредством присоединительной резьбы;

- в процессе работы комбинированной разбуривающей насадки передавать осевую нагрузку от веса колонны НКТ через корпус и гайку на зубья наружной и внутренней фрез.

В изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту № 196747 применено две муфты разного типа:

- соединительная муфта, роль которой выполняет подвижный полый поршень;

- обгонная муфта.

Функциональные свойства первой «муфты» (поршня) заключаются в том, чтобы:

- осуществлять связь насадки-рыхлителя с колонной НКТ посредством переводника;

- в процессе работы передавать осевую нагрузку от веса колонны НКТ через корпус и гайку на коронку с зубьями и фрезу-райбер.

Функциональные свойства второй «муфты» (обгонной муфты) заключаются в том, чтобы:

- передавать вращающий момент на корпус насадки-рыхлителя в одном направлении, создавая при этом эффект ударно-вращательного воздействия;

- соединять между собой полый поршень и винтовой вал и, как следствие, передавать осевую нагрузку от веса колонны НКТ через сопряженные между собой детали насадки-рыхлителя на зубья фрезы-райбера и коронки с зубьями.

Вопрос № 2: Совпадают ли функциональные свойства «муфты» в соответствии с патентом РФ № 190261 «Комбинирующая разбуривающая насадка» с функциональными свойствами «муфты» в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 1967477?

Ответ на вопрос № 2:

Функциональные свойства «муфты» в соответствии с патентом РФ № 190261 совпадают с функциональными свойствами «муфты» в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-1 14» по патенту РФ № 196747, если под «муфтой» в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747 понимать полый поршень.

Функциональные свойства «муфты» в соответствии с патентом РФ № 190261 не совпадают с функциональными свойствами «муфты» в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747, если под «муфтой» в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747 понимать обгонную муфту.

Вопрос № 3: Совпадает ли конструктивное выполнение муфт по патенту РФ № 190261 и в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114»? Является ли «муфта» по патенту № 190261 «обгонной муфтой»?

Ответ на вопрос № 3:

Конструктивное выполнение муфт по патенту РФ № 190261 и в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» совпадает в части соединительных муфт (муфта 1 из патента РФ № 190261 и поршень 13 в изделии), но не совпадает в части соединительной муфты 1 из патента РФ № 190261 и обгонной муфты в изделии.

«Муфта» по патенту № 190261 не является «обгонной муфтой».

Вопрос № 4: Как участвует в работе устройства «муфта» в соответствии с патентом РФ № 190261 и как участвует в работе устройства «обгонная муфта» в соответствии с изделием «Комбинированная насадка рыхлитель-114»?

Ответ на вопрос № 4:

Муфта по патенту РФ № 190261 участвует в работе комбинированной насадки следующим образом: находясь в соединении с колонной НКТ, осуществляет транзит осевой нагрузки (веса колонны) на наружную фрезу и параллельно, через винт, на внутреннюю фрезу. По мере углубления внутренней фрезы в породу, нагрузка на нее снижается. Т.е. муфта работает как соединительный элемент между колонной НКТ и фрезами, обеспечивая при этом доведение осевой нагрузки до них, позволяя винту свободно вращаться в обе стороны при осевых перемещениях в обоих (вправо/влево в плоскости Фиг. 1 или вверх/вниз в рабочем положении) направлениях.

Поскольку при осмотре не было предъявлено изделия «Комбинированная насадка рыхлитель-114» в функционирующем виде, то исходя из произведенного осмотра изделия «Комбинированная насадка рыхлитель-114» в сборном и разборном виде и, руководствуясь патентом РФ № 196747 и общими техническими познаниями, можно предположить следующее.

Обгонная муфта в соответствии с изделием «Комбинированная насадка рыхлитель-114» участвует в работе следующим образом: осевая нагрузка, создаваемая весом колонны НКТ, через полый поршень передается на обгонную муфту, на винтовой вал и далее на фрезу-райбер. Под действием осевой нагрузки винтовой вал, имеющий винтовую поверхность и образующий с неподвижной гайкой винтовую пару, начинает вращаться и одновременно перемещаться вдоль оси по направлению вниз. Обгонная муфта, соединяющая винтовой вал и полый поршень за счет особенности своей конструкции исключает передачу вращательного движения реверсом - от винтового вала к полому поршню («выбирается свободный ход обгонной муфты»). Пружина при этом сжимается. При достижении полного сжатия пружины происходит остановка перемещения и вращения фрезы-райбер, закрепленного на винтовом валу.

Вопрос № 5: Использован ли признак формулы полезной модели «/корпус насадки/оснащенный муфтой» по патенту РФ № 190261 в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114»?

Ответ на вопрос № 5:

Признак формулы полезной модели «/корпус насадки/оснащенный муфтой» по патенту РФ № 190261 использован в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» в той части, если под муфтой понимать поршень изделия «Комбинированная насадка рыхлитель-114».

Признак формулы полезной модели «/корпус насадки/оснащенный муфтой» по патенту РФ № 190261 не использован в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» в той части, если под муфтой понимать обгонную муфту изделия «Комбинированная насадка рыхлитель-114».

Вопрос № 6: Каким образом муфта вставлена в корпус насадки в соответствии с патентом РФ № 190261? Имеет ли муфта возможность совершать движения относительно корпуса насадки? Если имеет, то какие и в каком направлении?

Ответ на вопрос № 6:

Муфта в соответствии с патентом РФ № 190261 располагается соосно с корпусом и имеет участок цилиндрической формы с внешним диаметром, позволяющим муфте свободно входить внутрь корпуса. Муфта имеет одну степень свободы - продольное осевое перемещение в обоих направлениях (вправо/влево в плоскости Фиг. 1 или вверх/вниз в рабочем положении).

Вопрос № 7: Каким образом муфта вставлена в корпус насадки в соответствии с изделием «Комбинированная насадка рыхлитель-114»? Имеет ли муфта возможность совершать движения относительно корпуса насадки? Если имеет, то какие и в каком направлении?

Ответ на вопрос № 7:

В изделии присутствует две муфты: соединительная (поршень) и обгонная муфта.

Поршень располагается соосно с корпусом и имеет участок цилиндрической формы с внешним диаметром, позволяющим ему свободно входить внутрь корпуса, через обгонную муфту соединяется с винтовым валом.

Обгонная муфта размещается внутри корпуса, соосно с ним, она состоит из храповика, соединенного с полым поршнем и обратного храповика, соединенного с винтовым валом.

Функциональные свойства обоих муфт относятся к функциональным признакам и однозначно установить их в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» можно только под рабочей нагрузкой (усилие сжатия пружины не менее 5кН) (т.1, л.д.60).

Поскольку при осмотре не было предъявлено изделия «Комбинированная насадка рыхлитель-114» в функционирующем виде, то исходя из произведенного осмотра изделия «Комбинированная насадка рыхлитель-114» в сборном и разборном виде и, руководствуясь патентом РФ № 196747] и общими техническими познаниями, можно предположить следующее.

Поршень имеет возможность осевого поступательного перемещения внутри корпуса.

Обгонная муфта как функциональное целое имеет одну степень свободы в продольном (аксиальном) направлении, при этом один из храповиков может вращаться относительно другого храповика (неподвижного) только в одну сторону.

Вопрос № 8: Использован ли признак формулы полезной модели «/муфтой , вставленной подвижно в корпус насадки» по патенту РФ №190261 в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114»?

Ответ на вопрос № 8:

Признак формулы полезной модели «/муфтой/, вставленной подвижно к корпус насадки» по патенту РФ № 190261 использован в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» в той части, если под муфтой понимать поршень изделия «Комбинированная насадка рыхлитель-114».

Признак формулы полезной модели «/муфтой/, вставленной подвижно в корпус насадки» по патенту РФ № 190261 не использован в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» в той части, если под муфтой понимать обгонную муфту изделия «Комбинированная насадка рыхлитель-1 14».

Вопрос № 9: Каким образом пружина в соответствии с патентом РФ № 190261 «раздвигает муфту и гайку на величину полного рабочего хода и за счет чего?

Ответ на вопрос № 9:

Пружина по полезной модели по патенту № 190261 установлена соосно с корпусом устройства, при этом верхний (левый в плоскости Фиг. 1) торец пружины упирается в муфту, а нижний (правый в плоскости Фиг. 1) - в гайку. При ходе муфты по направлению вниз (вправо в плоскости Фиг. 1), пружина сжимается. Величина осадки пружины равна рабочему полному рабочему ходу винта. Накопленная потенциальная энергия пружины при снятии осевой нагрузки переходит в свою кинетическую энергию и возвращает внутреннюю фрезу в исходное положение, раздвигая муфту и гайку также в свои исходные точки. Разжимание пружины при этом равно полному рабочему ходу винта.

Вопрос № 10: Какие функции выполняет пружина в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747? Происходит ли «раздвижение муфты и гайки на величину полного рабочего хода»?

Ответ на вопрос № 10:

Пружина в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747 установлена соосно с корпусом устройства, при этом верхний (правый в плоскости Фиг. 1) торец пружины упирается в обгонную муфту, а нижний (левый в плоскости Фиг. 1) - в гайку. При ходе обгонной муфты по направлению вниз (влево в плоскости Фиг. 1), пружина сжимается. Величина осадки пружины 5 равна полному рабочему ходу вала.

Вал с закрепленной на нем обгонной муфтой после сжатия пружины не возвращается в исходное положение, т.к. обгонная муфта неподвижна относительно вала и не дает ему вращаться в обратную сторону. Следовательно, пружина при снятии нагрузки разжимается и давит на гайку, которая, благодаря резьбовому соединению с валом, вращаясь, опускается вниз (влево в плоскости Фиг. 1), отодвигаясь от обгонной муфты и полого поршня.

При работе пружины не происходит «раздвижения муфты и гайки на величину полного рабочего хода».

Вопрос № 11: Использован ли признак формулы полезной модели «/пружину/, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода» по патенту РФ № 190261 в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747?

Ответ на вопрос № 11:

Признак полезной модели по патенту РФ № 190261 «пружина, раздвигающая муфту и гайку на величину полного рабочего хода» не использован в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» но патенту РФ № 196747.

В полезной модели по патенту РФ № 196747 происходит отодвижение гайки, а вместе с ней и коронки с зубьями, от обгонной муфты и от жестко связанного с ней поршня (аналог муфты по патенту №190261), при этом обгонная муфта и поршень остаются неподвижными.

Вопрос № 12: Совпадает ли признак формулы полезной модели по патенту РФ № 196747 «/насадка-рыхлитель включает/ обгонную муфту» с признаком формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 «/корпус насадки оснащен муфтой»?

Ответ на вопрос № 12:

Признак формулы полезной модели по патенту РФ № 196747 «/насадка- рыхлитель включает/ обгонную муфту» не совпадает с признаком формулы полезной модели по патенту РФ №190261 «/корпус насадки/ оснащен муфтой». Поскольку обгонная муфта по патенту РФ № 196747 и муфта по патенту РФ № 190261 являются разными конструктивными элементами.

Вопрос № 13: Содержатся ли признаки полезной модели по патенту РФ № 190261 «муфта вставлена подвижно в корпус насадки», «гайка с закрепленной на ней внешней фрезой», «винт, вращающийся в корпусе, с внутренней фрезой на конце, «пружина, раздвигающая муфту и гайку на величину полного рабочего хода» в полезной модели по патенту РФ № 196747.

Ответ на вопрос № 13:

Признаки полезной модели по патенту РФ № 190261 «муфта вставлена подвижно в корпус насадки», «гайка с закрепленной на ней внешней фрезой», «винт, вращающийся в корпусе, с внутренней фрезой на конце» содержатся в полезной модели по патенту РФ № 196747.

Признак полезной модели по патенту РФ № 190261 «пружина, раздвигающая муфту и гайку на величину полного рабочего хода» не содержится в изделии «Комбинированная насадка рыхлитель-114» по патенту РФ № 196747.

В полезной модели по патенту РФ № 196747 происходит отодвижение гайки, а вместе с ней и коронки с зубьями, от обгонной муфты и от жестко связанного с ней поршня (аналог муфты по патенту № 190261), при этом обгонная муфта и поршень остаются неподвижными.

Истцом высказаны возражения относительно выводов, изложенных экспертом в заключении № 2, а также представлены рецензии на экспертное заключение № 2 (т.11, л.д. 10-18, 26-37).

Рецензия от 03.02.2023 на заключение дополнительной судебной экспертизы, подготовленная ФИО15, не принимается судом апелляционной инстанции в качестве доказательства, опровергающего заключение дополнительной экспертизы. Так, пункты 1.1 – 1.7 рецензии представляют собой замечания лица, основанные на его субъективном мнении относительно применяемой терминологии, в то время как методологические основы и способ изложения исследовательской части, выводов определяются экспертом, назначенному судом в установленном порядке. Пункты 2-4 заключения содержат оценку «технической части» заключения, при этом эксперт ФИО8 имеет техническое образование, непосредственно осуществляющая свою деятельность в области техники и механизмов что позволяет говорить об обоснованных и квалифицированных выводах. Пункты 5.1 – 5.4 рецензии также содержат субъективное мнение специалиста относительно полноты экспертного исследования, выводах о необходимости указания отдельных принципов, в то время как такие выводы содержанием патентов, нормативно-технической документацией не подтверждены.

Рецензия специалиста ФИО16 от 03.02.2023 фактически построена на выводах об исследовании экспертом дополнительных признаков полезной модели, а также исключительно на представлении рецензента об исследовании обстоятельств, не входящих в предмет исследования эксперта (в то время как экспертом даны пояснения относительно причин и условий исследования и иных признаков патента № 196747, конструкции изделия КНР-114, а также предварительные пояснения о случаях анализа патента № 196747, а также о случаях анализа изделия КНР-114), в связи с чем рецензия в качестве доказательства, опровергающего заключения № 2 также не принимается судом апелляционной инстанции. Более того, рецензент представил свои варианты ответов на вопросы суда, в то время как в рецензии объекты исследования (патенты, изделия), методы и т.д. не определены, соответственно, выводы специалиста являются субъективным толкованием выводов судебного эксперта.

03.03.2023 судом первой инстанции заслушаны пояснения экспертов ФИО8, ФИО6, ФИО7 (она же ФИО17) по вопросам, представленным сторонами по заключениям № 1 и № 2, и заданным судом (стенограмма судебного заседания от 03.03.2023, т.11, л.д.137-162).

Кроме того, 14.03.2023 экспертом ФИО8 через систему «Мой арбитр» в суд первой инстанции направлены ответы на поставленные перед ней вопросы в письменном виде.

Суд первой инстанции, исследовав заключение экспертов РГАИС № 1, заключение эксперта ФИО8 № 2, заслушав пояснения экспертов ФИО8, ФИО6, ФИО7 (она же ФИО17) по вопросам, представленным сторонами по заключениям № 1 и № 2, заданным судом, пришел к выводу, что что изделие «Комбинированная насадка-рыхлитель - 114» производства ООО НПФ «Технология» имеет следующие признаки полезной модели, приведенной в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 190261 «Комбинированная разбуривающая насадка»:

№ 1 - комбинированная разбуривающая насадка;

№ 2 - включающая внешнюю фрезу;

№ 3 - и внутреннюю фрезы;

№ 4 - корпус насадки;

№ 5 - /корпус насадки/, оснащенный муфтой;

№ 6 - вставленной подвижно в корпус насадки;

№ 7 - /насадка, включающая/ гайку с закрепленной на ней внешней фрезой;

№ 8 - винт, вращающийся в корпусе;

№ 9 - с внутренней фрезой на конце;

№ 10 - пружину.

Суд первой инстанции установил отсутствие факта использования в изделии «Комбинированная насадка-рыхлитель-114» и, как следствие, в устройстве УОСК-114 признака формулы полезной модели по патенту № 190261 «пружина, раздвигающая муфту и гайку на величину полного рабочего хода», так как в изделии происходит отодвижение гайки от неподвижной (в данный момент) муфты, а также отсутствие указанного признака в формуле полезной модели по патенту ответчика2 № 196747, что исключает вывод о зависимости патента ответчика2 на полезную модель № 196747 от патента истца на полезную модель № 190261.

Суд апелляционной инстанции считает, что экспертные заключения №№ 1, 2 соответствуют положениям статьям 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако в заключении № 1 эксперты РГАИС неправильно истолковали признак полезной модели истца – муфта, вместе с тем, указанное было устранено экспертом ФИО8 в заключении № 2.

Так, экспертом в ходе проведения дополнительной экспертизы представлен сопоставительный анализ признаков полезных моделей по патентам № 190261 и № 196747 (листы 36-39 экспертного заключения, т.10, л.д.40-43), а также сравнение признаков полезной модели по патенту № 190261 и изделия КНР-114 (листы 43-44 экспертного заключения, т.10, л.д.46-47).

По результатам проведения указанного сравнительного анализа экспертом ФИО8 установлено, что в полезной модели по патенту № 196747 включены, а в изделии КНР-114 использованы существенные признаки формулы полезной модели по патенту № 190261, а именно:

Полезная модель по патенту № 190261 (формула)

Полезная модель по патенту № 196747 (формула и описание)

Изделие «Комбинированная насадка рыхлитель КНР-114»

Результат сравнения

использован/ не использован

Комбинированная разбуривающая насадка, включающая

Устройство очистки скважины, включающее насадку-рыхлитель

Комбинированная насадка рыхлитель КНР-114

использован

внешнюю и внутреннюю фрезы,

насадка-рыхлитель включает ... коронку с зубьями, фрезу-райбер,

коронка с зубьями, фреза-райбер

использован

корпус насадки,

насадка-рыхлитель включает корпус

корпус

использован

оснащенный муфтой,

внутренний полый поршень, снабженный каналами, обеспечивающими соединение внутренней полости поршня с внутренней полостью корпуса,

насадка-рыхлитель включает обгонную муфту

полый поршень, переводник, гайка корпусная

использован

вставленной подвижно в корпус насадки,

внутреннего подвижного полого поршня

полый поршень вставлен в корпус подвижно

использован

гайку с закрепленной на ней внешней фрезой,

в нижней части корпуса неподвижно закреплена гайка

гайка, на ней закреплена фреза-райбер

использован

винт, вращающийся в корпусе,

на поршне в нижней его части через обгонную муфту закреплён винтовой вал

винтовой вал, вращающийся в корпусе

использован

с внутренней фрезой на конце,

на нижнем конце вала

закреплена фреза-райбер, армированная

твердосплавной напайкой

на винтовом валу закреплена фреза-райбер

использован

пружину,

насадка-рыхлитель включает пружину

пружина

использован

раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода.

пружина втягивает вал в корпус в исходное положение

пружина распрямляясь, отодвигает гайку с закрепленными на ней корпусом и коронкой с зубьями от обгонной муфты ответная часть храповика, кольцо фиксирующее и, соответственно, от поршня

не использован

Таким образом, экспертом ФИО8 в заключении № 2, по сравнению с заключением № 1 экспертов РГАИС, дополнительно установлено включение в формулу полезной модели ответчика2 и использование в изделии КНР-114 такого признака полезной модели истца по патенту № 190261 как муфта, определено ее функциональное назначение для технического решения.

Функциональные свойства муфты по патенту № 190261:

- осуществлять связь комбинированной разбуривающей насадки с колонной насосно-компрессорных труб (далее - колонна НКТ) посредством присоединительной резьбы (описание к патенту, стр. 2, строки 41-43);

- в процессе работы комбинированной разбуривающей насадки передавать осевую нагрузку от веса колонны НКТ через корпус 2 и гайку 5 на зубья наружной и внутренней фрез 6, 7 (описание к патенту, стр. 2. строки 44-48).

Эксперт ФИО8 пришла к выводу, что исходя из ее описания, муфта представляет собой классическую соединительную муфту.

Экспертом ФИО8 установлено включение в формулу полезной модели по патенту № 196747 двух муфт:

- соединительная муфта, роль которой выполняет подвижный полый поршень 9 (описание к патенту, стр. 4, строки 41-42);

- обгонная муфта 7.

Функциональные свойства одной муфты (поршня 9) заключаются в том, чтобы:

- осуществлять связь насадки-рыхлителя 11 с колонной НКТ посредством переводника 10 (описание к патенту, стр. 4, строки 41 -42);

- в процессе работы передавать осевую нагрузку от веса колонны НКТ через корпус 6 и гайку 3 на зубья наружной фрезы (коронка с зубьями 2) и внутренней фрезы (фреза-райбер 1).

Функциональные свойства обгонной муфты 7 заключаются в том, чтобы:

- передавать вращающий момент на корпус насадки-рыхлителя 11 в одном направлении (описание к патенту, стр. 5, строки 44-48), создавая при этом эффект ударно-вращательного воздействия;

- соединять между собой полый поршень 9 и винтовой вал 4 и, как следствие, передавать осевую нагрузку от веса колонны НКТ через сопряженные между собой детали насадки-рыхлителя 11 на зубья фрезы-райбера 1 и коронки с зубьями 2 (писание к патенту, стр. 4, строки 41-43).

Экспертом ФИО8 установлено, что в изделии КНР-114 присутствует две муфты:

- соединительная (поршень 9) (фото № 6, 12-15, т.10, л.д.88, 92, 93);

- обгонная муфта (15- храповик, 10 - ответная часть храповика, 14 - кольцо фиксирующее, фото № 16, т.10, л.д.94).

Таким образом, экспертом в заключении № 2 установлено включение в формулу полезной модели ответчика2 и использование в изделии КНР-114 такого признака полезной модели истца по патенту № 190261 как муфта, ее функциональное назначение – соединительная, осуществлять связь комбинированной разбуривающей насадки с колонной насосно-компрессорных труб.

При этом экспертом ФИО8 установлено включение в формулу полезной модели по патенту ответчика2 № 196747 и использование в изделии КНР-114 дополнительного признака «обгонная муфта» с другим функциональным назначением - передавать вращающий момент на корпус насадки-рыхлителя 11 в одном направлении, создавая при этом эффект ударно-вращательного воздействия, соединять между собой полый поршень 9 и винтовой вал 4 и, как следствие, передавать осевую нагрузку от веса колонны НКТ через сопряженные между собой детали насадки-рыхлителя 11 на зубья фрезы-райбера 1 и коронки с зубьями 2.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии признака формулы полезной модели по патенту истца № 190261 «муфта» в формуле полезной модели ответчика2 № 196747 и использовании ее в изделии КНР-114, роль которой выполняет «внутренний полый поршень», с функциональным назначением осуществлять связь комбинированной разбуривающей насадки с колонной насосно-компрессорных труб.

При этом судебная коллегия отмечает, что, несмотря на использование разных терминов при составлении формулы полезной модели и описании ее признака «муфта», указанный признак необходим для достижения одной функции в устройстве - осуществить связь комбинированной разбуривающей насадки с колонной насосно-компрессорных труб, что является определяющим при толковании признаков формулы полезной модели.

Вместе с тем, в заключении № 2 судом апелляционной инстанции установлены противоречия между исследовательской частью и ответами эксперта на вопросы суда первой инстанции №№ 10, 11, 13, которые не были устранены судом первой инстанции, что привело к несоответствию выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела.

Проверяя выводы эксперта ФИО8 о наличии признака «пружина, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода» формулы полезной модели по патенту истца № 190261 и его включение в формулу полезной модели по патенту ответчика2 № 196747 и использование в изделии КНР-114, путем сопоставления их с исследовательской частью экспертизы № 2, пояснениями эксперта ФИО8, описаниями технических решений и формул полезных моделей, изложенных в патентах истца и ответчика2, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Экспертом ФИО8 указано, что, исходя из Фиг. 1 и описания полезной модели по патенту № 190261 можно установить, что пружина 4 установлена соосно с корпусом 2 устройства, при этом верхний (левый в плоскости Фиг. 1) торец пружины 4 упирается в муфту 1, а нижний (правый в плоскости Фиг. 1) - в гайку 5. При ходе муфты 1 по направлению вниз (вправо в плоскости Фиг. 1), пружина 4 сжимается. Величина осадки пружины 4 равна рабочему полному рабочему ходу винта 3. Накопленная потенциальная энергия пружины 4 при снятии осевой нагрузки переходит в свою кинетическую энергию и возвращает внутреннюю фрезу 7 в исходное положение (описание к патенту, стр. 3, строки 2-3), раздвигая муфту 1 и гайку 5 также в свои исходные точки. Разжимание пружины 4 при этом равно полному рабочему ходу винта 3 (т.10, л.д.58).

Далее эксперт указывает, что в полезной модели по патенту № 196747 пружина 5 установлена соосно с корпусом 6 устройства, при этом верхний (правый в плоскости Фиг. 1) торец пружины 5 упирается в обгонную муфту 7, а нижний (левый в плоскости Фиг. 1) - в гайку 3. При ходе обгонной муфты 7 по направлению вниз (влево в плоскости Фиг. 1), пружина 5 сжимается. Величина осадки пружины 5 равна полному рабочему ходу вала 4.

Эксперт указал, что исходя из теоретических основ, вал 4 с закрепленной на нем обгонной муфтой 7 после сжатия пружины 5 не возвращается к исходное положение, т.к. обгонная муфта 7 неподвижна относительно вала 4 и не дает ему вращаться в обратную сторону. Следовательно, пружина 5 при снятии нагрузки разжимается и давит на гайку 3, которая, благодаря резьбовому соединению с валом 4, вращаясь, опускается вниз (влево в плоскости), отодвигаясь от обгонной муфты 7 и полого поршня 9. При работе пружины 5 не происходит «раздвижения муфты и гайки на величину полного рабочего хода» (т.10, л.д.58-59).

По причине непредъявления эксперту ФИО8 изделия КНР-114 в функционирующем виде, функциональные свойства пружины по использованию признака формулы полезной модели истца «раздвижение муфты и гайки на величину полного рабочего хода» в изделии КНР-114 эксперт определил на основании описания патента № 196747 и своих общих технических познаний.

Так, эксперт ФИО8 указала, что функции, выполняемые пружиной (фото №№ 6, 28, 33, т.10, л.д.88, 100, 102) в изделии КНР-114, заключаются в работе по накоплению некого значения потенциальной энергии при ходе винтового вала (фото №№ 6, 30, 31, 33, т.10, л.д.88, 101, 102) с фрезой-райбером (фото №№ 6, 9, 10, т.10, л.д.88, 90) по направлению вниз, преобразуя ее в дальнейшем, при достижении некоторой степени сжатия, в кинетическую энергию перемещения гайки (фото №№ 6, 21-23, т.10, л.д.88, 96-97) с закрепленным на ней корпусом (фото №№ 6, 29, т.10, л.д.88, 100) и коронкой с зубьями (фото №№ 6, 7, 8, т.10, л.д.88, 89) до нижнего положения, отодвигая гайку (фото №№ 6, 21-23, т.10, л.д.88, 96-97) от обгонной муфты (фото №№ 6, 16-20, т.10, л.д.88, 94-96) на некую величину. Равна ли эта величина полному рабочему ходу невозможно установить без осмотра изделия в функционирующем виде при должной нагрузке.

Таким образом, пружина за счет сгенерированной при полной своей осадке потенциальной энергии деформации начинает распрямляться, отодвигая гайку с закрепленными с ней корпусом и коронкой с зубьями. Коронка с зубьями получает вращающий момент за счет вращения гайки и ее зубья начинают разрушать породу на забое. Вращение коронки с зубьями происходит до полного разжатия пружины в свое первоначальное (транспортное) положение.

Кроме того, 03.03.2023 эксперт ФИО8 в судебном заседании при даче пояснений по заключению № 2 и на вопросы сторон и суда, сообщила суду «из своих знаний, механики и прочего могу предположить, что пружина отодвинется именно на величину рабочего хода. Иначе зачем другая величина и это движение. Можно предположить, что все-таки она отодвигается на полный рабочий ход. Ну, а иначе зачем использовать пружину на полсилы ее возможности» (т.11, л.д.148).

Эксперты ФИО6 и ФИО17 в заключении № 1 пришли к выводу, что в полезных моделях истца и ответчика2 пружины предназначены для раздвигания муфты и гайки и выполняют одинаковые функции:

- «пружина 5 втягивает вал 4 в корпус 6 в исходное положение» (см. описание полезной модели № 196747, страница 5, строки 43-44) (т.4, л.д.96).

Анализ установленного экспертами ФИО6, ФИО17, ФИО8 принципа работы пружины в устройствах истца по полезной модели по патенту № 190261 и ответчика2 по полезной модели № 196747, а также в изделии КНР-114 позволяет суду апелляционной инстанции прийти к выводу, что признак полезной модели по патенту № 190261 «пружина, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода» является идентичным признаку «пружина», включенного в формулу полезной моделью по патенту № 196747 и использованному в изделии КНР-114, поскольку необходим для достижения одного и того же технического решения – для возврата внутренней фрезы в исходное положение, указанное движение внутренней фрезы внутрь корпуса обеспечивается рабочим ходом пружины, надетой на винтовой вал между внутренним полым поршнем и гайкой.

Согласно межгосударственному стандарту «ГОСТ 13765-86. Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения» такие параметры как сила пружины при рабочей деформации (соответствует наибольшему принудительному перемещению подвижного звена в механизме) и рабочий ход пружины принимаются в зависимости от нагрузки пружины. Предусмотрены типы пружин: пружина сжатия, пружина растяжения (черт.1, черт.2).

В полезной модели истца, для подтверждения возможности ее осуществления, при описании функционирования (работе) устройства приведены сведения, что «при снижении нагрузки пружина 4 возвращает внутреннюю фрезу 7 в исходное положение», в полезной модели ответчика2 также при описании функционирования (работе) устройства приведены сведения, что «компоновка приподнимается, при этом пружина 5 втягивает вал 4 в корпус 6 в исходное положение».

Описываемая работа устройств по полезным моделям истца и ответчика2 возможна исключительно с применением пружины (тип «сжатия»), за счет работы которой обеспечивается возможность возврата внутренней фрезы в исходное положение (за счет кинетической энергии, скопленной в пружине), принцип работы подвижного механизма внутри неподвижного корпуса.

Ссылки эксперта ФИО8 на невозможность установления «полного рабочего хода» пружины не принимаются, поскольку рабочий ход – это расстояние между начальным и конечным положениями пружины.

Так, эксперт ФИО8 из описания полезной модели истца установила это расстояние:

- при ходе муфты 1 по направлению вниз, пружина 4 сжимается. Величина осадки пружины 4 равна рабочему полному рабочему ходу винта 3. Накопленная потенциальная энергия пружины 4 при снятии осевой нагрузки переходит в свою кинетическую энергию и возвращает внутреннюю фрезу 7 в исходное положение, раздвигая муфту 1 и гайку 5 также в свои исходные точки. Разжимание пружины 4 при этом равно полному рабочему ходу винта 3 (т.10, л.д.58).

Эксперт ФИО8 в изделии КНР-14 также установила расстояние между начальным и конечным положениями пружины:

- пружина 5 установлена соосно с корпусом 6 устройства, при этом верхний торец пружины 5 упирается в обгонную муфту 7, а нижний в гайку 3. При ходе обгонной муфты 7 по направлению вниз, пружина 5 сжимается. Величина осадки пружины 5 равна полному рабочему ходу вала 4 (т.10, л.д.58).

Из описания полезной модели ответчика2 следует, что на вал 4 между поршнем 9 (внутренний полый поршень, выполняющий в устройстве ответчика2 функцию соединительной муфты) и гайкой 3 надета пружина 5 (стр.4, стр.45).

Соответственно, расстояние между начальным и конечным положениями пружины в изделии КНР-114 и является полным рабочим ходом пружины, надетой на винтовой вал между внутренним полым поршнем (соединительная муфта) и гайкой, что свидетельствует об использовании в изделии КНР-114 признака формулы полезной модели по патенту № 190261 «пружина, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода».

При этом эксперт ФИО18, описывая работу пружины в изделии КНР-114, следующим образом: «пружина 5 при снятии нагрузки разжимается и давит на гайку 3, которая, благодаря резьбовому соединению с валом 4, вращаясь, опускается вниз, отодвигаясь от обгонной муфты 7 и полого поршня 9», подтверждает реализацию идентичного технического решения полезной модели истца, для чего и необходим указанный спорный признак, само по себе использование экспертом при описании работы пружины в изделии КНР-114 слова «отодвижение» вместо термина «раздвижение», не изменяет сущность функционального значения указанного признака.

Следовательно, признак полезной модели по патенту № 190261 «пружина, раздвигающую муфту и гайку на величину полного рабочего хода» включен в формулу полезной моделью по патенту № 196747 и использован в изделии КНР-114.

В силу пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Доктрина исходит из того, что зависимая полезная модель фактически является неким усовершенствованием «родительского патента».

В данном случае использование ответчиком2 в формуле полезной модели по патенту № 196747 дополнительного признака «обгонная муфта» позволило усовершенствовать полезную модель истца, что, в частности, обеспечило наличие признака «новизны» по отношении к патенту истца, между тем, такое усовершенствование работы устройства стало возможным только с применением технического решения истца с использованием каждого существенного признака формулы полезной модели по патенту № 190261.

С учетом изложенного, в формулу полезной модели ответчика2 по патенту № 196747 включены, а в изделии КНР-114 использованы все признаки формулы полезной модели истца по патенту № 190261, следовательно, использование полезной модели ответчика2 по патенту № 196747 невозможно без использования формулы полезной модели истца № 190261, имеющего более ранний приоритет.

Судом установлено, что изделие КНР-114 является составной частью устройства УОСК-114, ООО НПФ «Технология» указывает, что производство устройства УОСК-114, в частности, входящего в него КНР-114, происходило на основании полезной модели № 196747, принадлежащей ФИО5 (т.2, л.д. 58-65, т.3, л.д.7-10, позиция от 14.03.2022, от 15.04.2022, отзыв на апелляционную жалобу и др.).

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

В силу пункта 2 статьи 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

В абзаце втором пункта 125 Постановления № 10 разъяснено, что если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

Поскольку полезная модель ответчика2 по патенту № 196747 является зависимой по отношению к полезной модели истца № 190261, то использование ответчиками полезной модели ответчика2 по патенту № 196747 любым способом должно осуществляться только при наличии разрешения правообладателем полезной модели по патенту № 190261 – ИП ФИО1

Доказательства получения разрешения истца на использование полезной модели истца по патенту № 190261 ни ФИО5, ни ООО НПФ «Технология» не представлены.

В связи с указанным, подлежат удовлетворению законные и обоснованные требования истца:

- о запрете ООО НПФ «Технология» использовать полезную модель по патенту Российской Федерации № 190261, в том числе: изготавливать, применять, предлагать к продаже, в том числе размещать предложения о продаже в сети Интернет, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей комбинированную насадку-рыхлитель КНР-114, а равно иной продукт, в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 190261;

- о запрете ООО НПФ «Технология» и ФИО5 использовать полезную модель по патенту Российской Федерации № 196747 в том числе: изготавливать, применять, предлагать к продаже, в том числе размещать предложения о продаже в сети Интернет, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей устройство очистки скважины УОСК-114, а равно иной продукт, в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 196747, без разрешения индивидуального предпринимателя ФИО1.

Истцом заявлены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту № 190261 с ООО НПФ «Технология» - 5 000 000 руб., с ФИО5 – 5 000 000 рублей.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Пунктом 71 Постановления № 10 разъяснено, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения. В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на полезную модель автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно.

Судебная коллегия приходит к выводу, что ООО «НПФ Технология» нарушение исключительных прав истца на полезную модель истца по патенту № 190261 допущено несколькими способами, а именно: производство и ввод в гражданский оборот изделия КНР-114 с незаконным использованием полезной модели истца по патенту № 190261, производство ООО НПФ «Технология» устройства УОСК-114, где составной частью является изделие КНР-114, по патенту ответчика2, являющегося зависимым от патента истца, в отсутствие разрешения последнего.

Нарушение исключительных прав истца на полезную модель истца по патенту № 190261, допущенное ФИО5, заключается в предоставлении патента на полезную модель № 196747 (зависимую от полезной модели истца) ответчику1 для производства устройства УОСК-114, в разрешении применять ООО «Технология Буровой Инженерный Сервис» устройство очистки скважины комбинированного УОСК-114 при оказании услуг по очистке скважин, изготовленного по зависимой полезной модели ФИО19 № 196747.

Истец указывает, что согласно данным ООО «Инженерный нефтяной технический центр», использующего полезную модель истца по патенту № 190261 по лицензионному договору, в 2020 году было выполнено 468 операций с применение комбинированной разбуривающей насадки, в 2021 году – 593 операции (т.5, л.д. 11-13).

Отмечает, что полезная модель истца по патенту № 190261 является сложной и новаторской технологической разработкой.

По мнению истца, его вероятные имущественные потери составляют стоимость реализованного ответчиком1 контрафактного оборудования и оказанных с его использованием услуг.

Согласно открытым данным бухгалтерской отчетности валовая прибыль ответчика1 в 2019 году составила 75 454 000 руб., в 2020 году – 70 760 руб., истец указывает, что ответчик специализируется на услугах по очистке скважин (т.5, л.д.16-23).

Ответчики указывают, что продано только одно устройство КНР-114, приобретенное по заявке истца, КНР-114 снято с производства, выявление КНР-114 было осуществлено в период его промышленных испытаний, которые проводились на безвозмездной основе с целью определения работоспособности и эффективности конструкции.

Ответчики проанализировали условия лицензионных договоров истца, согласно которым вознаграждение истца составляет 5,5% с НДС от суммы выручки лицензиара (лицензионный договор № 1 от 21.10.2019) и 4,5% с НДС (лицензионный договор от 13.09.2019), действия ответчиков не носили грубый характер, устройство КНР-114 было изготовлено в соответствии с патентом № 196747 (т.5, л.д. 32-37), ответчик1 также представил усредненный расчет вознаграждения истца по лицензионному договору № 1 от 21.10.2021, в соответствии с которым среднемесячное вознаграждение ИП ФИО1 – 35 583,92 руб. (т.7, л.д. 22-23).

Как указывает ответчик1, согласно реестрам продаж ООО НПФ «Технология» за 2019, 2020 годы, доля продаж спорного изделия «Комбинированная насадка рыхлитель -114» составляет 0 (ноль)%. ООО НПФ «Технология» создано 30.11.2011, осуществляет деятельность по разработке, производству и продаже инструмента и оборудования для нефтегазодобывающей отрасли более 10 лет. Среднесписочная численность работников в 2019 году составляла 44 человека, в 2020 году 51 человек. Основным видом деятельности ответчика1 является «Производство инструмента» (ОКВЭД 25.73), дополнительными видами «Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92), научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (72.1), всего 81 вид деятельности, номенклатура продукции выпускаемой ответчиком1 составляла в 2019-2020 год более 40 наименований, что подтверждается каталогом продукции по указанному и осмотренному истцом адресу сайта https://spf-technology.ru/, представлены соответствующий доказательства (реестры продаж, каталог продукции, универсальные передаточные документы, товарные накладные и др.) (т.6, л.д. 3-105).

В свою очередь ФИО5 указывает на нахождении у него на иждивении 4-х детей, неблагоприятное материальное положение, наличие кредитных обязательств, о чем представил соответствующие документы: свидетельства о рождении детей, справки по форме 2-НДФЛ за период 2019-2020 гг., кредитный договор (т.6, л.д. 106-120).

Определяя размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчиков за нарушение исключительных прав истца на полезную модель по патенту № № 190261, судебная коллегия исходит из того, что защищаемый объект является результатом интеллектуальной деятельности истца в сфере технических наук, результатом поиска истцом технического решения для очистки забоя скважин от различного рода отложений явилось создание полезной модели по патенту № 190261, что свидетельствует о значимости использования полезной модели истца в нефтегазодобывающей промышленности.

Судебная коллегия исходит из характера допущенных нарушений ответчиками, что выражается в следующем:

1) длительность нарушения исчисляется с 16.10.2019, когда истец получил письменное уведомление № 161/1 от ООО «НЕККО», где сообщалось о нарушении ответчиками исключительного права истца;

2) нарушение исключительного права истца осуществлялось ответчиками множеством способов, так, полезная модель по патенту истца № 190261 используется ответчиками как непосредственно при производстве комбинированной насадки-рыхлителя КНР-114 и введении ее в гражданский оборот, так и в составе зависимой полезной модели ответчика2 по патенту № 196747 при производстве устройства очистки скважины комбинированного (УОСК-114), которое используется третьим лицом при оказании услуг по очистке скважин, что повышает выгоду ответчиков;

3) высокая цена оборудования (294 000 руб. за одну шт. изделия КНР-114) и услуг, оказываемых с использованием одной единицы оборудования по очистке скважин (от 1 020 000 до 1 868 250 руб.), что обусловливает значительную выгоду ответчиков от незаконного использования полезной модели истца;

4) после получения первой претензии истца от 16.10.2019 № 161/1 ответчики не прекратили нарушение исключительного права истца на полезную модель, напротив, ответчик2 предпринял действия и получил на свое имя патент на зависимую полезную модель по патенту № 196747, а после этого ответчики стали использовать зависимую полезную модель от полезной модели истца в отсутствие разрешения последнего;

5) ответчик1 направил письмо подрядчику капитального ремонта скважин - ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» (письмо от 21.10.2019 № 496), чем попытался вести лицо в заблуждение о законности производства и использования ответчиком1 спорного оборудования.

Кроме того, судебная коллегия соглашается с доводами истца о том, что непосредственное производство и введение в гражданский оборот (продажу, предложение к продаже) контрафактного оборудования осуществляет ответчик1, в тоже время ответчик2 является генеральным директором и единственным участником ответчика1, все действия по незаконному использованию ответчиком1 как полезной модели истца в изделии КНР-114, так и зависимой полезной модели в продукте УОСК-114, включая производство и введение в гражданский оборот спорного оборудования, не могли осуществляться без прямого указания ответчика2.

Суд учитывает, что продукты по полезным моделям истца и ответчика2 используются в одной области – нефтегазодобывающей отрасли, что лишает истца возможности получения дохода в результате незаконного использования ответчиками зависимой полезной модели по патенту ответчика2 № 196747, без разрешения истца.

Отклоняя ссылку ответчика1 на усредненный расчет вознаграждения истца, коллегия судей приходит к выводу, что условия лицензионных договоров определяются сторонами самостоятельно, кроме того, истец является учредителем общества, производящего изделия по патенту № 190261.

Суд отмечает, что ответчики, являясь профессионалами в отрасли нефтегазодобычи, должны были понимать необходимость разработки и использования в продукте такого технического решения, которое не нарушало исключительное право истца на полезную модель, вместе с тем, ответчик2 включил все признаки формулы полезной модели по патенту № 190261 в формулу полезной модели по патенту № 196747, а ответчик1 использовал их при производстве изделия КНР-114.

При этом доводы ответчиков об отсутствии фактов продажи изделий КНР-114, кроме одной единицы, приобретенной истцом, судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку представленные реестры продаж не позволяют суду с достаточной доли вероятности прийти к выводу о фактическом объеме реализации изделий КНР-114, учитывая, что при обращении покупателя ООО «Сибнефтеремонт» к ООО НПФ «Технология» о поставке изделия КНР-114 каких-либо затруднений с производством и поставкой изделия КНР-114 не возникло.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о соразмерности компенсации за допущенные ответчиками нарушения исключительных прав истца на полезную модель по патенту № 190261 в размере 5 000 000 рублей, подлежащей взысканию с каждого из ответчиков.

На основании изложенного, требования истца являются законными и обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, истец уплатил платежными поручениями от 14.05.2021 № 116, от 04.05.2023 № 96 уплатил в федеральный бюджет государственную пошлину по иску 91 000 рублей, по апелляционной жалобе 3000 рублей, которая подлежит отнесению на ответчиков в равных долях, по 47 000 рублей.

Также истец понес расходы на экспертизу в размере 406700 рублей, подлежащие отнесению на ФИО5, как правообладателя зависимой полезной модели по патенту № 196747 от полезной модели истца.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах, определение суда первой инстанции подлежит отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба – удовлетворению.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.04.2023 по делу № А07-13220/2021 отменить.

Требования индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Технология» использовать полезную модель по патенту Российской Федерации № 190261, в том числе: изготавливать, применять, предлагать к продаже, в том числе размещать предложения о продаже в сети Интернет, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей комбинированную насадку-рыхлитель КНР-114, а равно иной продукт, в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 190261.

Признать полезную модель по патенту Российской Федерации № 196747 зависимой от полезной модели по патенту Российской Федерации № 190261.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Технология» и ФИО5 использовать полезную модель по патенту Российской Федерации № 196747 в том числе: изготавливать, применять, предлагать к продаже, в том числе размещать предложения о продаже в сети Интернет, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей устройство очистки скважины УОСК-114, а равно иной продукт, в котором использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 196747, без разрешения индивидуального предпринимателя ФИО1.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Технология» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 денежную компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 190261 в размере 5 000 000 рублей, судебные расходы по уплате в федеральный бюджет государственной пошлины по иску, апелляционной жалобе в размере 47 000 рублей.

Взыскать с ФИО5 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 денежную компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 190261 в размере 5 000 000 рублей, судебные расходы по уплате в федеральный бюджет государственной пошлины по иску, апелляционной жалобе в размере 47 000 рублей, расходы на экспертизу 406700 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья Е.В. Бояршинова

Судьи П.Н. Киреев

А.П. Скобелкин