Гражданский кодекс часть 1

при участии в судебном заседании представителей: от ответчика (заявителя кассационной жалобы) — ФИО1 (по доверенности от 10.11.2015), от истца — ФИО2 от 21.05.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «Шебекинский маслодельный завод» на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2015 (судьи Алферова Е.Е., Мокроусова Л.М., Письменный С.И.) по делу № А08-1446/2015,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Биопродукт» (ул. Флотская, д. 5 А, оф. 502, Москва, 125493, ОГРН <***>)

к открытому акционерному обществу «Шебекинский маслодельный завод» (ул. Фрунзе, д. 11, г. Шебекино, Белгородская область, 309290, ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Биопродукт» (далее – общество «Биопродукт») обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к открытому акционерному обществу «Шебекинский маслодельный завод» (далее – общество «Шебекинский маслодельный завод», завод) о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Иммунолакт» по свидетельству Российской Федерации № 209268 и обязании завода прекратить предлагать к продаже и иным образом вводить в гражданский оборот товары, маркированные данным товарным знаком.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 23.04.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2015 решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, общество «Шебекинский маслодельный завод» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить его полностью и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований общества «Биопродукт».

В обоснование жалобы завод ссылается на нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права и неправильное применение норм материального права.

Так, завод полагает, что апелляционный суд неверно определил природу договора от 07.07.2010, который содержит, по мнению ответчика, элементы договора не только поставки, но и лицензионного договора. Заявитель кассационной жалобы настаивает, что в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 и 8.2 указанного договора ему было разрешено использовать обозначение «Иммунолакт», являющееся названием продукта, технология производства которого была передана заводу по указанному договору. Указание спорного обозначения (названия) продукта на его упаковке являлось не только правом Завода, но и его обязанностью, обусловленной пунктом 8.2 договора и главой 3 технических условий ТУ 9222-010-48774768-08.

Как следствие, заявитель кассационной жалобы полагает, что судом апелляционной инстанции были неверно применены нормы статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно не выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора; не приняты во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В судебном заседании 18.11.2015 представитель завода представил уточненный текст кассационной жалобы от 16.11.2015, пояснив, что представленная редакция содержит лишь более стройное изложение доводов, приведенных в первоначально поданной жалобе. Представитель сообщил, что уточненный текст кассационной жалобы был направлен в суд по почте и посредством системы «Мой арбитр».

Проверив утверждение представителя завода о заблаговременном направлении уточненной кассационной жалобы в адрес суда, коллегия судей установила, что на момент проведения судебного заседания указанный документ в адрес Суда по интеллектуальным правам по названным представителем каналам связи не поступал.

Отвечая на вопрос суда, представитель завода пояснил, что указанные в перечне приложений к уточненной кассационной жалобе копии договора от 07.07.2010 № 76/и, технических условий (ТУ) 9222-010-48774768-08 от 03.12.2008, товарные накладные, ведомость реализации товаров, анализ финансового результата представлены для удобства их обозрения судом; настаивал, что идентичные копии данных документов ранее представлялись в материалы дела на стадии рассмотрения спора по существу.

Коллегия судей, проверив данные утверждения представителя завода, установила, что товарные накладные, ведомость реализации товаров и анализ финансового результата, указанные в перечне приложений к уточненной кассационной жалобе без дат и номеров, в материалах дела отсутствуют и в перечне приложений к отзывам на исковое заявление, апелляционную жалобу и дополнение к ней не фигурируют (последние представлены в материалах дела в электронном виде).

С учетом мнения представителя истца, который оставил на усмотрение суда вопрос о приобщении уточненного текста кассационной жалобы, пояснив, что готов возражать на доводы кассационной жалобы с учетом ее уточнения, а также сообщившего, что товарные накладные, ведомость реализации товаров, анализ финансового результата ответчиком в судах первой и апелляционной инстанций не представлялись, коллегия судей определила приобщить к материалам дела уточненную кассационную жалобу завода и возвратить последнему документы, приложенные к ней.

Представитель завода поддержал уточненную жалобу, дополнив доводы, изложенные выше, нижеследующим. Судом не дана оценка доказательствам, представленным ответчиком, в том числе упомянутым товарным накладным, ведомости реализации товаров и анализу финансового результата. Суд не оценил действия истца на предмет соответствия требованиям статьи 10 ГК РФ. Размер компенсации, определенный апелляционным судом без учета разъяснений, приведенных в абзаце втором пункта 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление № 5/29), является несоразмерным последствиям нарушения.

Общество «Биопродукт» в отзыве от 05.11.2015 и его представитель в судебном заседании оспорили доводы первоначально заявленной и уточненной кассационной жалобы. Считают обжалуемый судебный акт законным, обоснованным и не подлежащим отмене либо изменению.

Отвечая на вопросы суда, представитель истца дополнительно пояснил, что стороны фактически не приступили к исполнению договора от 07.07.2010 № 76/и в части условий, связанных с производством ответчиком продукции по технологии истца и с использованием сырья (закваски) последнего, что являлось основанием для прекращения обязательств по договору (пункт 5.5 договора). Настаивал на том, что контрафактный товар «Иммунолакт», произведенный и введенный в гражданский оборот ответчиком, не имеет отношения к указанному договору и не мог быть изготовлен с использованием закваски ответчика, имеющей ограниченный срок годности и приобретенной заводом лишь единожды по несвязанной с договором от 07.07.2010 № 76/и разовой сделке купли-продажи. Полагает, что заключение сторонами упомянутого договора не может быть расценено как согласие общества «Биопродукт» на использование заводом обозначения «Иммунолакт» на продукции, изготовленной по технологии, переданной по указанному договору. Считает, что условия, содержащиеся в пунктах 8.1–8.4 договора, предусматривающие, что дизайн упаковки продукта «Иммунолакт» разработан истцом и передан ответчику, и последний не вправе произвольно изменять его, а также пункт 3.1 ТУ 9222-010-48774768-08 от 03.12.2008, предусматривающий обязательность нанесения на упаковку товара его наименования («Иммунолакт»), не исключали необходимость последующего заключения сторонами лицензионного договора на использование товарного знака, являющегося одновременно названием спорной продукции. Обращает внимание на отсутствие государственной регистрации спорного договора, что указывает на его незаключенность в части условий, которые ответчик считает лицензионным договором, предоставляющим заводу право на использование товарного знака. Также обращает внимание суда, что в судах первой и апелляционной инстанций ответчиком доводы о несоразмерности компенсации последствиям нарушения и о злоупотреблении правом не заявлялись, как следствие, судами не оценивались.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, обществу «Биопродукт» принадлежат исключительные права на словесный товарный знак «Иммунолакт» (свидетельство Российской Федерации № 209268), зарегистрированный в том числе для таких товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ), как «молоко и молочные продукты».

Между обществом «Биопродукт» и заводом 07.07.2010 был заключён договор № 76/И о предоставлении технологии и поставке закваски для производства продукта кисломолочного «Иммунолакт». Договор заключен сроком на 5 лет.

В соответствии с предметом договора (пункты 3.1 и 3.2) общество «Биопродукт» предоставляет заводу в пользование технологию, производит поставки закваски в требуемых количествах, а также осуществляет авторский надзор за соблюдением технологии и соответствием продукции требованиям технических условий. Завод, в свою очередь, оплачивает поставляемую закваску по согласованным ценам, осуществляет промышленное производство продукции и её коммерческую реализацию на оговоренной в договоре территории.

В соответствии с условиями договора обществом «Биопродукт» были переданы заводу заверенные копии технологической инструкция (ТИ ТУ 9222-010-48774768) и технические условия (ТУ 9222-010-48774768-08).

По мнению общества «Биопродукт», используемый на упаковке продукции завода, представленной на рынке, словесный элемент «Иммунолакт» является тождественным либо сходным до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, а сам товар —кисломолочный продукт — однородным товару «молочный продукт» 29-го класса МКТУ. Отрицая наличие лицензионных соглашений с ответчиком о предоставлении прав на использование указанного товарного, общество «Биопродукт» обратилось в арбитражный суд с иском о пресечении соответствующих действий завода и взыскании с него компенсации за незаконное использование указанного средства индивидуализации.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу о том, что заключенный между истцом и ответчиком договор является лицензионным, легализующим использование заводом товарного знака общества «Биопродукт».

В обоснование данного вывода суд первой инстанции в решении проанализировал в соответствии со статьей 431 ГК РФ условия договора, определяющие его предмет (пункты 3.1 и 3.2), а также условия, определяющие требования к упаковке продукции, производимой заводом по технологии общества «Биопродукт» (пункт 8.2 договора и глава 3 ТУ 9222-010-48774768-08).

Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции, опроверг вывод нижестоящего суда о том, что договор содержит условия о передаче обществом «Биопродукт» заводу права на использование товарного знака «Иммунолакт».

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения апелляционным судом норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта в силу нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В соответствии с пунктом 3 той же статьи (в редакции, действовавшей на момент совершения вменяемого истцом ответчику правонарушения) в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 постановления № 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Ответчик не оспаривал, что спорные товары изготовлены и введены в гражданский оборот заводом. Равно между сторонами отсутствует спор об однородности спорного товара (кисломолочного продукта) товару «молочные продукты», в отношении которого товарному знаку «Иммунолакт» предоставлена правовая охрана, как и отсутствует спор о сходстве до степени смешения обозначения, размещенного ответчиком на спорном товаре, с указанным товарным знаком истца.

Спор в судах первой и апелляционной инстанций фактически свелся к установлению наличия у завода права на размещение указанного обозначения на спорном товаре.

При данных обстоятельствах основанием для удовлетворения заявленных истцом требований пресекательного и компенсационного характера являлся вывод суда об использовании ответчиком обозначения «Иммунолакт» без разрешения истца, поскольку, как следует из вышеприведенных норм, нарушением исключительных прав на товарный знак является, применительно к данному спору, его размещение ответчиком на своем выведенном на рынок товаре без разрешения (согласия) правообладателя.

Данный вывод коллегии судей согласуется с позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 7 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утвержденного информационным письмом от 29.07.1997 № 19 (применяется в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ). Согласно разъяснениям высшего судебного органа, если товары, обозначенные товарным знаком, введены в хозяйственный оборот другими лицами с согласия его владельца, то он не вправе запретить им использование этого товарного знака.

Коллегия судей отмечает, что ГК РФ, вопреки мнению истца, не ограничивает способы формализации такого разрешения (согласия) исключительно лицензионным договором (статья 1235 ГК РФ). Такое согласие может быть реализовано в любой не противоречащей закону форме, в том числе и в рамках существующих обязательственных отношений, например, как в данном случае, в рамках смешанного договора (пункт 2 статьи 421 ГК РФ), содержащего элементы лицензионного договора на предоставление права использования технологии.

Как следствие для правильного разрешения спора, исходя из предмета и оснований иска, заявленных обществом «Биопродукт», совокупности доказательств, представленных обеими сторонами, и их доводов, судам надлежало установить, существовало ли волеизъявление истца, являющегося правообладателем не только товарного знака, но и, поскольку не доказано иного, технологии производства продукта «Иммунолакт» (ТУ 9222-010-48774768-08 от 03.12.2008), на использование ответчиком указанного обозначения.

Суды обеих инстанций на основании анализа условий указанного договора пришли к выводу о том, что общество «Биопродукт» разрешило заводу производство и продажу продуктов кисломолочных «Иммунолакт» (абзац двенадцатый страницы 2 решения от 23.04.2015 и абзац седьмой страницы 3 постановления от 20.08.2015).

При этом судом первой инстанции были проанализированы условия договора от 07.07.2010 № 76/И, определяющие не только предмет договора, но и иные условия договора и положения ТУ 9222-010-48774768-08 от 03.12.2008, определяющие требования к упаковке спорного товара.

Приведенный в отзыве истца на кассационную жалобу довод о незаключенности договора от 07.07.2010 № 76/И в той его части, которая регулирует лицензионные отношения сторон, коллегия судей отклоняет, поскольку применительно к данному конкретному спору данный довод не имеет значения, так как лицензионный договор в отношении предоставления права использования технологии не подлежит государственной регистрации, в отличии от лицензионного договора, объектом которого являются исключительные права на товарный знак.

Суд же апелляционной инстанции, придя к упомянутому выводу о том, что истец разрешил ответчику (в пределах срока действия договора) продажу изготовленного по технологии истца кисломолочного продукта, название которого совпадает со словесным товарным знаком того же истца, обосновал свой вывод о незаконном использовании заводом на своей продукции обозначения «Иммунолакт» лишь выводом об отсутствии между спорящими сторонами лицензионного договора на использование товарного знака. Однако, как указано выше, по мнению коллегии судей кассационной инстанции, в данном споре отсутствие лицензионного договора на использование товарного знака само по себе не может свидетельствовать о незаконности использования спорного обозначения и, как следствие, не может являться основанием для привлечения ответчика к мерам внедоговорной ответственности.

Поскольку указанные обстоятельства не были исследованы судом апелляционной инстанции и, вопреки требованиям пунктов 12 и 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нашли отражения в обжалуемом постановлении при наличии соответствующих доводов истца и выводов суда первой инстанции, обжалуемый судебный акт не может быть признан законным и обоснованным, что в соответствии с частями 2 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

Довод уточненной кассационной жалобы ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца, будучи заявленным ответчиком лишь в суде кассационной инстанции, не был предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций. Равно не были предметом исследования и товарные накладные, ведомость реализации товаров и анализ финансового результата (без дат и номеров), которые были представлены ответчиком лишь в заседании суда кассационной инстанции (были возвращены представителю заявителя кассационной жалобы) и на отсутствие оценки которых в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сослался ответчик в уточненной кассационной жалобе. Указанные доводы коллегия судей оставляет без внимания, поскольку соответствующие обстоятельства не были предметом исследования нижестоящих судов, а суд кассационной инстанции не наделен полномочиями на установление и переоценку фактических обстоятельств дела и исследование доказательств.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу ограничения его полномочий, установленного частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело подлежит в соответствии с пунктом 3 части 1 той же статьи направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства дела, в том числе в соответствии со статьей 431 ГК РФ оценить довод ответчика о том, что договор от 07.07.2010 № 76/И в корреспонденции с ТУ 9222-010-48774768-08 от 03.12.2008 свидетельствуют о правомерном, согласованном с истцом размещении ответчиком обозначения «Иммунолакт» на спорном товаре; оценить доводы истца о том, что спорный товар произведен не в рамках исполнения указанного договора, прекратившего, по утверждению истца, свое действие в соответствии с пунктом 5.5 договора. По результатам нового рассмотрения суду также надлежит распределить расходы по оплате государственной пошлины, в том числе за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2015 по делу № А08-1446/2015 отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья Р.В. Силаев

Судья Д.А. Булгаков

Судья Е.Ю. Пашкова