Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.04.2019 по делу
№ А10-6263/2018 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2019 по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к обществу с ограниченной ответственностью «Ритм»
(пр-кт Автомобилистов, д. 19, г. Улан-Уде, Республика Бурятия, 670045, ОГРН 1090327014470) о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 –
ФИО2 (по доверенности от 18.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Республики Бурятия к обществу с ограниченной ответственностью «Ритм» (далее – общество «Ритм», общество, ответчик) с уточненным, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, требованием о взыскании 10 000 000 рублей компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764, принадлежащим истцу.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.04.2019, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2019, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель указал на неверный вывод судов первой и апелляционной инстанции относительно отсутствия доказательств, подтверждающих факт использования истцом спорного знака обслуживания, в то время как последний отмечал, что знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764, используется его лицензиатом, в подтверждение чего представлен лицензионный договор.

В кассационной жалобе заявитель не согласился с выводом суда апелляционной инстанции об отсутствии в деле сведений об исполнении лицензионного договора, заключенного с предпринимателем ФИО3 на использования спорного знака обслуживания, поскольку данный вывод сделан без оценки надлежащих доказательств, имеющих значение для дела.

Кроме того, предприниматель в кассационной жалобе также не согласился с выводом судов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, ввиду неиспользования правообладателем в предпринимательской деятельности, принадлежащего ему знака обслуживания.

Также заявитель кассационной жалобы обратил внимание на несоответствие вывода суда апелляционной инстанции об отсутствии факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, что противоречит выводу суда первой инстанции о наличии факта сходства до степени смешения между принадлежащим истцу знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764 («1000 мелочей») и используемым ответчиком словесным обозначением «СТО ТЫСЯЧ МЕЛОЧЕЙ».

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, в нарушение норм процессуального права, судом апелляционной инстанции допущена переоценка фактических обстоятельств дела, установленных судом первой инстанции.

Предприниматель в кассационной жалобе отметил, что вывод суда апелляционной инстанции о наличии в действиях истца злоупотребления правом, не основан на имеющихся в материалах дела доказательствах, является необоснованным.

Обществом «Ритм» представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно не согласилось с изложенными в ней доводами, считает их необоснованными, полагает, что оснований для ее удовлетворения и отмены судебных актов не имеется. По мнению ответчика, изложенные в кассационной жалобе истца доводы были предметом рассмотрения суда первой и апелляционной инстанции, направлены на переоценку.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель предпринимателя доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, судебные акты просил отменить.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание явку своего представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность принятых судебных актов проверена в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель является правообладателем комбинированного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764 (дата приоритета от 30.11.1995) в отношении услуг 35-го класса «закупка товаров» и 42-го класса «реализация товара» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Между истцом (правообладатель) и индивидуальным предпринимателем ФИО3 (лицензиатом) подписан лицензионный договор от 14.07.2017 (зарегистрирован 10.10.2017 за
№ РД0233883), по условиям которого истец предоставил лицензиату право использования знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764 для осуществления деятельности по реализации товаров в магазине с наименованием «1000 мелочей», расположенном в Республике Башкортостан, <...>.

Ссылаясь на то, что в отсутствие согласия правообладателя общество «Ритм» использует обозначение «Сто тысяч мелочей» в качестве названия сети магазинов в <...> и это обозначение сходно до степени смешения со знаком обслуживания, права на который принадлежат истцу, последний обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование знака обслуживания.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 10, 1229, 1233, 1252, 1477, 1484, пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), исходил из отсутствия факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, поскольку использование ответчиком обозначения «Сто тысяч мелочей» в названии сети магазинов не вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что предприниматель фактически не осуществляющий предпринимательскую деятельность и не использующий спорный знак обслуживания «1000 мелочей», инициировавший в арбитражных судах множество исков с требованием о взыскании компенсации за нарушение его исключительных прав, действует с целью обогащения, то есть злоупотребляет своим правом, в связи с чем оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение суда без изменения.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов, и направления дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных
ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку/знаку обслуживания (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Тем самым, положениями приведенных норм права, с учетом положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установлено, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Следовательно, из смысла указанных норм права следует, что именно на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком, при этом освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

В ходе рассмотрения настоящего дела судами установлено, что истец является правообладателем знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации №182764, в отношении услуг 35-го, 42-го классов МКТУ.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на спорное обозначение установлен судами, подтвержден материалами дела, сторонами не оспаривается.

Кроме того, суды установили, что между истцом и ИП ФИО3 (лицензиатом) подписан лицензионный договор от 14.07.2017, по которому истец предоставил лицензиату право использования знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 182764 для осуществления деятельности по реализации товаров в магазине с наименованием «1000 мелочей».

Между тем, относительно факта использования ответчиком исключительных прав истца, суды пришли к выводу о его недоказанности, поскольку усмотрели в действиях истца признаки злоупотребления правом, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что данные выводы не основаны на материалах дела, сделаны без учета предмета доказывания, а также при неправильном применении норм материального и процессуального права.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление 23.04.2019 № 10), судом высшей судебной инстанции разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак лишь на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Таким образом, учитывая данные разъяснения суда высшей судебной инстанции, Суд по интеллектуальным правам считает, что приведенный в решении суда первой инстанции от 03.04.2019 и постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2019 вывод о том, что неиспользование правообладателем в своей деятельности спорного товарного знака, не приводит к нарушению исключительных прав истца, не соответствует указанным разъяснениям высшей судебной инстанции, а также нормам материального права.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Из анализа обжалуемых судебных актов усматривается, что суды исходя из доказанности принадлежности истцу исключительных прав на спорный знак обслуживания, вопреки требованию статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указали, что истцом не доказано фактическое использование именно им знака обслуживания, для которых он зарегистрирован, поскольку исходя из сведений, размещенных в сети Интернет на сайте «Картотека арбитражных дел» установили, что истец аккумулировал товарные знаки, связи с чем пришли к выводу о том, что приведенные обстоятельства свидетельствует о недобросовестном поведении предпринимателя.

Между тем, в кассационной жалобе заявитель с указанным выводом не согласен, считает, что его противоречащим материалам дела.

Суд кассационной инстанции отмечает, что как неоднократно указывал сам истец в исковом заявлении, а также при обжаловании судебных актов, спорный знак обслуживания используется им при осуществлении деятельности по реализации товаров путем привлечения лицензиата для индивидуализации магазина.

В подтверждение названного обстоятельства в материалы дела представлен лицензионный договор от 14.07.2017, заключенный между истцом и индивидуальным предпринимателем ФИО3 (лицензиат) (т. 1 л.д. 63), по условиям которого правообладатель предоставляет лицензиату неисключительное право на использование знака обслуживания № 182764 на безвозмездной основе.

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее - Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ выделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору либо другим лицом под контролем правообладателя. При этом по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Как следует из обжалуемых судебных актов использование данного знака обслуживания осуществляется индивидуальным предпринимателем ФИО3

В данном случае судами не принято внимание, и не дано надлежащей оценки тому факту, что с данным лицом истец заключил лицензионный договор о предоставлении права использования знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации №182764, что подтверждается записью от 10.10.2017 Государственного реестра товарных знаков. Использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, на основании вышеизложенных положений статьи 1486 ГК РФ является правомерным способом использования товарного знака.

Таким образом, ссылка судов первой и апелляционной инстанций в обоснование вывода о злоупотреблении правом на неиспользование спорного знака обслуживания самим правообладателем (истцом), противоречит фактическим обстоятельствам дела и нормам материального права, а, следовательно, не может быть положена в основу вывода о признании в действиях предпринимателя по защите принадлежащему ему знаку обслуживания злоупотреблением права.

Судебная коллегия также отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.При этом судебная коллегия отмечает, что бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

В нарушение указанных норм права, судами данные обстоятельства не устанавливались. Напротив, суды сделали вывод о злоупотреблении правом со стороны истца, лишь исходя из «информации, размещенной в Картотеке арбитражных дел в свободном доступе, согласно которой истец за последние три года участвовал в более чем в 50 арбитражных делах, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются компании, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью».

Между тем, судебная коллегия отмечает, что само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом.

На основании изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

Суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемых судебных актах необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем данный судебные акты не могут быть признан законными и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 03.04.2019 по делу
№ А10-6263/2018 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2019 по тому же делу отменить.

Дело № А10-6263/2018 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин