Постановление № А13-15639/18 от 29.05.2019 АС Вологодской области

Резолютивная часть постановления объявлена мая 2019 года .

В полном объёме постановление изготовлено июня 2019 года .

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующегоШадриной А.Н., судей Зориной Ю.В. и                    Романовой А.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания                   Бахориковой М.А.

при участии от индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2 по доверенности от 08.02.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Смешарики» на решение Арбитражного судаВологодской области от 12 февраля 2019 года по делу             № А13-15639/2018 ,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Смешарики» (место нахождения: 197046, Санкт-Петербург, набережная Петроградская, дом 34, литера А; ОГРН <***>, ИНН <***>; далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (адрес: город Вологда; ОГРНИП <***>, ИНН <***>, далее - Предприниматель) о взыскании 150 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства – рисунки «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Лосяш», «Копатыч», допущенное при продаже торта 17.04.2018 в торговой точке по адресу:                        <...> (с учетом уточнения исковых требований).

Решением суда от 12 февраля 2019 года исковые требования удовлетворены частично. С Предпринимателя в пользу Общества взыскано 10 000 руб. компенсации, а также 367 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Общество с решением суда не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. Апеллянт полагает, что у суда отсутствовали законные основания для снижения компенсации; проигнорировано наличие в сублицензионном договоре условия о минимальном размере вознаграждения лизензиата, выплата которого не зависит ни от объекта реализованной продукции, ни от количества использованных персонажей, ни от времени их использования.

 Предприниматель в отзыве на апелляционную жалобу и представитель в судебном заседании просят решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность решения суда, изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела, Обществом (заказчик) с автором ФИО3 заключен авторский договор заказа от 15.05.2003                            № 15/05-ФЗ/С, в соответствии с которым автор обязался разработать образы, имена, логотип, произведения фирменного стиля для проекта «Смешарики» (далее - произведения) для их использования в Brandbook и в иных проектах заказчика.

На основании пунктов 1.2 и 1.3 указанного договора все работы по созданию произведений выполняются автором на основании принадлежащей заказчику творческой концепции анимационного сериала «Смешарики». Под творческой концепцией сериала подразумевается описание жанровой модели, основного сюжета описания персонажей и их среды обитания, в виде иллюстраций и текстового материала, которые дают полное представление о внешнем виде, характере персонажей и мире, в котором они живут.

В пункте 1.4 договора от 15.05.2003 № 15/05-ФЗ/С его стороны предусмотрели, что все имущественные авторские права на произведения, т.е. исключительные права на их использование любым образом, включая переделку и внесение других изменений, принадлежат заказчику                               (ООО «Смешарики»). Авторские права, переходящие к заказчику в соответствии с настоящим договором, являются исключительными.

О передаче исключительных прав заказчику также указано в разделе 4 договора (пункты 4.1 - 4.5.1). При этом согласно пункту 4.1 договора исключительные права на весь срок действия авторских прав переходят к заказчику с момента подписания акта приема-передачи произведений.

По акту приема-передачи от 15.06.2003 ФИО3 передал Обществу рисунки (изображения) персонажей анимационного сериала «Смашарики» и права на них, в том числе в отношении персонажей «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Каркарыч», «Лосяш», «Копатыч». В данном акте содержатся изображения (рисунки) персонажей.

Таким образом, Общество является правообладателем исключительных авторских прав на изображения персонажей анимационного сериала «Смешарики», в том числе  персонажей «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Каркарыч», «Лосяш», «Копатыч».

В торговой точке по адресу: <...> 17.04.2018 представителем Общества были заказаны торты с изображениями, имитирующими образы персонажей «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Лосяш», «Копатыч».

В подтверждение факта предложения торта к продаже и его реализации в материалы дела Обществом представлен кассовый чек от 17.04.2018, товарные чеки от 22.04.2018, а также фотографии спорных тортов, видеосъемка заказа и покупки тортов. 

Общество разрешение на использование указанных выше персонажей Предпринимателю не давало. 

Ссылаясь на то, что реализацией торта и рекламой на основании каталога Предпринимателем были нарушены исключительные права Общества на произведения (образы персонажей) из анимационного сериала «Смешарики»: «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Лосяш», «Копатыч», Общество направило ответчику претензию от 02.08.2018 (направлена по почте 02.08.2018) с требованием о выплате компенсации.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, Общество обратилось в суд с настоящим иском.

С учетом уточнения требований истец просил взыскать с ответчика 150 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ произведения изобразительного искусства - рисунки также отнесены к числу объектов авторских прав. Они обладают признаками оригинальности (уникальности, неповторимости), индивидуальными характеристиками, созданными в результате творческой деятельности конкретного автора (художника), и в отношении них существует возможность их использования как самостоятельных объектов интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Пунктом 7 вышеназванной статьи предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой же статьи.

Таким образом, при определенных установленных законом условиях персонаж произведения может быть признан объектом авторского права (пункт 29 действующего на момент принятия обжалуемых судебных актов Постановления Пленума № 5/29 и пункт 82 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума № 10)).

Использованием персонажа может являться, в частности:

1) воспроизведение персонажа в любой форме, независимо от того, в какой форме он был создан изначально. При этом воспроизведением персонажа признается не использование конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), а использование деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым;

2) переработка персонажа, под которой понимается создание нового производного персонажа на основе характерных черт изначального.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В рассматриваемом случае Обществом был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ.

Суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации.

 Материалами дела подтверждается, что на основании заключенного с автором авторского договора заказа от 15.05.2003 № 15/05-ФЗ/С истец является обладателем исключительных прав на персонажи анимационного сериала «Смешарики», в том числе персонажей «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Каркарыч», «Лосяш», «Копатыч».

Предпринимателем данный факт не оспорен.

Судом также установлено, что ответчиком предлагались к продаже, были изготовлены и реализованы торты, содержащие в качестве оформления (украшения) рисунки с изображением персонажей (образов), сходных до степени смешения с персонажами «Ежик», «Крош», «Нюша», «Бараш», «Кар-Каркарыч», «Лосяш», «Копатыч», права на которые принадлежат истцу.

Доказательства наличия у ответчика прав на использование названных произведений (образов персонажей) суду не представлены.

Факт предложения к продаже, изготовления и продажи ответчиком спорного торта подтверждается совокупностью представленных в дело доказательств (кассовый чек, видеозапись процесса заказа и продажи торта).

Истцом заявлено о взыскании 150 000 руб. компенсации (с учетом уточнения) со ссылкой на стоимость лицензии по сублицензионному договору от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С между ООО Мармелад Медиа» и ООО «Комбинат питания Алтуфьево». 

В обоснование размера взыскиваемой компенсации истцом представлен лицензионный договор № 0009-01/08-ММ о передаче неисключительной лицензии от 09.01.2008, в соответствии с которым Общество (лицензиар) передало обществу с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (лицензиат) неисключительную лицензию на использование произведений и/или оригинал-макетов в форме продукции, изготовляемой и/или распространяемой лицензиатом и/или его сублицензиатами на территории Российской Федерации, а также для упаковки и/или маркировки такой продукции.

В приложении к данному договору в качестве передаваемых произведений указаны персонажи из анимационного сериала «Смешарики»: «Крош», «Нюша», «Ежик», «Бараш», «Пин», «Копатыч», «Совунья», «Кар Карыч», «Лосяш», «Би Би».

Сведения о стоимости предоставленного права использования произведений в договоре отсутствуют.

В пункте 4.1 договора от 09.01.2008 № 0009-01/08-ММ указано, что сведения, связанные с расчетами сторон, являются конфиденциальной информацией и изъяты из данного раздела настоящего договора.

Цена, по которой лицензия была предоставлена истцом, в договоре                      № 0009-01/08-ММ от 09.01.2008 Обществом  не раскрыта, информация об исполнении указанного договора, порядке расчетов, суду  не предоставлена.

ООО «Мармелад Медиа» на основании сублицензионного договора                     от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С предоставило обществу с ограниченной ответственностью «Комбинат питания Алтуфьево» (сублицензиат) неисключительную лицензию на использование указанных выше произведений анимационного сериала «Смешарики» в форме продукции, изготавливаемой сублицензиатом и распространяемой им на территории города Москвы и Московской области.

В пунктах 3.1 и 3.2 договора от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С указано, что сублицензиат выплачивает вознаграждение за выпускаемую продукцию с использованием произведений в размере 10 % от стоимости реализованной продукции.

За период с 10.04.2015 по 31.07.2016 в счет причитающегося вознаграждения сублицензиат выплачивает минимальный размер вознаграждения (аванс) в сумме 300 000 рублей (пункт 3.2 договора                            от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С).

Согласно приложению к договору от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С размер минимального вознаграждения в сумме 300 000 руб. рассчитан, исходя из следующих значений: ставка платы - 10 % от стоимости товара, количество товара - 2 000 шт. и стоимость одной единицы товара - 1 500 руб. (2 000 шт. х 1500 руб. х 10 %).

О плате в размере 10 % от стоимости товара также указано в пункте 1.1 договора от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С.

Дополнительным соглашением от 29.07.2016 стороны договора                 от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С продлили срок передачи прав и период, за который выплачивается аванс, до 31.07.2017, а дополнительным соглашением от 28.06.2017 - до 31.07.2018.

Ссылаясь на то, что по условиям пункта 3.3 договора № 10/04-15 НЛ/С              от 10.04.2015 сумма аванса (минимального вознаграждения) в размере                            300 000 рублей является невозвратной (не подлежит возврату вне зависимости от того, реализует сублицензиат продукцию и/или договор будет расторгнут), Общество заявляет о том, что данная сумма является той минимальной платой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений при производстве кондитерской продукции.

В соответствии с пунктами 40, 42, 59, 61, 62 и 65 Постановления Пленума № 10 если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ считается незаключенным.

При этом сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования, либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Как таковой расчет размера компенсации, исходя из положений лицензионного и сублицензионного договоров, истцом не представлен.

Как уже указывалось выше, согласно приложению к договору от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С размер минимального вознаграждения в сумме 300 000 руб. рассчитан, исходя из следующих значений: ставка платы - 10 % от стоимости товара, количество товара - 2 000 шт. и стоимость одной единицы товара - 1 500 руб. (2 000 шт. х 1500 руб. х 10 %).

С учетом указанных положений договора, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что 150 000 руб. не является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака способом, который использовал нарушитель.

Вместе с тем, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При рассмотрении дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом.

Суд апелляционной инстанции считает, что при рассмотрении дела судом первой инстанции все вышеуказанные факторы учтены.

Исходя из положений представленных Обществом договоров 10 % от цены торта (продукции) является той платой, которая взимается за правомерное использование произведений при изготовлении и продаже одного изделия (торта). При увеличении количества изготавливаемой продукции данный процент не изменяется. То есть, при цене торта 1 500 руб. плата составит 150 руб. (1 500 руб. х 10 %), а значит 300 000 руб. аванса - это размер вознаграждения за изготовление 2 000 тортов (150 руб. х 2 000 шт.).

Предусмотренное в пункте 3.3 договора от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С условие о невозвратном авансе, не может применяться к стоимости неисключительной лицензии по разовой сделке. 

Данное условие обусловлено длительным сроком, на который предоставлена сублицензия. Об обратном данный договор не свидетельствует. 

Кроме того, цена, по которой лицензия была предоставлена самим истцом, в договоре от 09.01.2008 № 0009-01/08-ММ не указана.

ООО «Мармелад Медиа», заключая сублицензионный договор, действовало в целях извлечения прибыли, следовательно, размер платы, который был установлен самим истцом, не может превышать размер платы, установленный ООО «Мармелад Медиа».

Кроме того, по сублицензионному договору от 10.04.2015 № 10/04-15 НЛ/С предоставлено право использования нескольких произведений анимационного сериала «Смешарики» на территории города Москвы и Московской области с населением по сведениям из открытых источников в сети Интернет около 19-20 млн. человек.

Ответчик осуществляет свою деятельность на территории города Вологда, численность населения которого составляет по открытым источникам в сети Интернет около 312 тыс. человек.

То есть, очевидно, что потребительский спрос на территории деятельности сублицензиата значительно выше, чем на территории деятельности ответчика, а соответственно размер платы не может быть аналогичным.

Существенным является и то обстоятельство, что с учетом дополнительного соглашения от 28.07.2017 срок действия неисключительной лицензии составил 1209 дней (с 10.04.2015 по 31.07.2018). Этим же периодом ограничен размер аванса в сумме 300 000 руб.

То есть, за один день часть платы составит 248 руб. (округленно).

В настоящем деле период использования объекта исключительных прав охватывается только периодом заказа и продажи тортов.

С учетом изложенных выше обстоятельств, заявленная истцом компенсация в сумме 150 000 руб. во много раз превышает реальный ущерб истца.

Доказательства того, что спорные персонажи использовались ответчиком в рекламе производимой продукции в сети Интернет и в средствах массовой информации, суду не представлены.

Принимая во внимание положения вышеуказанных норм материального и процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, апелляционный суд считает, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

 п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Вологодской области от 12 февраля                 2019 года по делу № А13-15639/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Смешарики» – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.