Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобуиндивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Вологда, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда Вологодской области от 04.05.2021 по делу № А13-7554/2020 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2021 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (г. Вологда, ОГРНИП <***>) и к обществу с ограниченной ответственностью «СтальНорд» (проспект Победы, д. 9, оф. 203, г. Череповец, Вологодская область, 162606, ОГРН <***>) о взыскании солидарно компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель, с участием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3 (г. Череповец, Вологодская область),

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО4 (по доверенности от 22.04.2021);

от индивидуального предпринимателя ФИО2 –ФИО5 (по доверенности от 12.02.2021 35 АА № 1614810);

от общества с ограниченной ответственностью «СтальНорд» – ФИО5 (по доверенности от 01.09.2020),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ФИО1) обратился в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ФИО2) и к обществу с ограниченной ответственностью «СтальНорд» (далее – общество) о взыскании солидарно 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации № 173055 (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО3.

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 04.05.2021, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2021, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с судебными актами, ФИО1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит отменить обжалуемые решение и постановление, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Истец полагает, что обоснованный отсутствием доказательств стоимости права и размера компенсации отказ суда апелляционной инстанции в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за незаконное использование полезной модели - доказанное истцом и признанное судом правонарушение вступает в противоречие с основными началами гражданского законодательства.

ФИО2 и общество представили единый отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, полагая их законными и обоснованными.

Третье лицо отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца выступил по доводам кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представители ответчиков возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

ФИО3, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание не явился, явку своего представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанции, истец является правообладателем патента Российской Федерации № 173055 на полезную модель «Свайная опора для теплицы» с датой приоритета 16.12.2016, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 08.08.2017, со сроком действия исключительного права на полезную модель - до 16.12.2026.

Истцу стало известно, что из открытых источников в сети Интернет (https://профильцентр.рф/) выявлено предложении к продаже изделий, имеющих признаки сходства с охраняемой патентом моделью, по адресу: <...>.Представителем истца с участием представителя Торгово-промышленной палаты Вологодской области 25.03.2020 проведена контрольная закупка фундамента для теплицы из свай в количестве 4 штук по адресу: <...>. Истцом представлен кассовый чек на сумму 280 руб., в котором указан продавец ФИО2, <...>.

Истец полагает, что имело место незаконное использование спорной полезной модели на основании полученного заключения эксперта Союза Вологодской торгово-промышленной палаты ФИО6 от 25.03.2020 № 038-03-00127, в котором сделан вывод, что в представленных сваях используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели № 173055.

Судом первой инстанции также установлено, что ФИО2 (агент) и общество (принципал) 02.03.2020 заключили агентский договор на реализацию продукции, по условиям которого агент принимает на себя обязательство за вознаграждение от имени, по поручению и за счет принципала выполнять действия, направленные на реализацию продукции принципала контрагентам (иным третьим лицам), выбираемым самостоятельно агентом, а принципал обязуется принять исполненное по настоящему договору и оплатить агенту за исполнение поручений вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

Ссылаясь на то, что данными действиями ответчиков нарушены его права, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

При рассмотрении дела суд первой инстанции исходил из доказанности наличия у истца права на иск и факта незаконного использования ответчиками спорной полезной модели, но отказал в иске, установив наличие у ответчиков права преждепользования на спорную полезную модель.

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела с выводом суда первой инстанции о констатации права преждепользования на полезную модель не согласился, указав что «аналогичный внешний вид» изделий (устройств) в отсутствие вывода о совпадении признаков технических решений не является критерием для констатации права преждепользования на полезную модель.

Вместе с тем оставляя решение суда первой инстанции в силе, требование истца о взыскании с ответчиком компенсации суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения ввиду недоказанности стоимости права использования спорной полезной модели и соответственно размера компенсации.

Сославшись на разъяснения, приведенные в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –Постановление Пленума № 5/29) и положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), суд апелляционной инстанции установил, что стоимость права и размер компенсации в ходе рассмотрения дела не доказаны, исковые требования удовлетворению не подлежат.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что выводы судов первой и апелляционной инстанции о наличии у истца права на обращение в суд с заявленными требованиями и об отсутствии у ответчиков права на использование спорной полезной модели лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, постановление суда апелляционной инстанции в отношении названных выводов Судом по интеллектуальным правам не проверяется.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее, выслушав мнение представителей истца и ответчиков, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда апелляционной инстанции имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 ГК РФ и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

При разрешении по существу спора о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Следовательно право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных соответствующими нормами материального права, однако это не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Таким образом, лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано в рамках самостоятельно иска (в том числе встречного) либо в возражениях против предъявленных к нему требований, доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту), независимость создания такого технического решения, а также объем преждепользования.

Соответствующие разъяснения изложены в пунктах 126, 127 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10).

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 59 Постановление Пленума № 10 разъяснено, что при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основа, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Суд кассационной инстанции полагает заслуживающими внимания доводы кассационной жалобы о необоснованности вывода суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации.

В рассматриваемом случае истцом был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ.

Расчет данного искового требования произведен истцом исходя из стоимости исключительного права на спорную полезную модель по лицензионному договору с обществом с ограниченной ответствнностью «Завод «Стандарт» от 01.12.2017 № 1.

Как разъяснено в пункте 61 Постановление Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить стоимость права использования, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежит удовлетворению в заявленном размере.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о том, что представленный истцом расчет компенсации не соответствует положениям подпункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции верно указал на то, что окончание 09.11.2019 срока действия лицензионного договора от 01.12.2017 № 1 и доказательств его исполнения (оплаты стоимости предоставленного права) в 2020 году исключает возможность его учета в качестве доказательства, подтверждающего реальную стоимость права на момент закупки товара у ответчиков.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать законными выводы суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права по мотиву недоказанности стоимости права использования полезной модели.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 61 Постановление Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Судебная коллегия принимает во внимание, что законодательный запрет суду самостоятельно изменить вид компенсации и явно необоснованный расчет исковых требований, произведенный истцом, вызвали объективные затруднения в рассмотрении настоящего дела.

Вместе с тем, с учетом обстоятельств настоящего дела Суд по интеллектуальным правам полагает, что процессуальные возможности определения размера компенсации у суда апелляционной инстанции имелись.

С целью установления стоимости права использования спорного произведения суд апелляционной инстанции вправе также поставить перед сторонами вопрос о назначении по делу судебной экспертизы.

При установлении факта нарушения исключительного права истца на спорное произведение отказ в удовлетворении иска о взыскании компенсации по мотиву недоказанности стоимости права использования произведения не соответствует положениям ГК РФ о защите интеллектуальных прав, а также разъяснениям практики применения законодательства, в частности, абзацу второму пункта 59 Постановление Пленума № 10.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда апелляционной инстанции на основании части 2 статьи 65, части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного результата интеллектуальной деятельности.

Между тем из содержания постановления суда апелляционной инстанции усматривается, что им не установлена стоимость права использования полезной модели.

Суд по интеллектуальным правам не соглашается с выводом суда апелляционной инстанции об отказе во взыскании компенсации за нарушение исключительного права, поскольку установление факта нарушения исключительного права само по себе исключает возможность освобождения ответчиков от мер имущественной ответственности.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Между тем суд апелляционной инстанции вопреки требованиям процессуального законодательства надлежащей оценки представленным в материалы дела доказательствам не дал, уклонившись от установления имеющих значение для правильного разрешения обстоятельств.

Наряду с этим судебная коллегия обращает внимание на то, что в мотивировочной части постановления суд апелляционной инстанции ссылался на разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума № 5/29, которое с 23.04.2019 не подлежит применению на основании пункта 181 Постановления Пленума № 10.

Учитывая, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права, привели к принятию неверного судебного акта, постановление суда апелляционной инстанции не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; при необходимости поставить перед сторонами вопрос о назначении по делу судебной экспертизы; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2021 по делу № А13-7554/2020 отменить.

Дело направить в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Е.С. Четвертакова