Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сказка-Калининград» на решение Арбитражного суда Калининградской области от 10.09.2015
(судья Ефименко С.Г.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2015 (судьи Толкунов В.М., Зотеева Л.В., Сомова Е.А.) по делу № А21-5081/2015 по заявлению Калининградской областной таможни (<...> Калининград, 236006) о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Сказка-Калининград» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, компании Байершие Моторен Верке Актиенгезельшафт (130, Петуэлринг D-80809 Мюнхен, Германия) / BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW AG).

В судебном заседании приняли участие представители Калининградской областной таможни — ФИО1 (по доверенности от 17.12.2015) и ФИО2 (по доверенности от 17.12.2015).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Калининградская областная таможня (далее – таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Сказка-Калининград» (далее – общество) к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), ссылаясь на незаконное использование им обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании Байершие Моторен Верке Актиенгезельшафт.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Байершие Моторен Верке Актиенгезельшафт (далее – компания, правообладатель, третье лицо).

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 10.09.2015, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2015, заявленное требование удовлетворено.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просило указанные судебные акты отменить, а производство по делу прекратить.

Так, по мнению заявителя кассационной жалобы, судами первой и апелляционной инстанций не приняты во внимание факты отсутствия сходства до степени смешения изображений на ввезенном обществом товаре с товарными знаками правообладателя по международной регистрации № 663925 и № 673219, а также неоднородности ввезенных обществом в Российскую Федерацию товаров и товаров, которым предоставлена правовая охрана спорными товарными знаками.

Представители таможенного органа в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в отзыве, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Общество и третье лицо, надлежащим образом извещенные о начале судебного процесса с их участием, а также о времени и месте судебного заседания, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети Интернет, явки своих представителей не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, внимательно выслушав представителей таможенного органа, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения в силу следующих обстоятельств.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 13.05.2015 обществом была подана декларация на товары № 10012070/130515/0003205 на товары – игрушки детские, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации в контейнере
№ MSKU9962839 по коносаменту № 953336613 в рамках контракта от 01.03.2007 № 1 по таможенной процедуре «свободная таможенная зона».

По результатам таможенного досмотра (акт от 17.05.2015 № 10012070/170515/000123) товары были идентифицированы как:

игрушки для детей пластмассовые с элементами из металла, имеющие встроенный двигатель, в том числе инерционный – мотоциклы, артикул CJ-0592286 144 штуки, страна происхождения – Китай, код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – 9503007500 (игрушки в наборах или комплектах прочие), на ввозимом товаре имеется изображение в форме окружности с надписью «BWM»;

игрушки для детей пластмассовые в наборах в индивидуальных упаковках – мотоциклы, артикул CJ-0592304 – 24 набора (по 12 штук), страна происхождения – Китай, код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – 9503007000 (игрушки в наборах или комплектах прочие); на ввозимом товаре имеется изображение в форме окружности с надписью «BWM».

Таможенным органом было установлено, что имеющиеся на ввезенных товарах изображения сходны до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности за компанией Байершие Моторен Верке Актиенгезельшафт (BMW AG).

Между тем в комплекте документов, представленных обществом к таможенному оформлению вместе с декларацией на товары № 10012070/130515/0003205, документы от правообладателя, разрешающие ввоз на территорию Таможенного союза указанных товаров, а именно: лицензионный договор с правообладателем либо разовое разрешение от правообладателя, отсутствовали.

При этом компанией было заявлено, что ввезенный обществом товар обладает признаками контрафактности, а в действиях самого общества усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

На основании изложенных обстоятельств таможенным органом было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, составлены протоколы изъятия товаров, являющихся предметом административного правонарушения, которые переданы на ответственное хранение обществу с ограниченной ответственностью «БСК» (Калининградская область, г. Балтийск, Нижнее шоссе, 17).

Согласно представленным в административное дело заключениям Экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрально экспертно-криминалистического таможенного управления города Калининграда от 27.05.2015 № 016441 и от 09.06.2015 № 015854, размещенное на исследуемых образцах названных товаров комбинированное обозначение является сходным до степени смешения с обозначениями, зарегистрированными по международным регистрациям № 663925 и № 673219, и ассоциируется с ним в целом; а сами эти товары являются однородными с товарами 28-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы названные товарные знаки.

По результатам административного расследования административным органом 25.06.2015 был составлен протокол № 10012000-1416/2015 об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ.

Поскольку в соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 14.10 КоАП РФ, рассматриваются судьями арбитражных судов, дело об административном правонарушении № 10012000-1416/2015 направлено для привлечения общества к административной ответственности в Арбитражный суд Калининградской области.

Суды первой и апелляционной инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходили из доказанности таможенным органом наличия в действиях общества состава вмененного административного правонарушения.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что выводы судов первой и апелляционной инстанции, сделанные при рассмотрении спора по существу, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права с установлением всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу в силу следующего.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения вменяемого правонарушения) незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 той же статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Указанное не означает, что к административной ответственности, предусмотренной названной статьей, может быть привлечено лишь лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходное с ними обозначение на таком предмете.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. При этом никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (статья 1484 ГК РФ).

Статьей 1515 ГК РФ определено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Суды первой и апелляционной инстанции на основании материалов административного расследования, проведенного таможенным органом, заключения привлеченного к административному расследованию эксперта и сообщения представителя правообладателя указанных товарных знаков пришли к выводу о том, что комбинированное обозначение в форме окружности со словесным элементом «BWM», нанесенное непосредственно на спорные товары (игрушки для детей), является сходным до степени смешения с обозначениями, зарегистрированными в качестве международных товарных знаков по регистрациям № 663925 и № 673219, исключительные права на которые принадлежат компании, и без разрешения правообладателя размещено на товарах, однородных товарам 28-го класса МКТУ, в отношении которых указанным товарным знакам предоставлена правовая охрана.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции неправомерно оставил без внимания выводы заключения эксперта от 17.08.2015 № 29578 отклоняется судом кассационной инстанции поскольку указанное заключение не могло быть признано судами допустимым доказательством ввиду имеющихся пороков в его оформлении, свидетельствующих о несоответствии требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в заключении эксперта отсутствует подпись эксперта о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судами первой и апелляционной инстанции не приняты во внимание факты отсутствия сходства до степени смешения изображений на ввезенном обществом «товаре с товарными знаками правообладателя по международным регистрациям № 663925 и № 673219, а также неоднородность товаров, ввезенных обществом, товарам, которым предоставлена правовая охрана названными товарными знаками, судом кассационной инстанции отклоняется в силу следующего.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Российским агентством по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Пунктом 14.4.2.4 Правил предусмотрено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт «г» пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки также могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, обозначение считается сходным до степени смешения с другими обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основании общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и других. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и так далее) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым

Вместе с тем, как указано в пункте 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Из материалов дела усматривается и судами установлено, что правообладателем международных товарных знаков № 663925 и № 673219, является компания.

Названное обстоятельство лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Вместе с тем судами первой и апелляционной инстанций в соответствии с положениями пунктов 14.4.2, 14.4.2.2 Правил установлено сходство до степени смешения товарных знаков, принадлежащих компании, и комбинированного обозначения, нанесенного на товары (игрушки), указанные в декларации на товары № 10012070/130515/0003205.

Кроме того, судами указано, что названное сходство усиливается, поскольку товарные знаки компании имеют широкую известность среди потребителей, а также в связи с тем, что сходное обозначение размещено на игрушке – мотоцикле, то есть одном из наиболее популярных товаров, известных под товарными знаками правообладателя.

Судами правомерно принявшими во внимание положения названных Методических рекомендаций, сделан правильный вывод об однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки, и товаров, ввезенных обществом по названной декларации на товары.

Доказательств наличия у общества прав на использование названных товарных знаков в материалы дела не представлено, а кассационная жалоба не содержит указания на какие-либо имеющиеся в деле доказательства, которым суды не дали бы правовой оценки.

Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств в связи с чем судом кассационной инстанции отклоняются как не основанные на материалах дела и нормах закона.

При этом суд кассационной инстанции принимает во внимание правовую позицию высшей судебной инстанции, приведенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены спорных судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Калининградской области от 10.09.2015 по делу № А21-5081/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сказка-Калининград» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий Н.Н. Тарасов

Судья Р.В. Силаев

Судья А.А. Снегур