Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-18703/2017) АО BigKaiserPraziisionswerkzeugeAG (БигКайзер Прецизионсверкцойге) на решение Арбитражного суда Калининградской области от 14.06.2017 по делу № А21-7531/2016 (судья Лобанова Е.А.), принятое

по иску АО BigKaiserPraziisionswerkzeugeAG (БигКайзер Прецизионсверкцойге )

к ООО "ДЖЕТ СНАБ"

3-е лицо: ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков

установил:

BigKaiserPrazisionswerkzeugeAG (BigKaiserPraсisionToolingLtd., Биг Кайзер Прецизион сверкцойге АО) (Швейцария, СНЕ-102.159.089 в торговом реестре Цюриха; далее- истец) в лице представителя ООО «ХАЛТЕК-ДоАЛЛ» обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Джет Снаб» (ОГРН <***>, ИНН <***>; далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование международного товарного знака KAISER и BIG KAISER в размере 9 712 301 руб.04 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное
акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в лице филиала «КнААЗ им.Ю.А.Гагарина».

Решением суда от 14.06.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Истец, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы., просил решение суда отменить. Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

3-е лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, своих представителей не направило. Дело рассматривается в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в его отсутствие.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований истец ссылается на то , что является правообладателем товарных знаков KAISER и BIG KAISER по международным регистрациям, что подтверждается сертификатами №572197 и №1055784 соответственно . Список товаров и услуг по МКТУ, на которые распространяется защита названных товарных знаков, включает класс МКТУ 07 «Механические инструменты». Указанные товарные знаки являются действующими на территории Российской Федерации.

Истец полагает, что ответчик нарушил его права на товарные знаки KAISER и BIG KAISER путем подачи заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора по предмету закупки «Режущий инструмент KAISER» для нужд филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», что подтверждается закупочной документацией и извещением №2.68.298.-2016, поскольку товары с названными товарными знаками никогда не приобретались ответчиком у истца или его законных представителей.

В адрес ответчика была направлена претензия от 01.08.2016 г. с требованиями о прекращении неправомерного использования зарегистрированного международного товарного знака KAISER, поставки, рассылки и иных способов распространения информации о возможных поставках товаров с указанным товарным знаком, о выплате компенсации.

Поскольку требования исполнены ответчиком не были, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований.

Апелляционная коллегия, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

Пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу статьи 1484 ГК РФ для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров (услуг), в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

в предмет доказывания по требованию о защите права на
товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу
указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного
с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты
компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей , определяемом
по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров , на которых незаконно размещен товарный знак , или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака , определяемой исходя из цены , которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

В материалы дела представлены распечатки с официального сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (из базы данных ROMARIN) относительно регистрации международных товарных знаков KAISER (№572197 , дата регистрации -31.05.1991 г. , дата продления – 31.05.2011 г. , дата окончания срока действия – 31.05.2021 г.) и BIG KAISER (№1055784 , дата
регистрации -13.09.2010 г. , дата окончания срока действия – 13.09.2020 г.) , в том
числе по 07 классу МКТУ (механические инструменты, а именно станки для
сверления ,токарной обработки, фрезерования, сверлильные станки, инструментальные оправки, державки инструмента, вкладыши для резания, инструменты для твердых спеченных сплавов и сверлильные патроны, докрепежные механизмы для предварительной фиксации режущего инструмента; компрессорные двигатели для станочных инструментов, электрические двигатели для станочных инструментов и чистящие приспособления для станочных инструментов).

Согласно закупочной документации №2.68.298.-2016 для нужд филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» в 2016 г. проводился открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора по предмету закупки «Режущий инструмент KAISER».

Участие ответчика в указанном запросе предложений подтверждается материалами дела и не оспаривалось им в процессе рассмотрения дела.

Истец утверждает, что при подаче заявки на участие в закупке «Режущий инструмент KAISER», для нужд Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» Ответчиком были предложены к реализации товары, защищенные товарным знаком KAISER. Истец также утверждает, что в документации № 2.68.298.-2016 «Проведение открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по предмету закупки: «Режущий инструмент KAISER», для нужд Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» (далее также - Закупочная документация) содержится указание на поставку товаров, защищенных товарным знаком Kaiser.

Вместе с тем, указанное утверждение истца носит предположительный характер, не подтверждается доказательствами и, более того, опровергается имеющимися в деле доказательствами.

Как пояснил сам истец и было установлено судом на основании имеющихся в деле доказательств, истец является правообладателем следующих товарных знаков:

-товарный знак KAISER;

-товарный знак BIG KAISER.

Истцом при рассмотрении дела судом первой инстанции было признано наличие как официального каталога товаров, защищенных товарным знаком KAISER, так и официального каталога товаров, защищенных товарным знаком BIG KAISER. Каждый из указанных каталогов размещен в открытом доступе на официальной странице истца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, что также подтверждается Истцом

Таким образом, предлагаемые истцом к реализации в его официальных каталогах товары защищены различными товарными знаками, а именно либо товарным знаком KAISER, либо товарным знаком BIG KAISER.

Закупочная документация не содержит требования к товарному знаку, которым должен быть защищен требуемый товар.

В разделе 2 документации «Техническое задание , требования к поставкам товаров (выполнению работ, оказанию услуг)» указаны наименование товара , обозначение по каталогу KAISER , фирма-производитель KAISER , цена за единицу и стоимость товара. Технико-коммерческое предложение на участие в закупке предполагает в том числе указание наименования товара, обозначения его по каталогу , фирму производителя.

Согласно статьям 1473, 1476, 1477, 1538, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации, фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживания) и коммерческое обозначение юридического лица являются самостоятельными (различными) средствами индивидуализации соответственно юридических лиц (фирменное наименование), товаров, работ, услуг (товарный знак, знак обслуживания) и предприятий (коммерческое обозначение).

Коммерческое обозначение, фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. При этом коммерческое обозначение либо фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания.

В этой связи прямое указание в документации требования к фирме-производителю (путем указания фирменного наименования либо коммерческого обозначения, в том числе в том случае, если фирменное наименование либо коммерческое обозначение либо их части включены в какой-либо товарный знак) является именно требованием к фирме-производителю, и не может по усмотрению Истца произвольно расцениваться как указание на требование к товарному знаку. Содержащееся в апелляционной жалобе Истца утверждение о том, что при указании требования к фирме-производителю автор документации либо Ответчик в действительности якобы имели в виду требование к товарному знаку, а не требование к фирме-производителю, не подтверждается никакими доказательствами и носит лишь предположительный характер, а также прямо противоречит тексту указанных документов.

В своей апелляционной жалобе Истец указывает на то, что в документации, а также в технико-коммерческом предложении Ответчика некорректно (не полностью) воспроизведено фирменное наименование Истца (не соответствует выписке из торгового регистра кантона Цюрих), а именно указано «фирма-производитель Kaiser», а не «фирма-производитель BigKaiserPrazisionswerkzeugeAG».

Вместе с тем, защита права Истца на фирменное наименование либо коммерческое обозначение не является предметом заявленных Истцом требований, а сами по себе указанные обстоятельства не являются подтверждением того, что под «фирмой-производителем» организатор закупки якобы имел в виду «товарный знак».

Код всех товаров, запрос на поставку которых содержится в Закупочной документации, (таблица № 2 «Номенклатурный перечень закупаемой продукции» раздела 2 документации «Техническое задание, требования к поставкам товаров (выполнению работ, оказанию услуг)» полностью соответствует кодам товаров, указанным в официальном каталоге товаров Истца, защищенных товарным знаком BIG KAISER, что подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

Коды товаров, указанных в заявке (технико-коммерческом предложении) Ответчика на участие в закупке, также полностью соответствуют кодам товаров, указанным в каталоге товаров Истца, защищенных товарным знаком BIG KAISER, что, в свою очередь, соответствует кодам товаров, указанным в Закупочной документации.

Таким образом, как Закупочная документация, так и заявка (технико-коммерческое предложение) Ответчика на участие в закупке предусматривали поставку товаров конкретной фирмы-производителя (Истец), обладающего правами на несколько товарных знаков (товарный знак KAISER, товарный знак BIG KAISER), и содержали указание на конкретные коды требуемых товаров, соответствующие кодам товаров по каталогу товаров, защищенных товарным знаком BIG KAISER.

С учетом изложенного, заявка Ответчика являлась предложением к поставке товаров, защищенных товарным знаком BIG KAISER, что подтверждается имеющимися в деле доказательствами. Доказательств обратного Истцом не представлено.

В своей апелляционной жалобе истец утверждает, что несмотря на фактическую поставку Ответчиком товаров Истца, защищенных товарным знаком BIG KAISER, при подаче заявки на участие в закупке Ответчиком якобы были предложены к реализации товары, защищенные иным товарным знаком (KAISER), то есть утверждается, что фактически поставленный Ответчиком товар не соответствует его заявке на участие в закупке.

Между тем в материалы дела не представлено доказательств в обоснование данное утверждения.

Как следует из материалов дела, ответчиком осуществлена в полном объеме поставка товаров, требовавшихся согласно условиям закупки и, соответственно, предлагавшихся к поставке Ответчиком. Заказчиком указанные товары приняты в полном объеме без каких-либо претензий. Данное обстоятельство подтверждается товарными накладными, имеющимися в деле.

При этом наименование и коды товаров, указанных в товарных накладных, полностью соответствуют кодам, указанным в закупочной документации, технико-коммерческом предложении Ответчика, таможенных декларациях (в которых по всем товарным позициям указан товарный знак BIG KAISER), и в каталоге товаров, защищенных товарным знаком BIG KAISER.

Таким образом, факт поставки Ответчиком товаров, защищенных товарным знаком BIG KAISER, а не товарным знаком KAISER, равно как и факт принятия товаров заказчиком без каких-либо претензий к номенклатуре поставленных товаров, установлен судом надлежащим образом. Заказчик поставленных Ответчиком товаров (ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой») был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица. При этом никаких пояснений о ненадлежащем исполнении Ответчиком условий закупки, в частности по номенклатуре поставленных Ответчиком товаров, заказчик не давал.

Таким образом, утверждение Истца о том, что несмотря на фактическую поставку Ответчиком товаров, защищенных товарным знаком BIG KAISER, им якобы предлагались к поставке товары, защищенные иным товарным знаком (KAISER), не основано на материалах дела и является ничем не подтвержденным домыслом.

В апелляционной жалобе Истец утверждает, что моментом начала действия правовой охраны товарного знака BIG KAISER на территории Российской Федерации является 22.01.2016 г. (до даты подачи Ответчиком заявки на участие в закупке), а не 31.03.2016 г. (после даты подачи Ответчиком заявки на участие в закупке).

Указанный довод основан на неверном толковании Истцом норм международного права, и противоречит имеющимся в материалах дела доказательствам.

Так, Истец указывает, что согласно пункту 4 статьи 3 Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 г. (далее также - Мадридское соглашение) «датой регистрации (т.е. датой, с которой знаку предоставляется защита) является дата подачи заявки на международную регистрацию в Международное бюро». Истец считает, что указанная норма применима к определению момента начала правовой охраны товарного знака KAISER на территории Российской Федерации.

Такое толкование норм Мадридского соглашения прямо противоречит буквальному содержанию норм Мадридского соглашения. Протокола к Мадридскому соглашению от 1989 г., а также сложившейся судебной практике (пункт 15 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года № СП-23/20).

Так, Истцом признается и не отрицается, а судом при рассмотрении дела установлено на основании имеющихся в деле доказательств, что в отношении товарного знака BIG KAISER после fso регистрации в международной системе регистрации товарных знаков правообладателем было сделано последующее заявление о территориальном расширении правовой зашиты уже зарегистрированного ранее товарного знака KAISER на территорию Российской Федерации (статья З-ter Мадридского соглашения, статья 3-ter Протокола к Мадридскому соглашению).

Российская Федерация является участником как Мадридского соглашения, так и Протокола к Мадридскому соглашению. В отношении Российской Федерации применено положение пункта 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

Общее правило подпункта "а" пункта 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков предусматривает, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями статей 3 и 3ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Протокола к Мадридскому соглашению (пунктом 4 статьи 3 Мадридского соглашения), то есть при первоначальной регистрации, датой международной регистрации действительно будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в пункте 2 статьи З-ter Протокола к Мадридскому соглашению (пункт 2 статьи З-ter Мадридского соглашения) установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Указанный порядок определения момента начала правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации находит подтверждение в судебной практике (пункт 15 Справки по резупьтатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года № СП-23/20).

Таким образом, при последующем территориальном расширении правовой охраны товарного знака на территорию Российской Федерации статьей З-ter Мадридского соглашения, статьей 3- ter Протокола к Мадридскому предусмотрен иной момент начала правовой защиты товарного знака: не с даты получения заявки на международную регистрацию (пункт 4 статьи 3 Мадридского соглашения), а с даты внесения соответствующей записи в Международный реестр (пункт 2 статьи З-ter Мадридского соглашения, пункт 2 статьи З-ter Протокола к Мадридскому соглашению).

В этой связи пункт 4 статьи 3 Мадридского соглашения (первоначальная регистрация товарного знака), на который ссылается Истец, не применим к спорным правоотношениям.

В соответствии с информацией, размещенной в базе данных ROMARIN на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности:

-22.01.2016 г. - дата получения Международным ведомством указания правообладателя товарного знака BIG KAISER о последующем территориальном расширении охраны указанного знака на территорию Российской Федерации;

-31.03.2016 г. - дата внесения Международным ведомством записи в Международный реестр о территориальном расширении охраны товарного знака на территорию Российской Федерации, и уведомления об этом соответствующего ведомства Российской Федерации (с указанной даты исчисляется период времени для возможного отказа соответствующего ведомства Российской Федерации в предоставлении защиты товарного знака на территории Российской Федерации).

Как указано выше, на территории Российской Федерации правовая охрана товарного знака в случае территориального расширения ранее зарегистрированного знака на территорию Российской Федерации предоставляется с момента внесения соответствующей записи в Международный реестр, то есть, в данном случае, с 31.03.2016 г.

С учетом изложенного, утверждение Истца о том, что на территории Российской Федерации правовая охран товарного знака BIG KAISER осуществляется с 22.01.2016 г., а не с 31.03.2016 г., не соответствует действительности, основано на неверном толковании Истцом норм международного права, и противоречит имеющимся в материалах дела доказательствам.

Истец ссылается, что у него имеется только каталог товаров, защищенных товарным знаком KAISER, на русском языке, размещенный на официальном сайте Истца.

В то же время, судом первой инстанции установлено, и самим истцом при рассмотрении дела не отрицалось наличие в свободном доступе на официальной сайте истца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет также и каталога товаров Истца, защищенных товарным знаком BIG KAISER.

Данный факт был признан самим Истцом в письменных пояснениях от 20.02.2017 г., где Истец пояснил, что отсутствует «официальный перевод» указанного каталога на русский язык, в связи с чем, по утверждению Истца, он «не используется» при осуществлении конкурентных способов закупок товаров. При этом правовых норм, содержащих запрет использования при осуществлении закупок документов, составленных на иностранном языке, либо иных доказательств невозможности использования таких документов, Истцом не было представлено.

Истец полагает, что ответчик действовал недобросовестно, в качестве чего представлена копия «дилерского письма Big Kaiser Precision Toiling Inc.»

В то же время, указанный документ был исключен из материалов дела № А21-7531/2016 по заявлению самого Истца.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 14.06.2017 по делу № А21-7531/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

М.В. Будылева

О.В. Горбачева