Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (Москва, ОГРНИП <***>) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2023 по делу № А26-4225/2022 по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Лира» (просп. Лесной, д. 47, офис 45, г. Петрозаводск, <...>, ОГРН <***>) о защите исключительного права на товарный знак, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «ФРУТОВИТ» (ул. Свободы, д. 35, стр. 43, этаж 2, ком 33, Москва, 125362,ОГРН <***>).

В судебное заседание явились представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО1 (личность удостоверена паспортом);

от общества с ограниченной ответственностью «Лира» - ФИО2 (по доверенности от 14.09.2023), ФИО3 (по доверенности от 05.07.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Лира» (далее – общество «Лира») о запрете незаконного использования обозначения «ФРУТОВИТ», о

взыскании компенсации в размере 541 872 рублей 50 копеек.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ФРУТОВИТ» (далее – общество «ФРУТОВИТ», третье лицо).

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 05.12.2022 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 270 936 рублей 20 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 13 837 рублей, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2023 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанным постановлением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Заявитель кассационной жалобы констатирует, что им в материалы дела представлены доказательства закупки ответчиком товаров у поставщика-производителя общества «ФРУТОВИТ», которые подтверждают, что товары маркированы спорным обозначением «ФРУТОВИТ».

Контрафактные товары закупались, перевозились, принимались и хранились ответчиком несколькими оптовыми партиями. Так, истцу известно о 7 оптовых партиях на протяжении 4 кварталов за период с 20.03.2018 по 25.12.2018. Всего ответчик осуществил закупку, перевозку, приёмку и хранение товаров на сумму 270 936,25 рублей.

Дополнительно податель кассационной жалобы обращает внимание на то, что юридический адрес ответчика и юридические адреса общества с ограниченной ответственностью «Торговый Холдинг «ЛОТОС» (ИНН <***>) и его управляющей организации общества с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГ «ЛОТОС» (ИНН <***>) совпадают. Фактический адрес ответчика и фактический адрес супермаркета «ЛОТОС ГУРМАН», где реализованы контрафактные товары общества «ФРУТОВИТ» в 2018-2019гг., полностью совпадают.

Более того, заявитель кассационной жалобы отмечает, что представил в материалы дела доказательства, подтверждающие введение ответчиком в гражданский оборот (в том числе предложения к продаже) контрафактных товаров, маркированных обозначением «ФРУТОВИТ».

Кассатор полагает, что за нарушение исключительных прав вправе требовать с общества «Лира» компенсацию в размере двукратной стоимости контрафактных товаров, а именно: 2*270 936,25 рублей = 541 872,50 рублей.

Дополнительно истец отмечает, что требование о запрете использования ответчиком обозначения «ФРУТОВИТ» обоснованно, поскольку ответчик, указывая о прекращении сотрудничества с обществом «ФРУТОВИТ», подтверждающих доказательств не представил.

Кроме того, Галанов А.А. обращает внимание на недобросовестное поведение ответчика, направленное на фальсификацию фактов с целью ввести суд в заблуждение. Ответчик пытается избежать ответственности за нарушение исключительных прав истца, уничтожая существенные для дела доказательства и материалы, фальсифицируя факты, что указывает на злоупотребление правом со стороны ответчика.

При этом, кассатор отмечает, что в действиях истца отсутствуют признаки злоупотребления правом, поскольку предъявление им к ответчику как продавцу контрафактного товара самостоятельного требования является правомерным действием.

В Суд по интеллектуальным правам поступили возражения, в которых ответчик выразил несогласие с правовой позицией истца, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, и не опровергают законность и обоснованность принятого по настоящему делу постановления.

В судебном заседании 27.09.2023 представитель истца поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы. Кроме того, просил не рассматривать его ходатайства в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ввиду того, что они заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции.

Представители ответчика возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Общество «ФРУТОВИТ», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, не явился, своего представителя не направил, что в силу положений части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, возражении на нее, и на наличие безусловных оснований для отмены судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, ФИО1 является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 806527, № 806526, № 617288, № 617287, № 377548, № 370691, № 348783, № 334659, № 334658, № 348782, администратором доменных имен frutovit.com, frutovit.ru, на которых расположены интернет-сайты с информацией об истце и его товарных знаках.

В 2018 году истцу стало известно, что общество «ФРУТОВИТ» незаконно использует обозначения, сходные с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации № 617287, № 617288, № 348783, №

334658, № 334659, № 348782, № 370691, № 377548, на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети «Интернет».

ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с общества «ФРУТОВИТ» 47 328 797 рублей 66 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 617287, № 617288. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 по делу № А40-208181/2020 заявленные требования удовлетворены.

Как указывает истец, в ходе рассмотрения дела № А40-208181/2020 ему стало известно, что общество «Лира» в период с 20.03.2018 по 25.12.2018 осуществило закупку контрафактного товара у общества «ФРУТОВИТ» на сумму 270 936,25 рублей.

Указанное обстоятельство подтверждено соответствующими счетами-фактурами и товарными накладными, копией протокола осмотра сайта frutovit.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», копией коммерческого предложения общества «ФРУТОВИТ».

Полагая, что действиями общества «Лира» нарушены исключительные права на товарные знаки, ФИО1 направил в его адрес претензию с требованием о выплате компенсации.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения ФИО1 в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные ФИО1 требования частично, признал их обоснованными в части взыскания компенсации, при этом пришел к выводу о наличии правовых оснований для снижения размера компенсации; в удовлетворении требований в части запрета незаконного использования обозначения «ФРУТОВИТ» отказал в связи с тем, что ответчик не осуществляет торговую деятельность.

Суд апелляционной инстанции, исследовав материалы дела, пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и об отказе в удовлетворении заявленных требований, указал, что при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции не учтено, что доказательства приобретения ответчиком товаров по спорным товарным накладным с целью введения указанных в них товаров в гражданский оборот в материалах дела отсутствуют.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, возражении на нее, заслушав мнение представителей истца и ответчика, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу

фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также соблюдение норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического

смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав

(например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как верно указал суд апелляционной инстанции, по смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим.

Из изложенных в пункте 156 Постановления № 10 разъяснений следует, что исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, именно на истца возлагается обязанность по доказыванию факта совершения ответчиком нарушения исключительных прав на товарные знаки.

В нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец соответствующие доказательства в материалы дела не представил.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции принял во внимание, что ответчик в 2018 году осуществил закупку контрафактных товаров под брендом «ФРУТОВИТ» на сумму 270 936,25 рублей.

Однако, отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции обосновано исходил из того, что вопреки доводам истца, доказательства приобретения ответчиком товаров по спорным товарным накладным с целью введения указанных в них товаров в гражданский оборот в материалах дела отсутствуют. Не представлены акты фиксации нарушения или акты осмотра торговых залов ответчика, в которых были размещены товары под спорными товарными знаками, контрольная закупка истцом не осуществлялась.

Согласно протоколу осмотра доказательств от 24.10.2022, представленному истцом в материалы дела, произведен осмотр информации, находящейся в электронном виде в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

Вместе с тем, как верно констатировал суд апелляционной инстанции, из указанных публикаций не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что товар торговой марки «ФРУТОВИТ» предложен к продаже именно ответчиком.

Протокол осмотра сайта «frutovit.com» с соответствующими скриншотами, подтверждение правообладателя товарных знаков, таблица с актуальными ценами на товар свидетельствуют о реализации контрафактных товаров общества «ФРУТОВИТ», однако не подтверждают факт реализации данного товара ответчиком.

Кроме того, в УПД по реализации товара общества «ФРУТОВИТ» ответчику указан товар без маркировки «ФРУТОВИТ».

Поскольку истцом не подтверждено, что спорный товар приобретен ответчиком с целью введения в гражданский оборот, иные заявленные требования удовлетворению не подлежат, контраргументы кассационной жалобы по обозначенному поводу подлежат отклонению.

Доводы о недобросовестном поведении ответчика являются декларативными и выражают субъективное мнение истца, не представившего надлежащих доказательств, что нарушение его исключительных прав допущено именно обществом «Лира». Лицо, участвующее в деле, вправе в ходе рассмотрения дела корректировать правовую позицию.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Безусловно, предъявление самостоятельных требований к производителю и продавцу контрафактного товара не может быть расценено

как злоупотребление правом. Однако в отсутствие надлежащих доказательств со стороны истца в обоснование нарушения его прав обществом «Лира» исковые требования к данному ответчику удовлетворению не подлежали. Доводы о злоупотреблении ответчиком правом надлежащими доказательствами не подтверждены.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что оспариваемое постановление является законным и обоснованным, оснований для его отмены не усматривается.

Переоценка доказательств и сделанных на основе их оценки выводов судов нижестоящих инстанций не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу норм главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу положений статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанций.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

Кассационная жалоба истца подлежит оставлению без удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2023 по делу № А26-4225/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Ю.В. Борисова

Судья Д.А. Булгаков Судья Н.Н. Погадаев