Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Медсервис» (ул. Горбачева, д. 62, оф. 708, г. Киров, 610017, ОГРН 1154350000166) на решение Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2018 по делу № А28-16217/2017 (судья Каранина Н.С.) и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 по тому же делу
(судьи Полякова С.Г., Савельев А.Б., Тетервак А.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус»
(Трубная пл., д. 2, Москва, 107031, ОГРН 1097746730872) к обществу с ограниченной ответственностью «Медсервис» о защите исключительных прав,

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципального бюджетного учреждения «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» (Суворовский пер., д. 5, г. Екатеринбург, 620039, ОГРН 1026605627256), государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница №5»
(ул. Краснова, д. 60, Пенза, 440034, ОГРН 1025801202350), бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (ул. Уральская, д. 1, г. Нягань, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 628187, ОГРН 1058600201208), общества с ограниченной ответственностью «СтройСетьРесурс» (ул. Февральская, д. 65, эт. 3, пом. 77, г. Подольск, Московская область, 142100, ОГРН 1045007201800), общества с ограниченной ответственностью «Академия +» (ул. Февральская,
д. 65, эт. 1, пом. 22, г. Подольск, Московская область, 142100,
ОГРН 1125074015945), индивидуального предпринимателя Стайн Павел Тимофеевич (п. Малое Исаково, Калининградская обл.,
ОГРНИП 305391730500015), общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер» (ул. Февральская, д. 65, эт. 2, пом. 61/1, г. Подольск, Московская область, 142100, ОГРН 1125074015956), общества с ограниченной ответственностью «Формоза» (ул. Иркутская, д. 11, корп. 1, пом. 40, ком. 1,
оф. 192, Москва, 107497, ОГРН 1097746796355), общества с ограниченной ответственностью «ТоргСервис» (ул. Оптиков, д. 22, пом. 1-Н, Санкт-Петербург, 197374, ОГРН 1157847395573).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» – Акентьев М.П. (по доверенности от 29.03.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «Медсервис» – Семенов А.В.
(по доверенности от 23.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (далее – общество «Рош Диагностика Рус», истец) обратилось с иском в Арбитражный суд Кировской области (передано по подсудности из Арбитражного суда Свердловской области) к обществу с ограниченной ответственностью «Медсервис» (далее – общество «Медсервис», ответчик) с требованиями, уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которых просило:

признать незаконными, нарушающими исключительное право на товарный знак, действия общества «Медсервис» по использованию товарных знаков по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003, путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложений к продаже и продажи им: - товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466 муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017
№ 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора; - товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками по международным регистрациям № 832631, 855137, 539003 бюджетному учреждению Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская поликлиника» по товарным накладным от 04.05.2016 № 34, от 21.09.2016 № 160 в соответствии с договором от 18.02.2016 № 2016.48155;
- товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками по международным регистрациям № 832631, 855137 государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 5» по товарным накладным от 21.06.2016 № 77, от 30.06.2016 № 84 в соответствии с контрактом от 06.05.2016 № 0855200000516000827 поставка расходных материалов для анализатора Сobas b 121 в 2016 году;

признать товары (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированные товарными знаками по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, поставленные обществом «Медсервис» муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора, контрафактными;

запретить обществу «Медсервис» незаконное использование товарных знаков по международным регистрациям 832631, 855137, 635479, 1063466 путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже и продажи товаров (медицинских изделий для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, поставленных обществом «Медсервис» муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017
№ 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора;

взыскать с общества «Медсервис» в пользу общества «Рош Диагностика Рус» компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 240 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская поликлиника», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 5», общество с ограниченной ответственностью «СтройСетьРесурс», общество с ограниченной ответственностью «Академия +», индивидуальный предприниматель Стайн Павел Тимофеевич, общество с ограниченной ответственностью «БизнесПартнер», общество с ограниченной ответственностью «Формоза», общество с ограниченной ответственностью «ТоргСервис».

Суд первой инстанции при оценке уточненных требований истца исходил из того, что фактически требование о признании незаконными действий ответчика не является самостоятельным требованием, а служит обоснованием требований о возмещении компенсации, а также посчитал, что требования о признании указанного истцом товара контрафактным и о запрете незаконного использования товарных знаков на данном товаре являются едиными, направленными на достижение одного правового результата, в связи с чем рассмотрел их как одно требование.

Судом первой инстанции также был принят отказ общества «Рош Диагностика Рус» от иска в части требований о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак CYFRA, производство по делу в указанной части прекращено.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2018 исковые требования были удовлетворены частично – суд решил: признать товары (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированные товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, поставленные ответчиком муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора, – контрафактными; запретить ответчику незаконное использование данных товарных знаков путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже и продажи товаров (медицинских изделий для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, поставленных ответчиком муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом
от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора; и взыскал с ответчика в пользу истца 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, в том числе: 160 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак Roche и 40 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend, а также 21 500 рублей расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и за принятие обеспечительных мер. В удовлетворении остальной части иска отказал.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 указанное решение оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «Медсервис» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что суд первой инстанции удовлетворил требование (о признании товара контрафактным), способ защиты которого не предусмотрен, но не отказал в удовлетворении требования
(о признании незаконными действий), а также не разрешил судьбу требования (об изъятии и уничтожении оригинального товара), таким образом, по мнению ответчика, мотивировочная часть не соответствует резолютивной части решения суда первой инстанции. Поскольку, по мнению ответчика, судом первой инстанции была искажена норма, части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, одновременно с кассационной жалобой, обществом «Медсервис» подано ходатайство об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии данной нормы статьям 19, 46, 55 Конституции Российской Федерации.

Также заявитель кассационной жалобы полагает, что истец выходит за пределы предоставленной ему исключительной лицензии, в том числе потому, что лицензионные соглашения на использование спорных товарных знаков, являются безвозмездными, а суды не учитывают необходимость исполнения ответчиком государственных контрактов.

Помимо этого, заявитель кассационной жалобы ссылается на необходимость применения к спорным правоотношениям правовых позиций, изложенных в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации
от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» (далее – постановление от 13.02.2018 № 8-П) и
от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – постановление от 13.12.2016 № 28-П).

В судебном заседании представитель общества «Медсервис» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и направить дело на новое рассмотрение, а также обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке нормы права.

Представитель общества «Рош Диагностика Рус» выступил по доводам, изложенным в отзыве, в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев указанное ходатайство ответчика, Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Согласно части 3 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле, Конституции Российской Федерации, арбитражный суд обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности этого закона.

В соответствии со статьей 101 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии Конституции Российской Федерации закона, примененного или подлежащего применению в указанном деле, обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности данного закона.

В силу приведенных норм обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона является правом арбитражного суда в случае, когда спорная норма подлежит применению в рассматриваемом деле и суд приходит к выводу о несоответствии примененного или подлежащего применению закона Конституции Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, изложенные в ходатайстве общества «Медсервис», не находит, что часть 1
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не соответствуют Конституции Российской Федерации. При этом суд кассационной инстанции исходит из того, что доводы общества «Медсервис» в большей степени сводятся к изложению субъективного толкования вышеназванной нормы, нежели к обоснованию несоответствия примененных судами норм права нормам Конституции Российской Федерации, а неопределенность в толковании норм может быть устранена путем осуществления судом такого толкования.

Таким образом, необходимость для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующим запросом отсутствует, в связи с чем ходатайство общества «Медсервис» удовлетворению не подлежит, тогда как общество «Медсервис» вправе самостоятельно обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующей жалобой.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобуобщества «Медсервис», проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующему выводу.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, обращаясь с настоящим иском общество «Рош Диагностика Рус» указало, что иностранное лицо – F. Hoffmann-La Roche AG, являясь правообладателем товарного знака «» по международной регистрации № 832631 и иностранное лицо – Roche Diagnostics GmbH, являясь правообладателем товарных знаков «» «ELECSIS» «PRECICONTROL» «ACCUTREND» по международным регистрациям № 855137, 635479, 1063466, 539003, по лицензионным соглашениям (соответственно): от 24.07.2013 предоставили истцу исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарного знака «» в отношении товаров и услуг 1, 5, 37, 42-го классов МКТУ и неисключительную лицензию в отношении товаров и услуг 9, 10, 16, 44-го классов МКТУ; от 26.11.2013 исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков «» «ELECSIS» «PRECICONTROL» «ACCUTREND».

В свою очередь, поскольку истцом было установлено, что обществом «Медсервис» в адрес третьих лиц была поставлена продукция, маркированная данными товарными знаками, не урегулировав спор во внесудебном порядке, общество «Рош Диагностика Рус» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив, чтоистцу предоставлено право использования указанных товарных знаков, которые были использованы ответчиком без согласия правообладателя (путем поставки товаров в муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по контракту от 17.10.2016 № 0162300005316002568), в отсутствие доказательств со стороны общества «Медсервис» о легальном происхождении спорного товара, (с учетом объединения требований о признании незаконными действий, о возмещении компенсации, о признании товара контрафактным и о запрете незаконного использования товарных знаков в одно требование) уточненные исковые требования удовлетворил, однако учитывая разъяснения, содержащиеся в пунктах 43.2, 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»(далее – постановление № 5/29, действовавшего на период рассмотрения дела в суде первой инстанции и суде апелляционной инстанции), удовлетворил размер компенсации, заявленной истцом, лишь на сумму 200 000 рублей, отказав в удовлетворении остальной части иска, также признав остальные факты поставки товара и предложения товара к продаже, указывающие на нарушение прав общества «Рош Диагностика Рус», недоказанными.

Также суд первой инстанции отклонил ссылки ответчика на злоупотребление правом со стороны истца, а также на его недобросовестность, признав их несостоятельными.

Поскольку обществом «Медсервис» в материалы дела не было представлено доказательств о легальном происхождении спорного товара, суд первой инстанции не нашел оснований для применения к спорным правоотношениям правовой позиции, изложенной в постановлении от 13.02.2018 № 8-П.

Суд апелляционной инстанции, указанные выводы суда первой инстанции поддержал, оставив оспариваемое решение в силе.

Таким образом, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к выводу о том, что требования истца к обществу «Медсервис» подлежат удовлетворению, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт нарушения данным ответчиком исключительных прав общества «Рош Диагностика Рус» на товарные знаки по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003.

Суд по интеллектуальным правам признает выводы судов в части доказанности истцом факта незаконного использования ответчиком указанных товарных знаков основанными на представленных в материалы дела доказательствах, и соответствующими нормам материального и процессуального права.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг
(статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя
(статья 1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1
статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, суды, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, основываясь на положениях статей 1229, 1252, 1484 и 1515 ГК РФ, установили факт незаконного использования обществом «Медсервис» товарных знаков по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003 (путем поставки товаров в муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по контракту от 17.10.2016 № 0162300005316002568), исключительные права на которые были предоставлены истцу иностранными лицами – F. Hoffmann-La Roche AG и Roche Diagnostics GmbH по лицензионным соглашениям от 24.07.2013 и 26.11.2013.

В частности, суды, принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», проведя собственный анализ обозначений, имеющихся на представленных истцом в материалы дела доказательствах (фотографиях спорных товаров, контрактах и товарно-сопроводительных документах к ним), пришли к выводу о том, что на них имеются обозначения, тождественные со спорными товарными знаками, права на использование которых переданы истцу.

На основании указанных обстоятельств суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в данной части, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт использования ответчиком товарных знаков по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003 без разрешения правообладателя, и исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитали, что заявленный истцом размер компенсации подлежит удовлетворению в размере 200 000 рублей.

Судебная коллегия отмечает, что переоценка доказательств не входит в полномочия суда при кассационном производстве, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Следовательно, учитывая, что применение мер ответственности в виде взыскания компенсации, а также запрета на использование исключительных прав без разрешения правообладателя, возможно только в случае доказанности факта нарушения исключительных прав, что в рассматриваемом случае судами было установлено, а заявителем кассационной жалобы не опровергнуто, Суд по интеллектуальным правам считает, что данные обстоятельства являются основанием для удовлетворения исковых требований.

Возражение заявителя кассационной жалобы в данной части по существу сводятся к изложению его субъективного мнения о том, что представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается факт незаконного использования ответчиком товарных знаков по международным регистрациям
№ 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003, принадлежащих истцу.

Верховный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 по делу № 305-ЭС16-7224, и от 15.08.2016 № 305-ЭС16-7224 по делу № А40-26249/2015), что вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных
статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

В свою очередь в кассационной жалобе общества «Медсервис» отсутствуют ссылки на доказательства, имеющиеся в материалах дела, которые не были оценены судами, или которыми опровергаются выводы суда о том, что ответчиком было допущено использование товарных знаков по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003 без разрешения правообладателя.

Вместе с тем, принимая во внимание, что на основании осуществленной оценки представленных в материалы дела доказательств, суды пришли к выводам, что обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, были подтверждены документально, которые в достаточной степени мотивированны, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов судов в части определения факта использования обществом «Медсервис» средств индивидуализации истца без его разрешения, так как установление данных обстоятельств относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, а суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных судом апелляционной инстанции на основании собранных по делу доказательств.

Таким образом, доводы ответчика о неправильной оценке, данной судами представленным в материалы дела доказательствам о наличии / отсутствии факта использования товарных знаков по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003 без разрешения правообладателя, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции.

По этому же основанию у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для переоценки выводов судов первой и апелляционной инстанций в части определения размера компенсации.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Следовательно, правообладатель при доказанности факта нарушения его исключительных прав освобождается от доказывания размера понесенных убытков и вправе требовать от нарушителя компенсацию в установленном законом размере, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из чего следует, что размер компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяется судом исходя из характера нарушения.

При этом в рассматриваемом случае, истец требовал взыскать с ответчика компенсацию, размер которой составляет 240 000 рублей, из которых 200 000 рублей за незаконное использование товарного знака по международной регистрации № 832631 и 40 000 рублей за незаконное использование товарных знаков по международным регистрациям № 855137, 635479, 1063466, 539003
(в минимальном размере – по 10 000 рублей за каждый факт нарушения).

Суды, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, основываясь на положениях статей 1229, 1252, 1515 ГК РФ, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, пришли к выводу о том, что заявленный истцом размер компенсации подлежит удовлетворениюв размере 200 000 рублей, из которых 160 000 рублей за незаконное использование товарного знака по международной регистрации № 832631 и 40 000 рублей за незаконное использование товарных знаков по международным регистрациям № 855137, 635479, 1063466, 539003
(по 10 000 рублей за каждый товарный знак).

При определении размера компенсации суды руководствовались положениями изложенных норм права, и разъяснениями к ним, учли срок нарушения исключительного права, неоднократность нарушения ответчиком прав истца, вероятные убытки истца (неполученное лицензионное вознаграждение), специфику и значимость товара – медицинские изделия, возможное нарушение прав и законных интересов граждан на обеспечение жизни и здоровья в результате того, что товар является контрафактным, непринятие ответчиком надлежащих и достаточных мер для выяснения наличия прав на использованные им товарные знаки, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, снизили размер компенсации до 200 000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам считает, что суды первой и апелляционной инстанции пришли к обоснованному выводу о том, что в данном случае правоотношения сторон подпадают под действие указанных правовых норм, в связи с чем пришли к правомерному выводу, что заявленный истцом размер компенсации подлежит удовлетворению в указанном размере.

Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций на основании представленных в материалы дела доказательств, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы об обратном, правильно применены нормы статей 1252, 1515 ГК РФ.

В связи с этим довод заявителя кассационной жалобы о необоснованности размера удовлетворенных исковых требований, не может быть принят во внимание, поскольку определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции исходя из разъяснений, изложенных в пункте 43.3 постановления № 5/29, в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчика сумма компенсации мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств. Нарушений судами норм материального права при установлении размера компенсации судом кассационной инстанции не установлено.

Как и не может быть принята во внимание ссылка ответчика на правовую позицию, изложенную в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, так как, во-первых, такой довод обществом «Медсервис» в судах первой и апелляционной инстанций не заявлялся, а значит, не был предметом исследования нижестоящих судов.

Во-вторых, оспаривая размер компенсации со ссылкой на постановление
от 13.12.2016 № 28-П, заявителем кассационной жалобы не учитывает, что его применение возможно только в случае предоставления ответчиком в материалы дела доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в нем критериям.

Тогда как таких доказательств, обществом «Медсервис» представлено не было.

Следовательно, возражения заявителя кассационной жалобы в данной части сводятся к изложению его субъективного мнению о наличии оснований для снижения размера компенсации ниже низшего предела.

В свою очередь, занятая им правовая позиция не находит своего подтверждения в исследуемых нормах права, а также опровергается представленными в материалы дела доказательствами и установленными судами обстоятельствами.

Также не может быть принята во внимание судом кассационной инстанции ссылка общества «Медсервис» на правовую позицию, изложенную в постановлении от 13.02.2018 № 8-П, поскольку как установили суды, доказательств о легальном происхождении спорного товара, ответчиком в материалы дела представлено не было.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что истцом было допущено злоупотребление правом, был рассмотрен судом первой инстанции, где и получил свою надлежащую правовую оценку, в связи с чем повторному рассмотрению в суде кассационной инстанции не подлежит.

Довод общества «Медсервис» о необходимости исполнения им государственных контрактов был исследован судами апелляционной инстанции, где также получил свою надлежащую правовую оценку.

Оснований для переоценки указанных доводов у суда кассационной инстанции не имеется.

В отношении довода общества «Медсервис» о том, что суд первой инстанции не отказал в удовлетворении требования (о признании незаконными действий), и не разрешил судьбу требования (об изъятии и уничтожении оригинального товара), Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым обратить внимание заявителя кассационной жалобы на то, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерацииистец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

При этом одновременное изменение предмета и основания иска, действующим законодательством не предусмотрено.

Таким образом, право на изменение предмета или основания иска не может быть ограничено судом.

В свою очередь, из материалов дела не следует, что обществом «Рош Диагностика Рус» было изменено основание иска.

Следовательно, право истца на изменение предмета исковых требований не может быть ограничено до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В связи с этим довод общества «Медсервис» о том, что суд первой инстанции не отказал в удовлетворении требования (о признании незаконными действий), и не разрешил судьбу требования (об изъятии и уничтожении оригинального товара), основан на неверном толковании норм права, поскольку, как указывалось выше, при оценке уточненных требований истца, суд первой инстанции исходил из того, что фактически требование о признании незаконными действий ответчика не является самостоятельным требованием, а служит обоснованием требований (основанием иска) о возмещении компенсации, которое было им рассмотрено и удовлетворено вследствие установления незаконного использования ответчиком принадлежащих истцу средств индивидуализации.

Тогда как требование (об изъятии и уничтожении оригинального товара), не содержалось в последнем, уточненном в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковом заявлении обществом «Рош Диагностика Рус» (том 7, л.д. 19-21).

Следовательно, указанные доводы ответчика являются необоснованными.

Довод ответчика том, что у истца отсутствуют какие-либо негативные последствия, так как лицензионные соглашения от 24.07.2013 и 26.11.2013 являются безвозмездными, судом кассационной инстанции во внимание не принимается, так как согласно пункту 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление
от 23.04.2019 № 10), лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Поскольку пунктом 1.3 лицензионных соглашений от 24.07.2013 и 26.11.2013 иностранные лица – F. Hoffmann-La Roche AG и Roche Diagnostics GmbH предоставили обществу «Рош Диагностика Рус» право использования товарных знаков по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003 любым не противоречащим законодательством Российской Федерации способом, что соответствует статье 1229 ГК РФ (том 2, л.д. 77, 84), а также согласовали условие о безвозмездном характере правоотношений
(пункт 2.1), что соответствует требованиям пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, данное обстоятельство не свидетельствует о выходе истца за пределы предоставленной ему исключительной лицензии, а также о нарушении действующего законодательства, поскольку право на подачу настоящего иска предоставлено ему пунктом 2 статьи 1250 ГК РФ и пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ.

Исходя из изложенного, коллегия судей приходит к выводу, что фактически в данной части доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

Несогласие же заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для их отмены, поскольку его доводы в данной части не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального или процессуального права, и не опровергают установленные ими обстоятельства.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам считает, что судами в данной части при рассмотрении настоящего спора правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований законодательства.

Суд кассационной инстанции также полагает, что вопреки доводам кассационной жалобы, в данной части фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, в данной части судом кассационной инстанции не установлено.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам считает, что заслуживает внимание довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции неправомерно удовлетворил требование о признании товара контрафактным.

Как указывалось ранее, обращаясь с уточненными в порядке
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общество «Рош Диагностика Рус» в числе прочих требований просило признать товары (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированные товарными знаками по международным регистрациям № 832631, 855137, 635479, 1063466, поставленные обществом «Медсервис» муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом
от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора, контрафактными.

Суд первой инстанции, посчитав, что требования о признании указанного истцом товара контрафактным и о запрете незаконного использования товарных знаков на данном товаре являются едиными, направленными на достижение одного правового результата, рассмотрел их как одно требование, и удовлетворил.

Суд апелляционной инстанции указанный вывод подержал, указав, что суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что спорный товар, а также его упаковка являются контрафактными, поскольку нарушают исключительные права правообладателей товарных знаков. Удовлетворение заявленного истцом неимущественного требования (о признании товара в пределах конкретной партии контрафактным и запрете его использования путем введения в оборот) направлено на пресечение дальнейшего незаконного использования спорной медицинской продукции (составляющей конкретную и надлежащим образом индивидуализированную партию товара).

Суд по интеллектуальным правам считает, что судами не было учтено, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (пункт 1 статьи 9 ГК РФ) и, соответственно, свободны в выборе способа их защиты (одного или нескольких), притом, однако, что порядок судебной защиты прав и свобод определяется на основе Конституции Российской Федерации федеральными законами (пункт 2.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 06.12.2017
№ 37-П).

При этом, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из права каждого на судебную защиту его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46 Конституции Российской Федерации, не следует возможность выбора гражданином по своему усмотрению любых способов и процедур судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются, исходя из Конституции Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами (определение от 20.12.2018 № 3140-О).

Согласно пункту 57 постановления от 23.04.2019 № 10, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и
пункте 1 статьи 1252 ГК РФ.

В статье 12 ГК РФ указано, что защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Таким образом, исходя из указанных норм права, а также установленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ способах защиты прав, усматривается, что в случае выявления правообладателем факта незаконного введения в гражданский оборот товара, на котором без его согласия используется принадлежащий ему товарный знак, он, при защите своего права, вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя такого товара, в силу того, что он является контрафактным, и в случае признания судом спорного товара контрафактным, исходя из фактических обстоятельства дела и представленных в их подтверждение доказательств, суд вправе в мотивировочной части судебного акта указать на данный факт незаконного использования товарного знака.

Во взаимосвязи со статьями 1252, 1484 и 1487 данного Кодекса названные законоположения позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя.

Исходя из указанных норм права, следует, что установив факт незаконного использования ответчиком товарных знаков по международным регистрациям
№ 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003 (путем поставки товаров в муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по контракту от 17.10.2016 № 0162300005316002568), суд первой инстанции, таким образом, уже признал в мотивировочной части решения данный товар контрафактным (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ).

Вместе с тем, удовлетворяя данное требование истца как самостоятельное и признавая товары (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированные товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, поставленные ответчиком муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора, – контрафактными, и указывая данное требование в резолютивной части решения, суд первой инстанции не учитывал, что указанное требование не приведет к восстановлению нарушенных прав и интересов истца, поскольку оно не может быть исполнено (заявлено абстрактное требование и законодательством не предусмотрен такой способ защиты нарушенного права).

Тогда как, принимая решение по существу спора, арбитражный суд должен учитывать, насколько принятое решение исполнимо и приведет ли указанное решение к восстановлению нарушенных прав и интересов истца, поскольку из положений статей 16 и 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что решение арбитражного суда должно отвечать принципу исполнимости, поскольку судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу на основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа (статья 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Данный вопрос был оставлен без внимания судом апелляционной инстанции.

Тогда как в силу пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в части 5 настоящей статьи. В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, а также на постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

При этом резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения. При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета. Если арбитражный суд установил порядок исполнения решения или принял меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части решения (часть 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, поскольку законом не установлено специального порядка признания спорного товара контрафактным путем приведения в исполнение судебного акта, Суд по интеллектуальным правам считает, что в удовлетворении заявленного требования следует отказать, исключив его из резолютивной части решения Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2018.

Как указано в пункте 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но судами были неправильно применены нормы права – статья 12 и пункт 1 статьи 1252 ГК РФ, а также статьи 16, 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая, что данное обстоятельство на основании частей 1, 2 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для изменения решения Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2018 по делу
№ А28-16217/2017 и постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 по тому же делу, обжалуемые судебные акты в части признания товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, поставленных ответчиком муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017
№ 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора, – контрафактными, подлежат изменению, с перераспределением государственной пошлины в указанной части.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2018 по делу
№ А28-16217/2017 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 по тому же делу изменить.

Изложить резолютивную часть решения Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2018 по настоящему делу в следующей редакции:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ИНН 7702719945, ОГРН 1097746730872, место нахождения: 107031, Россия, г. Москва, Трубная пл., д. 2, почтовый адрес: 115114, Россия,
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, Бизнес-центр «Вивальди Плаза») от иска к обществу с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС» (ИНН 4345419343, ОГРН 1154350000166, место нахождения: 610017, Россия, Кировская область,
г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, оф. 708) в части требований о взыскании
10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак CYFRA; производство по делу в указанной части прекратить.

В остальной части уточненные исковые требования удовлетворить частично.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС» (ИНН 4345419343, ОГРН 1154350000166, место нахождения: 610017, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, оф. 708) незаконное использование данных товарных знаков путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже и продажи товаров (медицинских изделий для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, поставленных обществом с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС» (ИНН 4345419343, ОГРН 1154350000166, место нахождения: 610017, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, оф. 708) муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр»
(ИНН 6663018109, ОГРН 1026605627256, место нахождения: 620039, Россия, Свердловская область, Суворовский пер., д. 5) по товарной накладной
от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016
№ 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора;

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС» (ИНН 4345419343, ОГРН 1154350000166, место нахождения: 610017, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, оф. 708) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ИНН 7702719945, ОГРН 1097746730872, место нахождения: 107031, Россия, г. Москва, Трубная пл., д. 2, почтовый адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, Бизнесцентр «Вивальди Плаза») 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, в том числе: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак Roche и 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend, а также 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и за принятие обеспечительных мер.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ИНН 7702719945, ОГРН 1097746730872, место нахождения: 107031, Россия, г. Москва, Трубная пл., д. 2, почтовый адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, Бизнес-центр «Вивальди Плаза») из федерального бюджета 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек государственной пошлины; после вступления решения в законную силу выдать справку на возврат, копию платежного поручения.

Сохранить действие обеспечительных мер, принятых определением Арбитражного суда Свердловской области от 01.06.2017 в рамках дела
№ А60-26956/2017 (номер дела до передачи дела по подсудности), до фактического исполнения решения суда. После вступления решения суда в законную силу возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ИНН 7702719945, ОГРН 1097746730872, место нахождения: 107031, Россия, г. Москва, Трубная пл., д. 2, почтовый адрес: 115114, Россия,
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3, Бизнесцентр «Вивальди Плаза») с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской области 128 459 (сто двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек денежных средств, уплаченных в качестве встречного обеспечения, по реквизитам плательщика, указанным в платежном поручении от 25.05.2017 № 552.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Н.Н. Погадаев

Судья Т.В. Васильева

Судья С.П. Рогожин