Гражданский кодекс часть 1

Краснодарская таможня (далее – таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Сан-Тойз» (далее - ООО «Сан-Тойз», общество) о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) на основании протокола об административном правонарушении от 20.11.2018
N 10309000-2530/2018.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25.04.2019
ООО «Сан-Тойз» привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении от 20.11.2018 N 10309000-2530/2018, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, согласно протоколу об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей по делу об административном правонарушении N 10309000-2530/2018
от 31.10.2018.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Сан-Тойз» обжаловало его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В апелляционной жалобе общество просит отменить решение суда, ссылаясь на то, что товарный знак по международной регистрации № 833939 включает словосочетание «BABY BORN» (тогда как на образце спорной продукции, ввозимой ООО «Сан-Тойз», размещено комбинированное обозначение, включающее слово «BABY»). Вывод о том, являются ли словесные элементы, включенные в товарный знак, словосочетанием или нет, необходимо делать с учетом восприятия товарного знака именно рядовым российским потребителем, который не обладает исключительными знаниями английского языка.С точки зрения рядового российского потребителя словесные элементы товарного знака будут восприниматься исключительно как словосочетание, в том числе и потому, что различные общедоступные онлайн переводчики (Google, Yandex, PROMT и др.) переводят словесные элементы «BABY BORN» именно как единое словосочетание или как «ребенок родился», или как «родившийся ребенок».Семантика слова «BABY», использованного в отдельности, как на спорной продукции, будет существенным образом отличаться от семантики обозначения «BABY BORN».Доминирующее положение в товарном знаке занимает именно словосочетание «BABY BORN», именно словосочетание в целом несет основную - индивидуализирующую функцию товарного знака.В товарном знаке «BABY BORN» слабым (обладающим слабой различительной способностью) элементом является слово «BABY», а сильным «BORN». Именно за счет добавления к слову «BABY» второго слова «BORN», образовано словосочетание, которое в целом позволяет идентифицировать товары правообладателя от товаров иных производителей. Учитывая существенное различие сравниваемых словесных обозначений по семантическим, фонетическим критериям сходства, можно сделать однозначный вывод о том, что словесные элементы сравниваемых обозначений не являются сходными до степени смешения.Рядовой российский потребитель узнает продукцию Запф ФИО4 именно по словосочетанию «BABY BORN», а не по отдельному слову «BABY».В действиях ООО «Сан-Тойз» по ввозу спорных товаров не содержится объективная сторона правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ: на спорном товаре не содержится обозначений, сходных до степени смешения с обозначением по международной регистрации № 833939, т.к. вероятность введения в заблуждение потребителя отсутствует, не может потребитель, приобретая спорный товар, полагать, что он приобретает товары компании Запф ФИО5.Письмом ООО «Таможенный консалтинг» в адрес ООО «САН-ТОЙЗ» от 05.06.2018 с приложением фотографий, а также договором на оказание услуг таможенным представителем № 052/2011 от 24 августа 2011 года, заключенным между ООО «Таможенный консалтинг» и ООО «САН-ТОЙЗ», , подтверждается, что ООО «САН-ТОЙЗ» проявило ту обычную степень разумности и осмотрительности, которая от него требовалась, т.е. обеспечило проверку поставляемого товара на предмет соблюдения требований законодательства об интеллектуальной собственности.У ООО «САН-ТОЙЗ» как у хозяйствующего субъекта - резидента Российской Федерации, на момент ввоза спорного товара отсутствовала возможность получить из официальных публичных источников информации на русском языке (в частности из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания или из ТРОИС) сведения о международной регистрации на русском языке.

В отзывах на апелляционную жалобу Краснодарская таможня и правообладатель товарного знака «BABY BORN» компания «Zapf Creatiom AG» указали на законность и обоснованность принятого арбитражным судом первой инстанции решения, просили в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

В судебном заседании представители ООО «Сан-Тойз» поддержали доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Представитель правообладателя товарного знака «BABY BORN» компании «Zapf Creatiom AG» не согласился с доводами апелляционной жалобы, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

От Краснодарской таможни поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие ее представителя.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 30.08.2018 на основании ТТН от 29.08.2018 N 220, транзитной декларации от 29.08.2018 N 10317090/290818/0007159, инвойса от 10.07.2018 N YJT180710 в контейнере N TEMU6587101 на Прикубанский таможенный пост из Китая в соответствии с контрактом N YJI131001 от 01.10.2013 со спецификацией к нему, заключенными между Китайской компанией - «YIWU JIAYU IMP&EXP CO., LTD» и получателем товара - «Сан-Тойз», поступили товары: «ДЕТСКИЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ИГРУШКИ В НАБОРАХ...».

30.08.2018 ООО «Таможенный Консалтинг» (таможенный представитель ООО «Сан-Тойз» на основании договора N 052/2011 от 24.08.2011 (свидетельство N 0378/00 от 23.08.2011)) специалистом по таможенному оформлению предъявлен вышеуказанный товар к таможенному декларированию по предварительной декларации на товары (далее - ПДТ) N 10309200/220818/0009452. При этом заявлена таможенная процедура «Импорт-40», т.е. выпуск для внутреннего потребления на таможенной территории ЕАЭС. Товар N 1 заявлен с классификационным кодом ЕТН ВЭД ЕАЭС - 9503007000 (ставка ввозной таможенной пошлины 10%). Фактурная стоимость товаров составляет 9 774,96 долларов США. По вышеуказанной ПДТ был выявлен целевой профиль риска 20/10309/30082018/93214 (1), в рамках которого применена мера по минимизации риска с кодом 109 (таможенный досмотр товаров), 612 (принятие структурным подразделениям таможни решения при проверке таможенной декларации по направлению защита интеллектуальной собственности).

По результатам фактического контроля (АТД N 10309200/310818/000730) было установлено, что на 540 единицах товара «набор: кукла», арт.204258, задекларированного товаром N 1 в ПДТ N 10309200/220818/0009452, нанесена маркировка без согласия правообладателя, сходная с обозначением товарного знака «BABY BORN», принадлежащего компании «Zapf Creation AG» Германия, правовая охрана на который осуществляется по международному свидетельству за N 833939.

В процессе таможенного декларирования ООО «Сан-Тойз» не представило документы, подтверждающие передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, либо документы подтверждающие возможность введения
ООО «Сан-Тойз» в гражданский оборот на территории России с согласия правообладателя товаров с маркировкой с изображением, сходным до степени смешения с товарным знаком «BABY BORN», правовая охрана на который осуществляется по международному свидетельству за N 833939, принадлежащим компании «Zapf Creation AG» Германия.

Профильным отделом Краснодарской таможни был направлен запрос представителю правообладателя вышеуказанного товарного знака -
ООО «Петошевич» (121069, РФ, <...>).

Согласно ответу представителя правообладателя товарного знака «BABY BORN» «Zapf Creation AG» (Германия) на территории России по доверенности генерального директора ООО «Петошевич» ФИО3 от 31.08.2018 (вх. N 20634 от 31.08.2018) товары «Детские пластмассовые игрушки в наборах: кукла с горшком и игрушкой» в количестве 540 штук не соответствуют оригинальным. Ввоз и введение в гражданский оборот данной продукции на территории Российской Федерации невозможен. На товары незаконно нанесено обозначение BABY в овале, сходное до степени смешения с товарным знаком «BABY BORN» по международной регистрации N 833939. Запф ФИО5 не заключало договоров, позволяющих использовать его исключительное право ни с «Сан-Тойз», ни с «YIWU JIAYU IMP&EXP CO.,LTD». В связи с изложенным просил признать правообладателя потерпевшей стороной, ФИО3 - представителем потерпевшей стороны; принять все необходимые меры для предотвращения введения контрафактной продукции в гражданский оборот; привлечь ООО «Сан-Тойз» к ответственности в соответствии с 7.12 и 14.10 КоАП РФ».

Согласно письму представителя правообладателя товарного знака «BABY BORN» «Zapf Creation AG» (Германия) на территории России по доверенности - генерального директора ООО «Петошевич» ФИО3 от 06.09.2018 (вх. реестровый N от 06.09.2018) производитель полностью скопировал лишь логотип нашего доверителя, тогда как кукла и утка с горшком имеют вид, совершенно отличный от того дизайна, который использует правообладатель. Запф ФИО5 не производит куклы или наборы наподобие тех, что были ввезены ООО «Сан-Тойз». Оригинальные куклы правообладателя Запф ФИО5, как правило, продаются в коробках и могут выполнять следующие действия: пить воду из бутылочки; есть кашу и ходить в туалет; визжать и плакать; двигать всеми частями тела; оригинальные куклы можно купать. На выявленных товарах «Набор: кукла» (в количестве 540 штук, артикул 204258) нанесено обозначение BABY, сходное до степени смешения с товарным знаком BABY BORN по международной регистрации N 833939, и используемой для однородных товаров - «кукол в виде игрушек, горшки для игрушек, игрушки для игрушек» (класс 28 МКТУ). Оба обозначения помещены в овал, окаймленный справа и слева полосами; буквы слова BABY выполнены с эффектом частичного наложения одной буквы на другую. На оригинальном товаре внизу слова BABY помещено слово BORN, выполненное более мелким шрифтом. На товарах, ввозимых ООО «Сан-Тойз», внизу слова BABY помещен круг. Учитывая, что слова BABY доминируют в обоих обозначениях (том, что использует ввозимых ООО «Сан-Тойз» и в товарном знаке моего доверителя), учитывая одинаковое исполнение слова BABY, на игрушках ООО «Сан-Тойз» использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 833939. Сравнение обозначения на товарах, ввозимых ООО «Сан-Тойз», и обозначения, используемого моим доверителем, указывает на использование одних и тех же цветов производителями оригинального и неоригинального товаров (розовый и синий.

На основании изложенного таможенный орган усмотрел в действиях юридического лица ООО «Сан-Тойз» признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.10
КоАП РФ.

07.09.2018 Краснодарской таможней в отношении ООО «Сан-Тойз» было возбуждено дело об административном правонарушении N 10309000-2530/2018 по ч. 1 ст. 14.10 КоАП России.

На товар «наборы: кукла», производитель GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT-STOCK CO., LTD, количество: 540 штук, фактурная стоимость товара - 556,20 долларов США был наложен арест по протоколу об аресте товаров от 31.10.2018.

Товар был передан на ответственное хранение кладовщику СВХ ООО «МегаТэк» на основании протокола об аресте товаров N 10309000-2530/2018 с обязательством их хранения по адресу: 350072, РФ, Краснодарский край,
<...>.

17.09.2018 в рамках производства по делу об административном правонарушении N 10309000-2530/2018 была назначена экспертиза объектов интеллектуальной собственности товара «наборы: кукла», производитель GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT-STOCK CO., LTD, количество: 540 штук, на товар нанесена маркировка с изображением товарного знака сходного до степени смешения с товарным знаком «BABY BORN», принадлежащим компании «Zapf Creation AG» (Германия), по международной регистрации N 833939.

Производство вышеуказанной экспертизы было поручено экспертам ЭКС - регионального филиала ЦЭКТУ (344000, РФ, <...>
д. 50).

06.11.2018 на Прикубанский таможенный пост поступило заключение эксперта от 15.10.2018 N 12406005/0032185 ЭКС - регионального филиала ЦЭКТУ г. Ростов - на - Дону.

Согласно заключению эксперта ЭКС - регионального филиала ЦЭКТУ
(г. Ростов-на-Дону) от 15.10.2018 N 12406005/0032185 при сравнении исследуемого комбинированного обозначения с комбинированным товарным знаком N 833939 экспертом отмечено фонетическое и семантическое тождество, и графическое сходство словесного элемента «BABY» исследуемых обозначений, что обусловлено одним и тем же набором и последовательностью звуков, использованием одинакового алфавита (Латиница), одинаковым графическим написанием с учетом характера букв (печатные заглавные буквы), расположением букв по отношению друг к другу, частичным наложением букв одна на другую, использования сходного оригинального шрифта, наличием у сравниваемых обозначений одинакового смыслового значения. Данные обозначения производят сходное общее слуховое и зрительное впечатление и ассоциируются друг с другом. Также экспертом отмечено графическое сходство изобразительного элемента исследуемых обозначений, а именно эллипса белого цвета, выделенного темным контуром с разрывами в верхней и нижней частях.

Имеющиеся же различия в наличии изобразительных элементов - шаров, и отсутствии словесного элемента «born», имеющих мелкий размер, в исследуемом обозначении, размещенном на товаре, не существенны и не оказывают заметного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом, не ослабляют сходства сравниваемого комбинированного обозначения и комбинированного товарного знака.

Установленные признаки в совокупности позволяют сделать вывод о том, что исследуемое комбинированное обозначение является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком N 833939.

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что на товаре «Наборы: кукла, производитель: GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT-STOCK CO.,LTD, импортер: ООО «Сан - Тойз», <...>, артикул: 204258», размещено комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным комбинированным товарным знаком
N 833939.

Товарный знак N 833939 зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе для таких товаров как «Куклы и аксессуары для кукол в виде игрушек, ... горшки, ... ванна, ... кровати, ... стульчики......

Товар «Наборы: кукла, производитель: GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT-STOCK CO.,LTD, импортер: ООО «Сан-Тойз», <...>, артикул: 204258», образец которого предоставлен на исследование, представляет собой игрушку детскую пластмассовую в виде набора, состоящего из куклы-пупса, горшка, на котором он сидит, и уточки, является товаром, однородным с товарами 28 класса МКТУ «Куклы и аксессуары для кукол в виде игрушек, .... горшки, ... ванна, ... кровати, ... стульчики...», для индивидуализации которых зарегистрирован в Реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности товарный знак N 833939.

Исследование на предмет установления признаков соответствия или несоответствия исследуемого товара, ввезенного ООО «Сан-Тойз», оригинальной продукции компании «Zapf Creation AG», Германия, проводилось экспертом с использованием информации, приведенной в письме представителя правообладателя на территории Российской Федерации ООО «Петошевич» за подписью представителя компании «Zapf Creation AG» по доверенности генерального директора 000 «Петошевич» ТА. ФИО3.

Согласно письму ООО «Петошевич» от 06.09.2018 N BXP168540RUS выявлены следующие признаки, свидетельствующие о несоответствии исследуемого товара оригинальной продукции.

Признак отличия

Оригинальная продукция

Исследуемый товар

1. Упаковка

коробка

полимерная сетка

2. Кукла может выполнять следующие действия

- пить воду из бутылочки,

- есть кашу и ходить в туалет,

- двигает всеми частями тела,

- можно купать

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что товар «Наборы: кукла, производитель: GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT-STOCK CO.,LTD, импортер: ООО «САН-ТОЙЗ», <...>, артикул: 204258», в количестве 540 шт., образец которого предоставлен для проведения экспертизы, не соответствует требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции компании «Zap/Creation AG», Германия.

На основании вышеизложенного эксперт пришел к следующим выводам.

- на товаре «Наборы: кукла, производитель: GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT-STOCK CO.,LTD, импортер: OOO «Сан-Тойз», <...>, артикул: 204258», в количестве 540 шт., размещено обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным в Реестре Международного бюро всемирной организации интеллектуальной собственности товарным знаком N 833939, правообладателем которого является компания «Zapf Creation AG»;

- товар «Наборы: кукла, производитель: GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT-STOCK CO.,LTD, импортер: OOO «Сан-Тойз», <...>, артикул: 204258», образец которого предоставлен на исследование, представляет собой игрушку детскую пластмассовую в виде набора, состоящего из куклы-пупса, горшка, на котором он сидит, и уточки, является товаром, однородным с товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован в Реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности товарный знак № 833939;

- товар «Наборы: кукла, производитель: GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT-STOCK CO.,LTD, импортер: OOO «Сан-Тойз», <...>, артикул: 204258», образец которого предоставлен для проведения экспертизы, не соответствует требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции компании «Zap/Creation AG», Германия».

По окончанию административного расследования по делу N 20.11.2018 г. в отношении ООО «Сан-Тойз» составлен протокол об административном правонарушении N 10309000-2530/2018 по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.

Материалы дела об административном правонарушении и протокол об административном правонарушении направлены в Арбитражный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу и решения вопроса о привлечении общества к административной ответственности.

Частью 6 статьи 205 АПК РФ определено, что при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

В силу ч. 1 ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Объектом правонарушения являются охраняемые государством права правообладателя.

Объективная сторона состоит в использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров в гражданском обороте без разрешения правообладателя. Ввоз товара, обозначенного охраняемым товарным знаком, не правообладателем, не по договору с правообладателем или без его согласия в соответствии с таможенными режимами, предусматривающими возможность использования товара в гражданском обороте (выпуск в свободное обращение, свободная таможенная зона, переработка, временный ввоз и др.), рассматривается как противоправное деяние, независимо от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве товара за пределами Российской Федерации.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). При этом другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В пункте 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указано, что статья 14.10 КоАП РФ охватывает, в числе прочих, такие нарушения как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 328 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенные органы в пределах своей компетенции принимают меры по защите прав правообладателей на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза в отношении объектов интеллектуальной собственности, не включенных в таможенные реестры.

Согласно пункту 15 Информационного письма Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 122 от 13.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака.

Проведенным административным расследованием установлено, что
ООО «Сан-Тойз», являясь декларантом, в нарушение ч. 1 ст. 1229 ГК РФ и ч. 3 ст. 1484 ГК РФ при таможенном декларировании товаров по предварительной декларации на товары N 10309200/220818/0009452 и намерении ввода в гражданский оборот на территории РФ товара - «Наборы: кукла, производитель: GUANGDONG QUNXING TOYS JOINT-STOCK CO.,LTD, импортер: ООО «САН-ТОЙЗ», <...>, артикул: 204258», в количестве 540 шт., с нанесенным обозначением «BABY», сходным до степени смешения с зарегистрированным в Реестре Международного бюро всемирной организации интеллектуальной собственности товарным знаком N 833939, правообладателем которого является компания «Zapf Creation AG». (Германия), не получило согласия правообладателя на использование вышеуказанного товарного знака, тем самым осуществило его незаконное использование, чем нарушило исключительные права правообладателя.

Доводы заявителя о том, что товарному знаку, зарегистрированному в какой-либо стране иностранного происхождения, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации лишь в случае его регистрации в Государственном реестре товарных знаков на территории Российской Федерации по заявлению такого правообладателя, в связи с чем, соответственно, такому зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку выдается свидетельство в предоставлении ему правовой охраны, а также указанные сведения отмечаются в реестре международных регистрации товарных знаков, обоснованно отклонен судом первой инстанции ввиду следующего.

Статья 4 (1 (a) Протокола к Мадридскому соглашению, участницей которого Россия является с 10 июня 1997 года, гласит, что «с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3ter, охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны». Ни в Протоколе к Мадридскому соглашению, ни в ратификационной грамоте РФ, поданной ей при присоединении к Протоколу нет условия о том, что знак должен быть зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков на территории Российской Федерации и такому знаку должно быть выдано свидетельство в предоставлении ему правовой охраны.

Компания Запф ФИО5 является обладателем исключительного права на товарный знак «BABY born» по международной регистрации N 833939 (дата регистрации - 13 января 2004 г.; дата приоритета - 23 июля 2003 г.). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 и 28 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в частности, для предметов одежды (класс 25 МКТУ), кукол в виде игрушек, горшков для игрушек, игрушек для игрушек и др. (класс 28 МКТУ).

Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 833939 была предоставлена на территории Российской Федерации на основании п. 1 ст. 2 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 N 3520-1, который являлся правовой базой для определения действия знака на территории Российской Федерации на дату регистрации знака (п. 1 ст. 2 «правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации (далее - регистрация) в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации»).

В материалы дела третьим лицом представлена заверенная выписка из Международного реестра ВОИС с переводом на русский язык, которая подтверждает статус товарного знака N 833939 и личность обладателя исключительного права.

Также таможенным органом в ходе административного производства были запрошены данные о товарном знаке в Роспатенте. Полученный ответ содержит не только сведения о статусе знака, но и его владельце. Заинтересованное лицо не оспаривает действительность данного документа. В частности, в абзаце 3 на л. 233 Федеральный институт по интеллектуальной собственности (далее - ФИПС) заявляет «также данному обозначению на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана на основании международных регистрации
NN 610997 («BABY born»), 833939 («BABY born»)».

Таким образом, федеральным органом исполнительный власти в области интеллектуальной собственности РФ было подтверждено действие и действительность международной регистрации N 833939 в России по состоянию на 25 октября 2018 года, т.е. до даты обращения в суд с рассматриваемым заявлением, что является доказательством действия товарного знака третьего лица в России, предоставленное федеральным органом исполнительный власти в области интеллектуальной собственности на русском языке.

В пункте 9.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено, что ответственность юридического лица за совершение правонарушения, установленного ст. 14.10 КоАП РФ, наступает в том числе, в случае, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации, и (или) не проверив, существует ли такое использование на законных основаниях.

Доказательства того, что обществом были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных законодательством требований в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности в целях недопущения нарушения прав на охраняемый товарный знак, в материалы дела не представлены, что свидетельствует о наличии вины общества во вменяемом правонарушении применительно к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.

Осуществляя предпринимательскую деятельность, общество имело реальную возможность убедиться в законности использования товарных знаков, в том числе получить информацию о правовой защите (регистрации) товарного знака в соответствующих электронных базах, размещенных в сети Интернет.

Доводы заинтересованного лица об отсутствии введения в заблуждение потребителей в результате введения в гражданский оборот спорных товаров ввиду отсутствия схожести до степени смешения обозначения, нанесенного на ввозимые заинтересованным лицом товары, и товарного знака по международной регистрации N 833939, также обоснованно отклонены судом первой инстанции ввиду следующего.

Факт ввоза заинтересованным лицом товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком третьего лица, подтверждается материалами дела.

В товарном знаке третьего лица «BABY born» по международной регистрации N 833939 охраняемыми элементами являются все элементы обозначения, включая слова «BABY» и «born», заключенные в овал, при этом словесный элемент «BABY» является доминирующим в композиции знака, а словесный элемент «born» помещен под словесным элементом «BABY». Композицию знака «BABY born» составляет и обрамление овала, выполненное в виде линии.

П. 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельства на товарный знак, знак обслуживания коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 (далее - руководство) устанавливает критерии определения сходства до степени смешения, отмечая при этом, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия... при этом необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю.

Таким образом, допускается лишь вероятность возникновения смешения в глазах потребителя, а специальных знаний для установления сходства и степени смешения не требуется (п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности - Письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2010 N 122).

Словесный элемент «BABY» графически выделяется в композиции знака своим исполнением заглавными буквами большим кеглем, чередованием оттенков написания букв (образуя пары «В-В» и «A-Y»), и визуально доминирует по сравнению с элементом «born», выполненным прописными буквами одного оттенка маленького кегля. Овал, в который заключены словесные элементы, также выделен внутренней линией-окаймлением, выполненной в незавершенной стилистике. Фон овала является светлым. Индивидуализирующую нагрузку в знаке несет, соответственно, вся композиция знака (элементы «BABY», «born», овал). При этом аналогично в спорном обозначении индивидуализирующую нагрузку несет также вся композиция обозначения, нанесенного на ввозимые заинтересованным лицом игрушки (элементы «BABY», овал).

Доводы о необходимости рассмотрения семантического значения двух словесных элементов в международной регистрации N 888939 в совокупности «BABY» и «born» ввиду того, что они, согласно представлению заинтересованного лица, могут быть рассмотрены лишь как словосочетание, также являлся предметом исследования арбитражного суда первой инстанции, который дал им надлежащую правовую оценку. Арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов арбитражного суда первой инстанции.

Т.о., сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения и могут привести к вероятности смешения в глазах потребителя относительно производителя товара.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности, а также прав и законных интересов общества при производстве по делу об административном правонарушении административным органом не допущено, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, судом не выявлено.

На момент рассмотрения дела срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный статьей 4.5 Кодекса об административном правонарушении, не истек.

Пунктом 15.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что если в ходе судебного разбирательства с очевидностью установлено, что вещи, явившиеся орудием совершения или предметом административного правонарушения и изъятые в рамках принятия мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, изъяты из оборота или находились в незаконном обороте (в том числе контрафактная продукция), то в резолютивной части решения суда указывается, что соответствующие вещи возврату не подлежат, а также определяются дальнейшие действия с такими вещами.

Административное наказание в виде конфискации, предусмотренное санкцией части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, является дополнительным административным наказанием. Вместе с тем, данная норма не предусматривает альтернативное применение конфискации, поэтому назначение такого наказания наряду со штрафом в данном случае обязательно.

В соответствии частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Учитывая изложенное, а также отсутствие в материалах дела обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд первой инстанции правомерно привлек ООО «Сан-Тойз» к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, согласно протоколу об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей по делу об административном правонарушении N 10309000-2530/2018 от 31.10.2018.

Доводы апелляционной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда первой инстанции оценке тех же обстоятельств дела и норм права, не опровергают правомерность и обоснованность выводов суда первой инстанции, не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

Руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.04.2019 по делу №А32-49927/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий М.В. Ильина

Судьи О.Ю. Ефимова

М.В. Соловьева