Гражданский кодекс часть 1

на решение Арбитражного суда Липецкой области от 31.07.2014
по делу № А36–4946/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2014 по тому же делу,

по иску открытого акционерного общества «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Одоевское шоссе, д. 83, <...>, ОГРН <***>)

к открытому акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО1 (по доверенности от 16.01.2014 71ТО
№ 0588376);

от ответчика – ФИО2 (по доверенности от 15.09.2014);

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (далее – ОАО ТКФ «Ясная Поляна», истец) обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с иском к открытому акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (далее – ОАО ЛКФ «Рошен», ответчик) о взыскании компенсации
за незаконное использование товарного знака в размере 79 854 020 руб. 48 коп.

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 31.07.2014, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2014, исковые требования удовлетворены полностью.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ОАО ЛКФ «Рошен» обжаловало их в кассационном порядке в Суд
по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение норм материального
и норм процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование жалобы указывает на то, что судами не приняты
во внимание его доводы о несоразмерности суммы компенсации последствиям правонарушения. Полагает, что судами не учтены правовые позиции, содержащиеся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12 и от 02.04.2013 № 16649/12, согласно которым размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован, суд имеет право уменьшить размер компенсации, заявленной
на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом ответчик ссылается на отсутствие
в материалах дела доказательств несения истцом ущерба в связи
с введением ответчиком в гражданский оборот конфет «Ласточка-певунья».

Заявитель кассационной жалобы считает, что суды при определении стоимости контрафактного товара необоснованно приняли во внимание их стоимость (61 руб. 24 коп. за килограмм), установленную в рамках рассмотрения дела № А36-4347/2010, поскольку данная стоимость была взята из накладной за май 2010 года, тогда как по настоящему делу взыскивается компенсация за товар, введенный в гражданский оборот в октябре-декабре 2010 года.

По мнению ответчика, судами ошибочно было установлено наличие сходства до степени смешения между комбинированным обозначением, нанесенным на обертку производимых им конфет
и принадлежащим истцу словесным товарным знаком «ПЕВУНЬЯ»,
в частности не учтена позиция, изложенная в решении по делу
№ А36-4347/2010, согласно которой слово «певунья» не играет существенной роли в комбинированном обозначении со словесным элементом «Ласточка-певунья».

Также ответчик обращает внимание на то, что уже понес имущественную ответственность за производство конфет «Ласточка-певунья» в рамках дела № А36-4347/2010, в связи с чем взыскание компенсации по настоящему делу следует рассматривать как повторное привлечение к ответственности одного и того же вида.

Истцом представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит в удовлетворении данной жалобы отказать.

Истец полагает, что размер компенсации может быть снижен только в самых исключительных случаях, однако ответчиком
не доказано возникновение таких исключительных обстоятельств.

По мнению ОАО ТКФ «Ясная Поляна», ответчик при маркировке своей продукции использовал сразу два чужих товарных знака, при этом признание факта наличия сходства до степени смешения с одним из этих товарных знаков не может исключать сходства и с другим товарным знаком.

Возражая против довода ответчика о повторном привлечении его к ответственности, истец отмечает, что не допускается повторное привлечение к ответственности за нарушение исключительных прав
на один и тот же объект интеллектуальных прав.

В судебном заседании представитель ответчика доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Представители истца возражали против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве
на жалобу.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и подтверждается сведениями
из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, ОАО ТКФ «Ясная Поляна» является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «ПЕВУНЬЯ» по свидетельству Российской Федерации № 186250 (дата приоритета товарного знака – 30.09.1998, срок действия исключительного права до 30.09.2018) в отношении товара 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «мармелад», товаров 30-го класса МКТУ: «кондитерские изделия, крекер, карамель, конфеты, шоколад, пралине, пряники, печенье, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости»
и услуги 35-го класса МКТУ «реклама».

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам
от 02.06.2014 по делу № СИП-309/2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 186250
досрочно прекращена в отношении товаров 30-го класса МКТУ: «кондитерские изделия, крекер, карамель, шоколад, пралине, пряники, печенье, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости».

ОАО ТКФ «Ясная Поляна», ссылаясь на незаконное использование ответчиком на вводимых в гражданский оборот
на территории Российской Федерации конфетах «Ласточка-певунья» товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 186250, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования
в полном объеме, исходил из того, что стоимость конфет «Ласточка-певунья», выпущенных ответчиком в октябре-декабре 2010 года, составляет 39 927 010 руб. 24 коп.; обозначение «Ласточка-певунья», размещенное на этикетках конфет, произведенных ответчиком
в 2010 году, и словесный товарный знак «ПЕВУНЬЯ» по свидетельству Российской Федерации № 186250 сходны до степени смешения; обстоятельства, связанные с выпуском и стоимостью конфет «Ласточка-певунья», были установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 по делу № А36-4347/2010.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов, отклонив, в том числе доводы ответчика о завышенном размере взысканной с него компенсации и злоупотреблении истцом правом.

Дополнительно судом апелляционной инстанции указано, что решение Арбитражного суда Липецкой области от 22.08.2012 по делу
№ А36-4347/2010 не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора в силу различного субъектного состава данных дел.

Также апелляционным судом отклонен довод ответчика
о повторном привлечении его к ответственности, поскольку, вводя
в гражданский оборот конфеты «Ласточка-певунья», ответчик нарушил исключительные права двух правообладателей товарных знаков
(ОАО «РОТ ФРОНТ» и ОАО «ТКФ «Ясная поляна»).

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии
со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета
не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым
не противоречащим закону способом (исключительное право
на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг,
в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии сходства
до степени смешения между использованным им на обертках конфет обозначением и товарным знаком истца подлежит отклонению
по следующим основаниям.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи
и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила рассмотрения заявки), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями;
с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков
в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний
по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв
по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных
в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение
и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 6 Методических рекомендаций
по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197
(далее – Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Как следует из содержащихся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006
№ 2979/06 по делу № А40–63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11
по делу № А40–2569/2011 правовых позиций, при анализе фонетического, семантического и визуального сходства вывод
о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов,
а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 18.06.2013 № 2050/13 по делу № А40–9614/2012, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. При этом добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Руководствуясь вышеприведенными положениями Правил рассмотрения заявки и Методических рекомендаций, суды пришли
к обоснованному выводу о наличии сходства до степени смешения между используемым ответчиком на обертках конфет обозначением и товарным знаком истца.

Из обжалуемого решения также усматривается, что судом первой инстанции при установлении факта сходства сравниваемых обозначений до степени смешения приняты во внимание отчет ВЦИОМ «Определение мнения респондентов о сходстве/различии товарного знака № 186250 и упаковки конфет «Ласточка-певунья», а также возможности введения потребителей в заблуждение относительно их правообладателей», отчет Аналитического ФИО3 о результатах опроса общественного мнения, подтверждающие возможность введения потребителей в заблуждение, а также заключение судебной экспертизы от 15.04.2014, составленное некоммерческим партнерством «Межрегиональный институт независимых судебных экспертиз», в котором сделан вывод о наличии сходства между сравниваемыми обозначениями. Анализ содержания заключения судебной экспертизы не позволяет установить наличие
в нем каких-либо существенных противоречий или неточностей.

При этом истцом доказательств, опровергающих результаты указанных исследований, не представлено.

Ссылка ответчика на то, что судами не учтена позиция, изложенная в решении Арбитражного суда Липецкой области
от 22.08.2012 по делу № А36-4347/2010, согласно которой слово «певунья» не играет существенной роли в комбинированном обозначении со словесным элементом «Ласточка-певунья», уже получила надлежащую оценку в постановлении суда апелляционной инстанции, который правомерно указал на отсутствие преюдициального характера у названного судебного акта.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что суды при определении стоимости контрафактного товара необоснованно приняли во внимание его стоимость (61 руб. 24 коп. за килограмм), поскольку данная стоимость была взята из накладной за май 2010 года, тогда как
по настоящему делу взыскивается компенсация за товар, введенный
в гражданский оборот в октябре-декабре 2010 года, не может быть признан обоснованным в силу следующего.

При обращении с настоящим иском ОАО ТКФ «Ясная Поляна» были представлены товарные накладные от 07.04.2010 № 96661
и от 15.05.2010 № 99970, согласно которым стоимость передаваемых конфет «Ласточка-певунья» составляет 61 руб. 24 коп. (с учетом НДС) за килограмм.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против применения при расчете стоимости компенсации стоимости конфет «Ласточка-певунья» 61 руб. 24 коп.
за килограмм, ответчик, имеющий возможность представить доказательства существования в октябре-декабре 2010 года иной стоимости этих конфет (снижения их стоимости), таких доказательств не представил.

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 названной статьи).

Также судом кассационной инстанции не принимается довод ответчика о несоразмерности суммы взысканной с него компенсации последствиям правонарушения.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя
из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из разъяснений, данных в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи
с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах
по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации
в меньшем по сравнению с заявленным требованием размере,
но не ниже низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Рассчитывая размер компенсации, ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» основывалось на том, что согласно представленным самим ответчиком справкам, им в октябре-декабре 2010 года произведено 651 976 кг конфет «Ласточка-певунья». Сведения о количестве произведенного товара ответчиком не оспариваются.

Вопреки ссылке ответчика на размер платежа по лицензионному договору, заключенному истцом с ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея», данный размер не может быть применим к избранному истцом способу расчета компенсации (двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак). Выбор вида компенсации является правом лица, обращающегося с таким требованием.

Не может суд кассационной инстанции согласиться и с доводом
ОАО «ЛКФ «Рошен» о том, что судами проигнорированы правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12
и от 02.04.2013 № 16649/12, поскольку данные правовые позиции были сформулированы применительно к ситуации, когда имелись и иные нарушители исключительного права, в связи с чем необходимо было учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права, либо имелись другие основания для снижения для снижения размера компенсации. В рассматриваемом же случае лицо, осуществлявшее дальнейшую перепродажу контрафактных конфет (ООО «Рошен»), является аффилированным с ответчиком лицом.

Вместе с тем о привлечении к участию в деле иных лиц, допустивших нарушение исключительного права истца на товарный знак, ответчик перед судом первой инстанции не ходатайствовал.

Ссылка ОАО «ЛКФ «Рошен» на то, что истцом не представлено доказательств ущерба деловой репутации в связи с низким качеством контрафактного товара, наличия претензий потребителей, сокращения сбыта конфет с использованием товарного знака «ПЕВУНЬЯ» подлежит отклонению, так как наличие (отсутствие) данных обстоятельств не входит в бремя доказывания со стороны обладателя исключительного права в силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом ответчиком не представлено в материалы дела убедительных доказательств того, что сумма взысканной с него компенсации несоразмерна последствиям нарушения исключительного права.

Довод заявителя кассационной жалобы относительно повторного привлечения его к имущественной ответственности за одно и тоже нарушение является несостоятельным, поскольку, как правильно указано судом апелляционной инстанции, ответчиком допущено нарушение исключительных прав на разные товарные знаки двух разных правообладателей. Каждое такое использование исключительных прав следует рассматривать как самостоятельное правонарушение, в связи с чем не имеется оснований утверждать
о привлечении к ответственности дважды за одно и тоже правонарушение.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции приходит
к выводу о том, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе,
в основном направлены на переоценку доказательств, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие ответчика с произведенной судами оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебных актов.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и норм процессуального права.

Исходя из этого, решение суда первой инстанции
и постановление суда апелляционной инстанции являются законными
и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286–289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Липецкой области от 31.07.2014 по делу № А36–4946/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2014 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев