Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу ФИО1 (ИНН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2022 по делу № А40-112444/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2023 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «М-Паркет» (ул. Салтыковская, д. 29, корп. 1, кв. 99, Москва, 111672, ОГРН <***>) к ФИО1 о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Региональный сетевой информационный центр» (ул. Хорошевская, д. 2, стр. 1, этаж 1, пом. I, комн. 41, Москва, 123308, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «М-Паркет» – ФИО2 (по доверенности от 08.12.2022);

от ФИО1 – ФИО1 лично (личность удостоверена паспортом).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «М-Паркет» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ФИО1: о признании администрирования доменного имени «mosparket.ru» нарушением исключительного права на

товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 841700; о запрете использования в сети «Интернет» доменного имени «mosparket.ru»; о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 841700 в размере 500 000 руб. (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2023, исковые требования удовлетворены частично. Администрирование доменного имени «mosparket.ru» ФИО1 признано нарушением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 841700; ФИО1 запрещено использование доменного имени «mosparket.ru» в отношении товаров и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; с ФИО1 в пользу общества «М-Паркет» взыскана компенсация в размере 100 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 14 600 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными решением и постановлением, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Кассатор указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

По мнению ответчика, суд апелляционной инстанции нарушил действующее законодательство, не указав в описательной части постановления, что в обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик ссылался и на нарушение требования обоснованности решения, и на нарушение требования законности решения.

Кроме того, ФИО1 отмечает, что суд апелляционной инстанции не отразил в оспариваемом судебном акте мотивы, по которым он отклонил приведённый ответчиком в обосновании своих требований довод о том, что сходство лишь неохраняемых элементов не признаётся нарушением исключительного права.

Ответчик также обращает внимание на то, что суды безосновательно отклонили доводы кассатора о том, что доменное имя использовалось им задолго до даты приоритета товарного знака.

Дополнительно заявитель кассационной жалобы отмечает, что не заявлял о наличии в действиях истца по судебной защите своего исключительного права на товарный знак признаков злоупотребления

правом. Суды рассмотрели не те доводы применительно к статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Ответчик указывал на то, что злоупотребление истцом своими правами заключается в регистрации товарного знака, которая накладывает запрет на использование Васиным К.Е. доменного имени, которое использовалось последним задолго до даты приоритета спорного товарного знака и стало широко известным благодаря ответчику, в наступлении негативных последствий для ответчика в результате осуществления истцом вышеуказанных действий.

Между тем, по мнению ответчика, суды первой и апелляционной инстанций не приняли указанные доводы во внимание.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором истец выразил несогласие с правовой позицией ответчика, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к изложению обстоятельств, являющихся предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу решения и постановления.

В судебном заседании суда кассационной инстанции 02.08.2023 ФИО1 выступил с правовой позицией, поддержал заявленные доводы кассационной жалобы. Пояснил, что фактически действия истца являются обратным захватом доменного имени и являются недобросовестными.

Представитель истца выступил с правовой позицией, возражал против доводов кассационной жалобы.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 841700.

В обоснование исковых требований общество указало, что магазин «МОСПАРКЕТ» использует сходное с указанным товарным знаком до степени смешения обозначение без получения согласия правообладателя на Интернет сайте mosparket.ru, при этом само указанное доменное имя сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Администратором доменного имени второго уровня mosparket.ru является ФИО1

Истец полагает, что ФИО1 нарушает принадлежащее ему исключительное право на товарный знак при осуществлении рекламы, демонстрации, презентации и продажи напольных покрытий с использованием указанного Интернет-сайта.

Общество 20.03.2022 направило ФИО1 претензию с требованием прекратить незаконное использование спорного товарного знака, прекратить

использование в сети «Интернет» доменного имени «mosparket.ru», а также иных доменных имен, сходных до степени смешения с указанным товарным знаком; передать обществу права по администрированию доменного имени «mosparket.ru», а также иных доменных имен, сходных до степени смешения с товарным знаком.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции установил, что доменное имя mosparket.ru является сходным с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 841700, поскольку оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что использование ответчиком без разрешения общества элемента товарного знака в доменном имени mosparket.ru, нарушает исключительное право истца, может вызвать смешение разных субъектов и создать впечатление о наличии связей или особых отношений между ними.

Кроме того, использование ответчиком доменного имени, содержащего обозначение, сходное с товарным знаком, в отношении однородных товаров, является препятствием для общества к использованию своего товарного знака в сети «Интернет».

Суд первой инстанции определил компенсацию в размере 100 000 руб. (исходя из характера нарушения, конкретных обстоятельств дела, принципов разумности и справедливости).

Доводы ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом признаны судом первой инстанции несостоятельными.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил принятое им решение без изменения.

Изучив материалы дела, доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав мнение представителя истца и ответчика, Суд по интеллектуальным правам, руководствуясь статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному

производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу положений пункта 158 Постановления № 10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен,

тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Согласно пункту 159 Постановления № 10 требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о взыскании компенсации (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

В отношении доводов кассационной жалобы о несогласии с выводами судов о сходстве товарного знака истца и доменного имени ответчика, однородности товаров и, как следствие, о вероятности смешения их в гражданском обороте судебная коллегия отмечает следующее.

Вопреки аргументам кассационной жалобы, суды на основании верно примененной методологии пришли к правильному выводу: доменное имя mosparket.ru является сходным с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 841700, поскольку оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом необходимо учесть, что неохраняемые элементы сравниваемых объектов тоже участвуют в формировании соответствующего зрительного образа и сказываются на общем зрительном впечатлении. Кроме того, товарный знак и доменное имя используются в отношении однородных товаров. Ввиду вышеизложенного выводы судов о наличии вероятности их смешения в гражданском обороте являются правильными и должным образом мотивированными.

Между тем Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Так, фактически, что в суде первой инстанции, что в вышестоящих судебных инстанциях ответчик указывал на недобросовестные действия общества, которые выразились в лишении администратора прав на доменное имя (при этом данное доменное имя использовалось ФИО1 с 2012 года – задолго до регистрации в 2021 году спорного товарного знака, стало известным, в него вкладывались соответствующие ресурсы) посредством регистрации сходного с ним до степени смешения товарного знака и в последующем обращении в суд с иском.

Таким образом, ответчик указывал на то, что действия истца по регистрации спорного товарного знака и по последующему обращению в суд с исковым заявлением имели цель осуществить последующую регистрацию домена на свое имя.

Между тем суды не дали оценки указанным доводам, сославшись на то, что обращение за защитой исключительного права не является злоупотреблением права. Однако, как указано выше, ответчик усматривал злоупотребление правом со стороны истца совершенно в ином. И данные аргументы (фактически об обратном захвате домена) вообще никакой оценки со стороны судов первой и апелляционной инстанций не получили.

В этой связи судебная коллегия полагает необходимым отметить, что обратный захват домена (доменного имени) является частным случаем злоупотребления правом.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) все страны Союза обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. В Парижской конвенции под актом недобросовестной конкуренции понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 названной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу вышеприведенных норм статьи 10 ГК РФ добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Между тем установление злоупотребления правом является вопросом факта, оценка которого относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, то есть судов первой и апелляционной инстанций.

Учитывая указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что (до надлежащей правовой оценки доводов об «обратном захвате доменного имени») выводы судов о наличии в действиях ответчика нарушения исключительного права истца и о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований, применения мер гражданско-правовой защиты и гражданско-правовой ответственности являются преждевременными, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо установить все юридически значимые обстоятельства, оценить доводы и аргументы сторон и прийти к выводам о наличии либо об отсутствии оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2022 по делу № А40-112444/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело № А40-112444/2022 в Арбитражный суд города Москвы на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

судья Ю.В. Борисова Судья Е.Ю. Пашкова Судья Ю.М. Сидорская

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 19.04.2023 6:21:00
Кому выдана Сидорская Юлия Михайловна
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 17.04.2023 9:14:00
Кому выдана Пашкова Елена Юрьевна
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 21.04.2023 6:31:00

Кому выдана Борисова Юлия Валерьевна