Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО1 (Уфа, ОГРНИП <***>) и общества с ограниченной ответственностью «Атлетико Плюс» (ул. Пархоменко, д. 155, эт./оф. 2/13, Уфа, 450001, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2022 по делу № А40-116052/2021

по иску общества с ограниченной ответственностью «Сыроварня»
(пл. Европы, д. 1А, этаж 1, пом. II, комн. 15, 121059, Москва, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Деливери Клаб» (Ленинградский проспект, д. 70, этаж 3, 125315, Москва, ОГРН <***>), обществу с ограниченной ответственностью «Атлетико Плюс», индивидуальному предпринимателю ФИО1 о защите исключительного права на товарный знак.

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Сыроварня» – ФИО2 (по доверенности от 01.08.2022), ФИО3
(по доверенности от 01.08.2022);

от общества с ограниченной ответственностью «Атлетико Плюс» – ФИО4 (по доверенности от 05.07.2022);

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО5 (по доверенности от 03.09.2021), ФИО6
(по доверенности от 17.01.2022);

от общества с ограниченной ответственностью «Деливери Клаб» – ФИО7 (по доверенности от 25.04.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Сыроварня» (далее – истец, общество «Сыроварня») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Деливери Клаб» (далее – общество «Деливери Клаб»), обществу с ограниченной ответственностью «Атлетико Плюс» (далее – общество «Атлетико Плюс»), индивидуальному предпринимателю ФИО1 с требованиями:

о запрете обществу «Деливери Клаб»,ФИО1 и обществу «Атлетико Плюс» использовать изображения, сходные до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 623452 в отношении однородных товаров и услуг при оказании услуг в сфере общественного питания, а также в сети Интернет;

об обязании в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу удалить изображения, сходные до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 623452 из помещений предприятия общественного питания, расположенного по адресу: <...>, в том числе: с посуды, с форменной одежды сотрудников, с элементов декора и отделки, демонтировать вывески, размещенные в помещении, а также на внешних элементах здания. Установить судебную неустойку в размере 20 000 рублей на случай неисполнения решения суда в указанной части в течение десяти дней с момента его вступления в законную силу за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения решения суда;

об обязании в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу удалить все изображения, сходные до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 623452, размещенные в сети Интернет на сайте https://syrovarufa.ru/, а также на страницах в социальных сетях по адресам: https://www.instagram.com/syrovar_lovkov/, https://www.facebook.com/syrovarufa/, https://vk.com/syrovarufa. Установить судебную неустойку в размере 20 000 рублей на случай неисполнения решения суда в указанной части в течение десяти дней с момента вступления в законную силу за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения решения суда;

о взыскании с общества «Деливери Клаб» в пользу истца компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере
2 500 000 рублей;

о взыскании с общества «Атлетико Плюс» и ФИО1 в пользу истца компенсации в размере 38 400 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2022 исковые требования удовлетворены частично: обществу «Атлетико Плюс» и ФИО1 запрещено использовать изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 623452 в отношении услуг, однородных услугам 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), а также в сети Интернет; с общества «Атлетико Плюс» и ФИО1 в пользу истца солидарно взыскана компенсация в размере 3 600 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2022 по делу № А40-116052/2021 изменено в части взыскания компенсации: с общества «Атлетико плюс» и ФИО1 солидарно взыскана компенсация в размере 19 200 000 рублей. В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2022 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами,
ФИО1 и общество «Атлетико Плюс» обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

В обоснование кассационной жалобы ФИО1 ссылается на неправомерность выводов суда апелляционной инстанции в части определения размера компенсации. Так, он отмечает, что материалы дела не содержат доказательств получения истцом ежемесячных платежей по договорам коммерческой концессии за весь спорный период, а объем прав, передаваемый по договорами концессии, на основании которых рассчитана компенсация значительно шире, нежели право использования одного товарного знака. Кроме того, ФИО1 указывает, что фактический период нарушения меньше установленного судами в три раза.

По мнению ФИО1, суд апелляционной инстанции вопреки наличию соответствующих оснований не применил правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда».

Податель кассационной жалобы также не согласен с выводами судов о солидарном характере ответственности, поскольку считает, что осуществляемое им производство сыров не является однородным услугам 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы считает, что судом первой инстанции было нарушено процессуальное законодательство в части определения подсудности настоящего спора.

Общество «Атлетико Плюс» кассационную жалобу обосновывает несогласием с выводом судов первой и апелляционной инстанций о сходстве спорного товарного знака и используемого им обозначения до степени смешения, полагает их противоречащими методологическим подходам, используемым для сравнения обозначений, фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалах дела.

Не соглашаясь с размером взысканной компенсации, податель кассационной жалобы также отмечает, что суды не определили исходя из содержания договоров коммерческой концессии стоимость права использования конкретного товарного знака, проигнорировали характер нарушения, не применили принципы разумности и справедливости.

В отзыве на кассационные жалобы истец просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Общество «Деливери Клаб» также представило отзыв на кассационные жалобы, в которых оставило оценку заявленных доводов на усмотрение суда.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества «Атлетико Плюс» и ФИО1 поддержали доводы кассационных жалоб, просили отменить обжалуемые судебные акты, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители истца в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационных жалоб, по основаниям, изложенным в отзыве.

Представитель третьего лица выступил по основаниям, изложенным в отзыве.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзывах на них, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения кассационных жалоб в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество «Сыроварня» является правообладателем серии товарных знаков, в том числе комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 623452, зарегистрированного в отношении услуг 43-го класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные; услуги баров; создание кулинарных скульптур; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Истцом в ходе мониторинга сети Интернет зафиксирован факт размещения обществом «Деливери Клаб» на сайте в сети Интернет
(URL-адрес: https://www.deliveryclub.ru/srv/SYROVAR_by_LOVKOV_ufa) предложений к продаже и реализации, в том числе посредством осуществления доставки, услуг и товаров, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки общества «Сыроварня», с использованием обозначений, сходных с ними до степени смешения.

При обращении в суд истец указал, что общество «Атлетико Плюс» и ФИО1 с ноября 2018 года до настоящего времени в предприятии общественного питания «Сыровар» оказывают услуги, предлагают к продаже и реализуют товары, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки общества «Сыроварня», с использованием обозначений, сходных с ними до степени смешения.

Ссылаясь на то, что у общества «Атлетико Плюс», ФИО1 и общества «Деливери Клаб» отсутствовало разрешение правообладателя спорного товарного знака на использование спорного средства индивидуализации при оказании услуг, однородных услугам 43-го класса МКТУ, полагая свои права нарушенными, общество «Сыроварня» обратилось к указанным лицам с претензиями от 23.04.2021 и 26.04.2021.

Оставление требований, изложенных в претензиях, без удовлетворения стало основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении требований, предъявленных к обществу «Деливери Клаб», суд первой инстанции исходил из положений статьи 1253.1 ГК РФ в части освобождения информационного посредника от ответственности при соблюдении им определенных условий.

Установив сходство используемого обществом «Атлетико Плюс» и ФИО1 обозначения со спорным товарным знаком, а также факт нарушения совместными действиями указанных лиц исключительного права общества «Сыроварня», суд первой инстанции пришел к выводам об обоснованности заявленных требований в части прекращения незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с этим товарным знаком, способами, которые подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами, а также о взыскании компенсации в размере 3 600 000 рублей с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ.

Между тем суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения неимущественных требований об обязании удалить спорные обозначения, поскольку на дату принятия решения установлено
(в том числе осмотром сайтов), что эти требования удовлетворены добровольно.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изменил решение суда первой инстанции в части определения размера компенсации, подлежащей солидарному взысканию с ответчиков, поскольку суд первой инстанции не принял во внимание тот факт, что истец избрал вид компенсации, взыскиваемой в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Суд апелляционной инстанции определил сумму компенсации за период с 01.11.2018 по 01.04.2021 в размере 19 200 000 рублей из расчета 1 200 000 + 600 000 * 30 = 19 200 000 рублей. В остальной части с выводами суда первой инстанции апелляционный суд согласился.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришли в соответствии с вышеприведенными нормами права к обоснованным выводам о принадлежности истцу исключительного права на спорное средство индивидуализации, а также о нарушении ответчиками такого права путем использования сходного до степени смешения обозначения при осуществлении совместной хозяйственной деятельности.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров,
их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия
сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности,
а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Приняв во внимание приведенные разъяснения, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве до степени смешения обозначения, использованного ответчиками, и товарным знаком истца.

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым указать, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 по делу № А08-8802/2013, направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта наличия или отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного доводы кассационной жалобы общества «Атлетико Плюс», по существу сводящиеся к несогласию с выводами судов о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, не могут быть приняты во внимание суда кассационной инстанции и являться основанием для отмены принятых по делу судебных актов.

Довод кассационной жалобы ФИО1 о том, что в рассматриваемом деле отсутствуют основания для применения положений о солидарном характере ответственности, был предметом надлежащей правовой оценки суда апелляционной инстанции.

Как установил суд апелляционной инстанции, ФИО1 является администратором сайта ресторана «Сыровар» (URL-адрес: https://syrovarufa.ru/), где размещались обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком. На странице ресторана в сервисе «Деливери Клаб» в разделе «Контакты» содержалась информация об индивидуальном предпринимателе ФИО1

Как установлено судами, представленными в материалах дела доказательствами подтверждается, что именно ФИО1 заключался договор с обществом «Деливери Клаб»; адрес его электронной почты, указанный в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, совпадает с адресом, который содержится в Государственном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в отношении общества «Атлетико Плюс» и ресторана, расположенного по адресу: <...>. Заявителем при регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, который использовался ответчиками в ресторане по адресу: <...> и в регистрации которого было отказано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, выступал также ФИО1

Суд апелляционной инстанции также указал, что в суде первой инстанции ФИО1 не оспаривал, что совместно с обществом «Атлетико плюс», генеральным директором которого он является, осуществляет деятельность ресторана по указанному адресу.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что факт совместного совершения ответчиками действий, нарушивших исключительное право истца, подтверждаются материалами дела, в связи с чем применение судом первой инстанции положений пункта 6.1 статьи 1252 ГК РФ при рассмотрении спора по существу и определении характера ответственности является обоснованным. Основания для переоценки указанных выводов у суда кассационной инстанции отсутствуют.

Довод кассационной жалобы ФИО1 о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права в части определения подсудности спора не может быть принят во внимание судом кассационной инстанции, поскольку он также был предметом исследования суда апелляционной инстанции при проверке определения Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2021 об отказе в передаче дела № А40-116052/21 на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан, и Верховного Суда Российской Федерации при рассмотрении кассационной жалобы общества «Атлетико Плюс».

Так, судебными актами установлено, что в рассматриваемом случае истец реализовал свое право выбора на обращение с заявлением в Арбитражный суд города Москвы по месту нахождения одного из указанных им ответчиков, а именно, общества «Деливери Клаб».

При этом до вынесения решения судом первой инстанции результат рассмотрения заявленных требований не может быть известен ни истцу, ни ответчикам, в связи с чем как действия истца по выбору арбитражного суда, так и действия суда первой инстанции по отказу в передаче дела по подсудности укладываются в нормы, предусмотренные главой 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции не может признать правомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций в части расчета размера компенсации, подлежащей взысканию в порядке солидарной ответственности с ответчиков. В этой связи заслуживающими внимания признаются доводы кассационных жалоб о несогласии общества «Атлетико Плюс» и ФИО1 с методологией определения суммы компенсации, а именно, установления стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 623452.

Из разъяснений, изложенных в пункте 61 Постановления № 10 следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3
статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

В рассматриваемом деле истец, избрав вид компенсации, предусмотренный положениями подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, представил в суд ряд договоров коммерческой концессии, заключенных с различными контрагентами.

Суд первой инстанции, вопреки приведенным разъяснениям и без надлежащего обоснования, исходя из представленных доказательств о стоимости права использования обозначения способами, которыми обозначение использовалось ответчиками, периода использования, пришел к выводу о том, что требования о выплате компенсации подлежат удовлетворению в размере 3 600 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции правомерно указал на ошибочность такого произвольного подхода к определению размера компенсации, однако при расчете суммы стоимости права использования также не принял во внимание фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для рассмотрения дела по существу.

Так, в оспариваемом постановлении указано, что в приложениях № 1 «Объекты интеллектуальной собственности Правообладателя» к представленным истцом договорам коммерческой концессии содержится перечень прав на объекты интеллектуальной собственности, среди которых указаны: словесный товарный знак «Сыроварня ресторан» по свидетельству Российской Федерации № 592445 и комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 623452. Суд апелляционной инстанции обратил внимание на тот факт, что истец, доказывая нарушение ответчиками исключительного права лишь на один товарный знак, приводит расчет компенсации на основании стоимости использования двух средств индивидуализации.

Между тем, как обращают внимание податели кассационных жалоб, в рамках заключенных договоров коммерческой концессии, цена которых положена в основу расчета компенсации, контрагентам истца наряду с правом использования товарных знаков передан широкий комплекс прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на стилистические элементы оформления ресторана, дизайн интерьера, декоративные элементы интерьера, дизайн меню, дизайн одежды персонала ресторана, рецептуры блюд (состав и технологии приготовления), дизайн блюд (выкладка блюд на тарелки и правила подачи).

Вопреки правовой позиции высшей судебной инстанции о необходимости соотнесения условий представленных договоров и обстоятельств допущенного нарушения, объема предоставленного права, способов использования права по договору, способа допущенного нарушения и т.д., суд апелляционной инстанции вышеизложенное обстоятельство при определении стоимости права использования конкретного товарного знака во внимание не принял.

В силу изложенного выводы судов первой и апелляционной инстанций о размере компенсации, подлежащей взысканию с ответчиков, являются преждевременными и необоснованными, поскольку сделаны с нарушением норм материального права и без учета фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения данного вопроса.

Вместе с тем доводы кассационных жалоб о несогласии с установленным судами периодом нарушения отклоняются судом кассационной инстанции как необоснованные.

Обращаясь с исковыми требованиями, истец указал период нарушения с 01.11.2018 по 01.04.2021. Суд апелляционной инстанции при определении компенсации также исходил из указанного периода (стр.10 постановления), принимая во внимание протоколы осмотра доказательств от 31.03.2021 №№ 77 АГ 6593531, 77 АГ 6593522, 77 АГ 6593533, 77 АГ 6593529,
77 АГ 6593535, от 08.04.2021 № 77 АГ 6593561. С учетом этого довод кассационной жалобы общества «Атлетико Плюс» о том, что при определении размера компенсации суд апелляционной инстанции исходил из периода с 01.11.2018 по 01.04.2022, противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Суд кассационной инстанции также не усматривает противоречия в оспариваемых решении и постановлении в части установления периода нарушения. Так, суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований об обязании ответчиков удалить спорные обозначения, указал, что на дату принятия решения (резолютивная часть решения оглашена 17.03.2022) установлено добровольное устранение допущенного нарушения. Суд апелляционной инстанции, не опровергая правомерность указанного вывода, исходил из периода нарушения, ограниченного апрелем 2021 года. Таким образом, обстоятельства, установленные судами первой и апелляционной инстанций в указанной части, друг другу не противоречат.

Кроме того, суд апелляционной инстанции дал правовую оценку доводу кассационной жалобы ФИО1 о том, что после декабря 2019 года им не использовались обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком общества «Сыроварня», и отклонил его, указав на несоответствие довода фактическим обстоятельствам спора и представленному в материалах дела протоколу осмотра доказательств от 08.04.2021 № 77 АГ 6593561. Оснований для переоценки указанного вывода у суда кассационной инстанции отсутствуют.

С учетом изложенных обстоятельств суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами первой и апелляционной инстанций не были установлены все юридические значимые обстоятельства, необходимые для правомерного определения размера компенсации, подлежащей взысканию.

При этом определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен полномочиями по установлению, оценке и исследованию соответствующих фактических обстоятельств дела.

На основании указанного решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций в данной части приняты с нарушением норм материального права, в связи с чем они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального права, и по результатам оценки доводов сторон, в том числе установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость мотивировать выводы суда на основании полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2022 по делу
№ А40-116052/2021 в части взыскания компенсации отменить.

В указанной части дело № А40-116052/2021 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2022 по делу № А40-116052/2021 оставить без изменения, кассационные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) и общества с ограниченной ответственностью «Атлетико Плюс» (ОГРН <***>) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий		В.В. Голофаев
Судьи		Д.А. Булгаков
		И.В. Лапшина