Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу у ООО "НТУ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2021 г. по делу № А40-148056/21, по иску АНО ДПО "НТУ" к ООО "НТУ" о защите прав на товарный знак по свидетельству № 686345 и взыскании 1 629 576 руб.

при участии в судебном заседании: от истца Кукуев С.Ю. (по доверенности от 01.06.2021 г.); от ответчика Лебедева Н.Н. (по доверенности от 11.11.2021 г.)

У С Т А Н О В И Л:

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Национальный технологический университет» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-технологический университет» о защите прав на товарный знак по свидетельству № 686345 и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 1 629 576 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.10.2021 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в иске.

Истец против удовлетворения жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве и письменных объяснениях, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Как усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству № 686345 в отношении товаров, работ и услуг 35,38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Как указывает истец, ему стало известно о том, что ответчик использует в своей деятельности обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра страниц в Интернете и электронной переписки от 10.06.2021 г.

В связи с изложенными обстоятельствами, истец, усмотрев в действиях ответчика нарушение прав на товарный знак, обратился в суд с требованиями о взыскании компенсации и об обязании прекратить неправомерное использование товарного знака.

Судом первой инстанции, на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, исковые требования удовлетворены.

Суд апелляционной инстанции соглашается с принятым судом первой инстанции решением, отклоняя доводы апелляционной жалобы, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В силу ст. 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак подлежит обязательной регистрации.

С момента регистрации перехода исключительного права на товарный знак, с 26.10.2020 г., истец стал его правообладателем.

В силу п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

С учетом совокупности представленных в дело документов судом первой инстанции правомерно установлено, что у истца есть право на иск, а также истец является надлежащим в отношении заявленных требований.

При этом суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что товарный знак истца и обозначения ответчика схожи до степени смешения.

Как усматривается из отзыва на исковое заявление, представленного в суд первой инстанции (т. 2 л.д. 87), ответчик, указывая на отсутствие грубого нарушения со стороны ответчика, не отрицал факт схожести обозначения, им используемого в печати организации и учебных документах с товарным знаком № 686345 истца.

Возражения заявителя жалобы в суде апелляционной инстанции в части схожести товарного знака истца с обозначениями ответчика подлежат отклонению ввиду следующего.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. При этом, суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как следует из правовой позиции, изложенной в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Судом первой инстанции правомерно установлено, что спорные обозначения и товарный знак истца имеют графическое сходство с товарным знаком, так как используют общие внешние формы в рамках единого элемента «лавровые венки», также графическое сходство выражено в общем сочетании цветов и тонов с товарным знаком, вида и характера изображения товарного знака, наличия симметрии в изображении товарного знака и обозначений, спорное обозначение является полной копией графической части товарного знака. Также спорные обозначения имеют смысловое сходство с товарным знаком, так как символизируют образование - деятельность, лицензия на осуществление которой в области дополнительного профессионального образования имеют как истец, так и ответчик.

Наличие неохраняемого элемента в товарном знаке истца не влияет на первой впечатление, полученное при анализе обозначений ответчика и товарного знака истца.

Пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г.) предусмотрено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг

Первое впечатление, получаемое при сравнении спорных обозначений и товарного знака, указывает на их тождественность.

Факт схожести обозначения ответчика до степени смешения с товарным знаком истца, подтвержден представленными в дело доказательствами.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно установил схожесть обозначений ответчика и товарного знака истца.

Доводы апелляционной жалобы ответчика о применении судом первой инстанции Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 197, утративших силу, отклоняются апелляционным судом, поскольку анализ сходства изображений фактически произведен правильно.

Факт использования в своей деятельности ответчиком обозначений сходных, до степени смешения с товарным знаком истца подтвержден нотариальным протоколом осмотра страниц сайта ответчика в сети Интернет и электронной перепиской от 10.06.2021 г. (т.1 л.д. 83 - т. 2 л.д. 69), выпиской из сервиса «Who is» о принадлежности сайта https://ntu-education.ru ответчику. В частности ответчик использовал товарный знак для маркировки собственного сайта в сети «Интернет», маркировки документов, регулирующих его деятельность (Правила приема обучающихся на обучение (т. 2 л.д. 26), Положение о порядке проведения учебных занятий (т. 2 л.д. 32), Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся (т. 1 л.д. 39), Положение об оказании платных образовательных услуг (т. 2 л.д. 50), Правила приема (т. 1 л.д .65)) и маркировки договоры на оказание услуг (т. 2 л.д. 7).

Данные факты не были оспорены ответчиком в суде первой инстанции и фактически не оспариваются ответчиком при обжаловании решения суда.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно установил факт использования ответчиком в своей деятельности обозначений, схожих до степени смешения с товарным знаком истца и правомерно удовлетворил требования истца об обязании ответчика прекратить неправомерное использование товарного знака № 686345 от 26.10.2020 г., выражающегося в оказании образовательных и консультационных услуг без согласия правообладателя; в указании товарного знака на документации, связанной с образовательным процессом; в идентификации образовательных услуг на сайтах, в объявлениях, в рекламе, в сети Интернет.

Доводы жалобы о неправильном применении норм материального права в части определения компенсации, присужденной ко взысканию с ответчика в порядке пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, также подлежат отклонению как необоснованные.

Положения пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливают два способа определения размера компенсации, а именно в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак; в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как усматривается из материалов дела, истец использовал способ расчета компенсации, предусмотренный подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из двукратного размера стоимости товаров (услуг), на которых незаконно размещен товарный знак.

Положения ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации и подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяют правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг.

Таим образом, истцом был выбран правомерный способ расчета компенсации, предусмотренный подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении образовательных услуг и квалификации действия ответчика.

Как следует из правовой позиции, изложенной в п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, предусмотренной ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы ответчика о необходимости использовать при расчете компенсации стоимость прав использования товарного знака истца (а не на размер стоимости услуг ответчика, маркированных товарным знаком истца) не могут быть приняты во внимание, как направленные на изменение способа расчета компенсации, с учетом п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10.

Ответчик, в свою очередь, в суде первой инстанции не оспорил рассчитанный истцом размер компенсации, предоставив сведения о результатах его хозяйственной (финансовой) деятельности, путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения либо иных доказательств, в том числе данных его бухгалтерского баланса. При подобных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному решению об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В суд апелляционной инстанции ответчиком также не предоставлен контррасчет размера компенсации, исходя из определения двукратного размера стоимости услуг, которые были промаркированы товарным знаком истца. Также ответчик не представил финансовые документы, определяющие стоимость данных услуг или иные доказательства, которые опровергали расчет истца.

Способ расчета, выбранный истцом для расчета компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из двукратного размера всей выручки ответчика за спорный период презюмирует, что все услуги ответчика были маркированы товарным знаком истца и что весь доход (выручка) от продажи (оказания) подобных услуг получен за счет позиционирования деятельности ответчика, как деятельности истца.

Данный вывод обоснован документацией ответчика, которая регулирует образовательную деятельность и промаркирована товарным знаком истца (т 2 л.д. 7, т. 2 л.д. 26, т. 2 л.д. 32, т. 2 л.д. 39, т.2 л.д. 50, т. 2. л.д. 65).

Использование истцом в расчете показателя выручки обусловлено тем, что выручка сумма полученной стоимости за реализацию чего-либо для потребителей: услуг или товара, маркированных спорным обозначением, что соответствует предусмотренному в подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации способу взыскания компенсации.

Ссылки ответчика на положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении иного способа расчета компенсации, определяемого, исходя из компенсации двукратного размера стоимости права использования товарного знака, не относятся к рассматриваемому делу и не могут быть применены для вынесения судебного акта.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что размер компенсации, заявленный истцом в размере 1 629 576 руб. является обоснованным, так как учитывает: известность товарного знака истца на одном уровне с другими образовательными организациями, известными на рынке образовательных услуг; срок незаконного использования товарного знака; вероятные имущественные потреби истца в виде расходов на рекламу своего товарного знака; характер нарушения, предусматривающий прямой умысел со стороны ответчика на нарушения.

В материалах дела представлена совокупность доказательств, подтверждающих заявленный размер компенсации, в том числе договор на оказание образовательных услуг (т. 2 л.д. 7), счет на оплату образовательных услуг (т. 2 л.д. 8), правила приема обучающихся на обучение (т. 2 л.д. 26), Положение о порядке проведения учебных занятий (т. 2 л.д. 32), положение о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся (т. 2. л.д. 39), положение об оказании платных образовательных услуг (т. 2 л.д. 50), правила приема (т. 2. л.д. 65), копии документов о рекламных расходах АНО ДПО НТУ за период октябрь 2020 г. по декабрь 2020 г.

Представленный ответчиком в материалы дела отчет о рыночной стоимости права использования товарного знака по свидетельству № 686345 содержит сведения о ежемесячных платежах, исходя из которых специалистом определена рыночная стоимость объекта исследования доходным методом.

При этом указанная в заключении выручка максимально приближена к тем сведениям, которые имеются в открытых источниках, которые истец использовал при расчете стоимости компенсации.

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что исковые требования документально подтверждены и ответчиком не опровергнуты, в связи с чем, обоснованно удовлетворены.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания, предусмотренные ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда первой инстанции с отнесением на ответчика расходов по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 октября 2021 года по делу
№ А40-148056/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья: О.Г. Головкина

Судьи: О.Н. Лаптева

Е.А. Ким