Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью группа компаний «ЗЕМЛЯКОФФ» (ул. Верхняя, д. 5Б, п. Московский, <...>, ОГРН <***>) и общества с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» (ул. Верхняя, д. 5Б, п. Московский, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2023 по делу № А40-149758/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2023 по тому же делу

по исковому заявлению акционерного общества фирма «Август» (ул. Центральная, д. 20А, г. Черноголовка, обл. Московская, 142432, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью группа компаний «ЗЕМЛЯКОФФ» и обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» о взыскании компенсации

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» к акционерному обществу фирма «Август» о признании права послепользования.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества фирма «Август» – ФИО1 (по доверенности от 20.12.2022);

от общества с ограниченной ответственностью группа компаний «ЗЕМЛЯКОФФ» – ФИО2 (по доверенности от 11.10.2022);

от общества с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» – ФИО2 (по доверенности от 28.04.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество фирма «Август» (далее – общество «Август») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью группа компаний «ЗЕМЛЯКОФФ» (далее – общество ГК «ЗЕМЛЯКОФФ»), обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» (далее – общество «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН») о взыскании 105 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав (с учетом принятых уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Общество «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» 20.12.2022 предъявило встречный иск к обществу «Август» о признании права на дальнейшее безвозмездное использование изобретения по патенту Российской Федерации № 2488999 путем ввоза на территорию Российской Федерации гербицида Статус Гранд, ВДГ в объеме 26 462 килограммов в год.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2023, первоначальный иск удовлетворен полностью. С общества ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» и общества «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» в пользу общества «Август» взыскано солидарно 105 000 000 рублей компенсации, 200 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины (с учетом исправления опечатки). В удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, ответчики обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Заявители кассационных жалоб указывают на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по их мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Ответчики обращают внимание на то, что судами обеих инстанций неправомерно отказано в применении пункта 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в рассматриваемом споре.

По мнению ответчиков, положения пункта 3 статьи 1400 ГК РФ подлежат толкованию в их системной взаимосвязи с остальными положениями параграфа 6 главы 72 ГК РФ.

Ответчики полагают, что ограничительное толкование положений пункта 3 статьи 1400 ГК РФ и неверное толкование действия защиты исключительного права на изобретение по спорному патенту в период оспаривания правообладателем решения Роспатента ведет к нарушению принципов равенства и справедливости.

Кроме того, как отмечают заявители кассационных жалоб, судами первой и апелляционной инстанций удовлетворены требования общества «Август» о взыскании с ответчиков максимального размера компенсации за нарушение исключительного права на изобретение в тот период, когда

спорный патент решением административного органа был признан недействительным. Размер компенсации определен без учета обстоятельств конкретного дела и характера допущенного нарушения. Кассаторы полагают, что выводы судов о правомерности взыскания максимального размера компенсации с ответчиков не отвечают принципам разумности, справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая различные обстоятельства в рамках настоящее дела.

Заявленное ответчиками ходатайство о снижении размера взыскиваемой компенсации исходя из принципов разумности и справедливости оставлено судом без удовлетворения.

Дополнительно ответчики обращаются внимание на то, что довод истца об огромном объеме ввезенного на территорию Российской Федерации гербицида Статус Гранд, ВДГ был принят судом в отсутствие соответствующих доказательств.

Кроме того, истец не представил достаточных доказательств в подтверждение заявленных вероятных убытков, понесенных в результате действий ответчиков.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором истец выразил несогласие с правовыми позициями ответчиков, полагая, что изложенные в кассационных жалобах доводы сводятся к изложению обстоятельств, являющихся предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу решения и постановления.

В судебном заседании 02.08.2023 представитель ответчиков настаивал на доводах кассационных жалоб.

Представитель истца просил кассационные жалобы оставить без удовлетворения.

Законность обжалуемых решения и постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, и на наличие безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество «Август» является обладателем патента Российской Федерации № 2488999 на изобретение «Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений» с приоритетом от 15.11.2011, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 14.03.2013. Указанный патент реализован обществом «Август» в продукте под названием «Бомба, ВДГ».

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 19.07.1997 № 109- ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» на территории Российской Федерации допускается оборот лишь тех пестицидов и агрохимикатов, которые внесены в Государственный каталог пестицидов и

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Пестицид «Бомба, ВДГ» (563 г/кг трибенурон-метила +187 г/кг флорасулама) внесен Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, за № 021-03-1797-1. Указанный препарат реализуется истцом в Российской Федерации с 2013 года.

Ответчики, являющиеся аффилированными лицами, действуя совместно, организовали производство за рубежом, ввоз в Российскую Федерацию и реализацию на ее территории контрафактного препарата СТАТУС ГРАНД, ВДГ, в котором используется изобретение истца. Ответчики осуществляют реализацию контрафактного препарата на территории Российской Федерации, в том числе через дилерскую сеть, организованную ответчиками.

Полагая, что его исключительное право на изобретение по спорному патенту нарушено, общество «Август» направило обществу ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» и обществу «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» соответствующие претензии, оставленные последними без удовлетворения.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, общество «Август» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением.

Суд первой инстанции установил, что в 2014 году общество «Август» обратилось в арбитражный суд с иском о запрете изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранить для этих целей гербицид «Статус Гранд» (трибенурон— метил+ флорасулам, 500 г/кг+ 104 г/кг). Одним ответчиков по указанному иску являлось общество ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» (дело № А40-189533/2014).

В рамках рассмотрения дела № А40-189533/2014 была проведена судебная экспертиза, по результатам которой суд пришел к выводу о том, что в препарате ответчика СТАТУС ГРАНД, ВДГ использован каждый из признаков изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте истца формулы изобретения.

Суд первой инстанции, проанализировав представленные по делу доказательства, учитывая на основании положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда по делу № А40-189533/2014, пришел к выводу, что вышеуказанные действия ответчиков являются нарушением исключительного права истца.

Основываясь на материалах дела, истец заявил о наличии оснований для взыскания с ответчиков общей суммы компенсаций по части 1 статьи 1406.1 ГК РФ в размере 5 000 000 рублей за каждый из 21 случая нарушения исключительного права истца с общества ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» и общества «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» солидарно (при этом в 14 случаях получателем контрафактного препарата являлось общество ГК

«ЗЕМЛЯКОФФ», общество «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» – в 7 случаях).

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что компенсация в размере 105 000 000 рублей (максимальный размер компенсации 5 000 000 рублей х 21 нарушение) подлежит взысканию с ответчиков солидарно.

В удовлетворении встречного искового заявления о признании права послепользования за обществом «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» суд первой инстанции отказал.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах, отзывах на них, заслушав мнение представителей истца и ответчиков, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также соблюдение норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебных актов в любом случае, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ, изобретения являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В силу положений пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта

правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

В силу положений пункта 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Доводы кассаторов о наличии правовых оснований для удовлетворения встречного иска и признании права послепользования признаются несостоятельными, основанными на неверном толковании нормы материального права (соответствующих положений статьи 1400 ГК РФ). Выводы судов по данному поводу должным образом мотивированы. Аргументы ответчиков о возможности применения в рассматриваемой ситуации аналогии права также являются несостоятельными, не основанными как на материалах дела и установленных судами обстоятельствах, так и на нормах действующего законодательства.

Кроме того, при принятии обжалуемых судебных актов суды также верно исходили из того, что ненормативный правовой акт (решение Роспатента от 13.10.2017), которым спорный патент признан недействительным, впоследствии Судом по интеллектуальным правам 07.10.2019 признан недействительным как не соответствующий подпункту 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Между тем заслуживают внимания доводы кассаторов о том, что суды первой и апелляционной инстанций определили размер компенсации произвольно, без учета обстоятельств конкретного дела и характера допущенного нарушения, в одинаковом размере (по 5 000 000 рублей за каждый из 21 факта нарушения) как в период, когда спорный патент не действовал (и степень вины ответчиков была иной), так и в последующий период (после восстановления действия патента).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, судебная коллегия принимает во внимание аргументы кассаторов о том, что выводы судов о взыскании компенсации в максимальном размере как в период, когда патент на изобретение был признан Роспатентом недействительным и ответчики могли полагаться на

законность вынесенного уполномоченным органом ненормативного правового акта, так и после восстановления действия спорного патента, сделаны без учета конкретных обстоятельств дела, характера допущенного нарушения, степени вины нарушителей (которая совершенно очевидно была разной в соответствующие периоды).

Существенным образом различаются и объемы партий товаров, за которые компенсация взыскана в одинаковом размере, что также свидетельствует о том, что компенсация определена без учета конкретных обстоятельств дела и характера допущенного нарушения.

Учитывая указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты в части определения размера компенсации приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в данной части на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в указанной части в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо на основании представленных доказательств правильно установить подлежащий взысканию размер компенсации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2023 по делу № А40-149758/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2023 по тому же делу отменить в части определения размера взыскиваемой компенсации.

Направить дело № А40-149758/2022в Арбитражный суд города Москвы на новое рассмотрение в указанной части.

В остальной части оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

судья Ю.В. Борисова Судья Е.Ю. Пашкова Судья Ю.М. Сидорская

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 19.04.2023 6:21:00
Кому выдана Сидорская Юлия Михайловна
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 17.04.2023 9:14:00
Кому выдана Пашкова Елена Юрьевна
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 21.04.2023 6:31:00

Кому выдана Борисова Юлия Валерьевна