Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Тонарус–Холдинг» (ул. М. Грузинская, д. 3, эт. 4, Москва, 123557, ОГРН 5087746564824) на решение Арбитражного суда города Москвы от 12.11.2018 по делу № А40-179723/2018 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2019 по тому же делу (судьи Расторгуев Е.Б., Трубицын А.И., Садикова Д.Н.) по иску иностранного лица Seco Tools Aktiebolag (737 82 FAGERSTA, Sweden) к обществу с ограниченной ответственностью «Тонарус-Холдинг» о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Экватор» (ул. Бутырская, д. 77, оф. 45, Москва, 127015, ОГРН 5167746482844), общество с ограниченной ответственностью «ПрестижСтрой» (ул. Академика Королева д. 13, стр. 1, пом. 3, комн. 25А, Москва, 129515, ОГРН 1177746404032), акционерное

общество «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» (Бурнаковский проезд, д.15, г. Нижний Новгород, 603074, 2 ОГРН 1085259006117).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Тонарус-Холдинг» – Колченко Т.В. (по доверенности от 26.11.2018);

от иностранного лица Seco Tools Aktiebolag – Волков П.А. (по доверенности от 12.09.2018);

от акционерного общества «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» – Митин А.Н. (по доверенности от 15.12.2017).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Seco Tools Aktiebolag (далее – иностранное лицо) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Тонарус-Холдинг» (далее – общество «Тонарус-Холдинг») об обязании прекратить любое использование товарного знака иностранного лица, в том числе предложение к продаже и продажу, в том числе на конкурсах, товаров с товарными знаками SECO (Секо), а также о взыскании с общества «Тонарус-Холдинг» компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 2 298 813 руб. 71 коп. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшения размера исковых требований).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Экватор» (далее – общество «Экватор»), общество с ограниченной ответственностью «ПрестижСтрой» (далее – общество «ПрестижСтрой»), акционерное общество «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени

И.И. Африкантова» (далее – общество «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.11.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2019, исковые требования удовлетворены: на общество «Тонарус-Холдинг» возложена обязанность прекратить незаконное использование товарного знака иностранного лица по свидетельству № 50150, в том числе предложение к продаже, продажу (в том числе при участии в конкурсах на поставку товаров), иное введение в гражданский оборот товаров маркированных товарным знаком SECO (Секо), а также с общества «Тонарус-Холдинг» в пользу иностранного лица взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 2 298 813 рублей 71 копеек.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, общество «Тонарус-Холдинг» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к тому, что судами первой и апелляционной инстанций не были установлены факт нарушения исключительных прав истца, наличие либо отсутствие тождества или сходства до степени смешения с точки зрения потребителя между спорным товарным знаком и обозначением, размещенным на контрафактным товаре.

По мнению заявителя кассационной жалобы, истец не представил доказательств, подтверждающих размер и расчет взыскиваемой компенсации, а также несения им убытков. Суды первой и апелляционной инстанции не установили, к какому правоотношению относится денежное

требование, поскольку истец просил взыскать компенсацию, а расчет произвел исходя из возмещения ему реального ущерба, то есть убытков.

Общество «Тонарус-Холдинг» также указало в кассационной жалобе на то, что иностранным лицом не использовался знак охраны товарного знака для оповещения неопределенного круга лиц об охране на территории Российской Федерации исключительного права истца на спорный товарный знак.

Наряду с этим заявитель кассационной жалобы обращает внимание Суда по интеллектуальным правам на то, что истец ссылается на причинение ущерба его деловой репутации, однако данный довод не заявлялся им при рассмотрении дела в суде первой инстанции и не был предметом судебной оценки.

Иностранное лицо представило в материалы дела отзыв на кассационную жалобу, в котором поддержало выводы судов первой и апелляционной инстанций, а обжалуемые судебные акты посчитало законными и вынесенным с соблюдением норм материального и процессуального права. Наряду с этим истец отметил, что судами первой и апелляционной инстанции был установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, а размер взыскиваемой компенсации был определен истцом исходя из стоимости товаров, которые введены в гражданский оборот с нарушением исключительного права истца.

В то же время иностранное лицо полагает, что им в суде первой и апелляционной инстанции были подтверждены права на спорный товарный знак, а использование знака охраны товарного знака правообладателем является правом, а не обязанностью истца.

Общество «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» в своем отзыве на кассационную жалобу указало на необоснованность доводов ответчика, настаивало на том, что обжалуемые судебные акты являются законными и вынесенными с учетом фактических обстоятельств дела, на основании исследованных в судебном заседании материалов и представленных сторонами письменных доказательств. Так,

третье лицо отметило, что размер компенсации установлен верно, а ответчиком в суде первой и апелляционной инстанции не оспаривался; информация о правообладателе исключительного права на спорный товарный знак находится в открытом доступе, следовательно, ответчик обязан был самостоятельно удостовериться, не нарушает ли он исключительное право истца. Наряду с этим третье лицо обратило внимание на то, что ответчик в суде первой инстанции и в суде апелляционной инстанции не оспаривал факт использования спорного товарного знака.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, и просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель иностранного лица поддержал изложенные в отзыве доводы и просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу общества «Тонарус-Холдинг» – без удовлетворения.

Представитель общества «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» поддержал изложенные в отзыве доводы и позицию истца, также просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Иные третьи лица – общество «Экватор» и общество «ПрестижСтрой», извещенные надлежащим образом о начале судебного процесса с их участием, а также о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе посредством публичного уведомления на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, иностранное лицо является правообладателем словесного товарного знака « » по выданному Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий СССР свидетельству № 50150 в отношении товаров 6, 7, 8-го классов Международной классификации

товаров и услуг для регистрации знаков.

Между ответчиком (поставщик) и обществом «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» (покупатель) по результатам открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку инструмента SECO № 45-10321/91 был заключен договор поставки от 23.04.2017 № 98/25/42, стоимость предложения по которому составила 33 090, 74 евро.

Факт исполнения указанного договора третьим лицом представлены спецификация, условия о внесении сведений о деловой репутации поставщика в информационную систему, антикоррупционная оговорка, товарная накладная от 25.07.2017 № 008 и счет-фактура от 25 июля 2017 года № 00008.

Являясь правообладателем товарного знака SECO и полагая, что ответчиком нарушено исключительное право на указанный товарный знак, истец обратился в суд с иском об обязании ответчика прекратить любое использование этого товарного знака и взыскании компенсации исходя из стоимости товаров, которые ответчик предложил и поставил с нарушением исключительных прав истца.

Суд первой инстанции требования истца удовлетворил в полном объеме в связи с наличием достаточных доказательств нарушения ответчиком исключительного права истца и обоснованности заявленного размера компенсации.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, оставив решение Арбитражного суда города Москвы от 12.11.2018 без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по

интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов ввиду следующего.

На основании пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство

по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем

использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что переоценка доказательств не входит в полномочия суда при кассационном производстве, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Как неоднократно указывал суд высшей судебной инстанции (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224 и от 15.08.2016 № 305-ЭС16-7224) вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и

принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Таким образом, учитывая, что установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций, тогда как суд кассационной инстанции не вправе переоценивать представленные в материалы дела доказательства, которые являлись предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций.

В связи с изложенным судебная коллегия отклоняет доводы заявителя кассационной жалобы о том, что истцом не был доказан факт нарушения принадлежащих ему исключительных прав, а судами не было установлено наличие либо отсутствие тождества или сходства до степени смешения спорного товарного знака с товарным знаком, размещенным на контрафактном товаре, с точки зрения потребителя.

На основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Вопреки утверждению ответчика, анализ текста искового заявления и поданного истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайства об уменьшении размера компенсации очевидно свидетельствует, что истец наряду с требованием

неимущественного характера об обязании ответчика прекратить любое использование спорного товарного знака, просил взыскать компенсацию исходя из стоимости товаров, которые ответчик предложил и поставил с нарушением исключительных прав истца.

Из обжалуемых судебных актов также следует, что судами было рассмотрено требование о взыскании компенсации, а не убытков, как утверждает заявитель кассационной жалобы.

Судами нижестоящих инстанций проверен представленный истцом расчет компенсации, основанный на заключенном с третьим лицом и исполненном договоре, по которому ответчику было оплачено за контрафактный товар 2 298 813 рублей 71 копейка.

В свою очередь, ответчик указанные доказательства не опровергал, о снижении размера компенсации ввиду его чрезмерности не заявлял.

С учетом изложенного у суда кассационной инстанции отсутствуют основания не соглашаться с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что стоимость реализованных контрафактных товаров подтверждает соразмерность заявленной компенсации.

При этом судебная коллегия полагает, что нижестоящими судами не допущено неправильного применения положений пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Довод общества «Тонарус-Холдинг» о том, что иностранным лицом не использовался знак охраны товарного знака для оповещения неопределенного круга лиц об охране на территории Российской Федерации исключительного права истца на спорный товарный знак, не имеет юридического значения в спорной ситуации.

Прежде всего, судебная коллегия отмечает, что данный довод не заявлялся при рассмотрении дела в судах нижестоящих инстанций.

Согласно статье 1485 ГК РФ правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности либо словесного обозначения

«товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Следовательно по смыслу приведенной нормы использование обозначения является правом, а не обязанностью правообладателя.

Кроме того, очевидно, что правообладатель, желающий разместить указанное обозначение, сделает это на оригинальном, а не на контрафактном товаре. В рассматриваемом случае в ходе рассмотрения дела судами был установлен факт реализации контрафактного товара, в связи с чем правообладатель, даже имеющий такое намерение, очевидно не мог нанести на нем соответствующее обозначение.

Указание заявителя кассационной жалобы на то, что истец ссылается на причинение ущерба его деловой репутации, однако данный довод не заявлялся им при рассмотрении дела в суде первой инстанции и не был предметом судебной оценки, не соответствуют материалам дела.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что из представленных истцом письменных документов не следует, что требование о защите деловой репутации являлось предметом спора. То обстоятельство, что иностранное лицо в обоснование своего нарушенного права либо законного интереса ссылается на наличие у него сформированной деловой репутации, само по себе не означает, что ей причинен ущерб и суды рассмотрели вопрос о его возмещении.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам считает, что выводы суда первой и апелляционной инстанций основаны на представленных в материалы дела доказательствах и соответствуют нормам материального и процессуального права.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах, изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют

фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 12.11.2018 по делу № А40-179723/2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Тонарус-Холдинг» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Е.С. Четвертакова Судьи А.А. Снегур

В.А. Химичев