Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобыгосударственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (просп. Мира, д. 41, стр. 2, Москва, 129110, ОГРН 1027700096280) и общества с ограниченной ответственностью «Заряд» (Большой б-р, д. 42, стр. 1, этаж 4, пом. № 1575, раб. № 5, тер. инновационного центра Сколково, Москва, 121205, ОГРН 1187746359294) на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 по делу № А40-179887/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2021 по тому же делу

по исковому заявлению государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» к обществу с ограниченной ответственностью «Заряд» о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» – Петкевич А.И. (по доверенности от 26.10.2021
№ НЮ-14/1169), Киндеева А.М. (по доверенности от 12.10.2021
№ НЮ-14/1101);

от общества с ограниченной ответственностью «Заряд» – Яшукова О.А., Малова Н.С. (по доверенности от 06.12.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (далее – предприятие, истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Заряд» (далее – общество, ответчик) о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 584941, № 584940, № 584942, № 644789, № 630106, № 633045, № 585361, № 585362, № 585363, № 620987, № 622276, № 620672, № 627924, № 628293, № 633043, № 644787 путем запрета использовать сходные до степени смешения с названными товарными знаками обозначения на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru, https://info-berizararyad.ru, на автоматах самообслуживания, на зарядных устройствах и о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на вышеуказанные товарные знаки в размере 3 306 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 09.12.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2020 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции приняты уточнения исковых требований в части размера испрашиваемой ко взысканию компенсации (5 476 600 рублей).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2021, исковые требования удовлетворены частично. Обществу запрещено использовать спорные товарные знаки на интернет-сайтах https://www.berizaryad.ru, https://info-berizararyad.ru, а также на автоматах самообслуживания и на зарядных устройствах для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы эти средства индивидуализации. С общества в пользу предприятия взыскана компенсация в размере 4 475 800 рублей.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприятие обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2021 в части отказа в удовлетворении требований и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в указанной части.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2021 и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование несогласия с принятыми по настоящему делу решением и постановлением предприятие и общество указывают на допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального и процессуального права, которые, по мнению заявителей кассационной жалоб, привели к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

До судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором предприятие выразило несогласие с правовой позицией общества, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу решения и постановления в обжалуемой ответчиком.

До судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу предприятия от общества не поступал.

В судебном заседании представители предприятия и общества поддержали изложенные в кассационных жалобах доводы, а также выразили взаимное несогласие с доводами кассационных жалоб друг друга.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и в отзыве предприятия.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, предприятие является правообладателем следующих средств индивидуализации:

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 584941, зарегистрированного 24.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг
35-39, 41-45-го классов Международной классификации товаров и услуги для регистрации знаков (далее – МКТУ);

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 584940, зарегистрированного 24.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 584942, зарегистрированного 24.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 644789, зарегистрированного 12.02.2018 с приоритетом от 01.11.2016 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 630106, зарегистрированного 13.09.2017 с приоритетом от 01.11.2016 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 633045, зарегистрированного 17.10.2017 с приоритетом от 01.11.2016 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 585361, зарегистрированного 30.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 585362, зарегистрированного 30.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го
и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 585363, зарегистрированного 30.08.2016 с приоритетом от 16.07.2015 в отношении товаров 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34-го
и услуг 35-39, 41-45-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 620987, зарегистрированного 26.06.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 14, 16, 18, 25, 28-го и услуг 35, 36-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 622276, зарегистрированного 04.07.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 16, 21-го и услуг 35-37-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 620672, зарегистрированного 20.06.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го и услуг 35, 38, 41, 42-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 627924, зарегистрированного 28.08.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28-го и услуг 35, 36, 39, 42-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 628293, зарегистрированного 30.08.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го и услуг 35-39, 42-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 633043, зарегистрированного 17.10.2017 с приоритетом от 18.07.2016 в отношении товаров 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28-го и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42-го классов МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 644787 в отношении товаров 6, 9, 12, 28-го и услуг 35, 39-го классов МКТУ.

Предприятию стало известно о факте оказания обществом услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств посредством автоматов самообслуживания, а также о факте размещения им на интернет-сайтах http://www.berizaryad.ru, http://infoberizaryad.ru рекламы с использованием обозначений «», «», «».

Полагая, что используемые обществом спорные обозначения сходны до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 584941, № 584940, № 584942, № 644789, № 630106, № 633045, № 585361, № 585362, № 585363, № 620987, № 622276, № 620672, № 627924, № 628293, № 633043, № 644787, ссылаясь на отсутствие у общества разрешения на использование данных обозначений, а также на то, что его действия по оказанию услуг по предоставлению в аренду зарядных устройств посредством размещения информации на интернет-сайтах http://www.berizaryad.ru, http://infoberizaryad.ru, на автоматах самообслуживания и на зарядных устройствах нарушают исключительные права на принадлежащие предприятию товарные знаки, последнее направило в адрес общества претензию с требованиями о прекращении незаконного использования указанных обозначений любыми способами, об удалении их с материалов, которыми сопровождается реализация товаров, выполнение работ или оказание услуг общества, в том числе с зарядных устройств, автоматов самообслуживания, документации, рекламы, вывесок, с интернет-сайтов.

Поскольку, лишь сообщив о намерении изменить спорные обозначения путем исключения из них линий в виде разомкнутой окружности и о выведении из оборота оборудования со старыми обозначениями, общество не признало факт нарушения исключительных прав на принадлежащие предприятию товарные знаки, последнее обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства между товарными знаками предприятия и используемыми обществом обозначениями, а также из отсутствия однородности между оказываемыми истцом и ответчиком услугами.

Так, суд первой инстанции указал, что используемый ответчиком в спорных обозначениях словесный элемент «Бери заряд» отличается от словесных элементов товарных знаков истца (московский транспорт, московский метрополитен, наземный транспорт); доминирующим цветом в используемых ответчиком обозначениях является голубой, а в товарных знаках истца, как правило, красный; в центре изобразительных элементов используемых ответчиком обозначений находится молния, в то время как в центре изобразительных элементов товарных знаков истца – круг, буква «М», либо изображающие значки транспорт.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения создают разное общее зрительное и содержательное впечатление: обозначение ответчика с учетом наличия в нем изображения молнии и слова «Заряд» ассоциируется с товарами (услугами), связанными с электричеством, а товарные знаки истца за счет словесного элемента «Московский транспорт» ассоциируются с городским транспортом города Москвы. По мнению суда первой инстанции, включение элемента в виде дуги ответчиком в спорные обозначения предоставляемых им услуг не является использованием товарных знаков предприятия, нарушающим права правообладателя, поскольку судом установлено отсутствие факта введения потребителей в заблуждение относительно истца, а также отсутствие смешения предлагаемых ответчиком к реализации услуг, так как спорный элемент изображения должен был ассоциироваться со значком геолокации, которым на картах в сети Интернет обозначаются места расположения различных объектов, в данном случае доступных для аренды автоматов с зарядными устройствами.

Суд первой инстанции посчитал, что изобразительный элемент в виде дуги не несет ключевой смысловой нагрузки, исходя из которой можно было бы утверждать о наличии какой-либо степени смешения спорных обозначений. Как указал суд первой инстанции, смысловыми критериями выступают центральный элемент, размещенный внутри дуги, и сопутствующий текст, имеющие конструктивное содержание применительно к товарному знаку правообладателя, которые являются принципиально различными и взаимоисключаемыми у истца и ответчика соответственно.

Суд первой инстанции также отметил, что оказываемые ответчиком услуги указаны в 38-м классе МКТУ как «прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов», тогда как товарные знаки истца в
38-м классе МКТУ не зарегистрированы для услуги «прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов».

Наряду с этим суд первой инстанции указал, что основной вид деятельности истца – оказание транспортных услуг, а аналогичные услугам ответчика услуги по предоставлению зарядных устройств в аренду им не оказываются, автоматы ответчика размещены в кафе, ресторанах, бизнес-центрах, офисах, то есть в местах, не связанных с транспортными услугами истца.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание то обстоятельство, что истцом не доказано использование ответчиком спорных изображений на момент обращения с иском.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорные товарные знаки и использованные обществом обозначения не являются сходными до степени смешения, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил обжалуемый судебный акт без изменения.

Суд по интеллектуальным правам указал, что при принятии обжалуемых судебных актов судами первой и апелляционной инстанций не был учтен факт использования в применявшихся ответчиком обозначениях «», «», «» графического элемента, тождественного содержащемуся в товарных знаках истца графическому элементу «», который является применительно к данным товарным знакам серияобразующим. При этом суд кассационной инстанции отметил, что наличие в сравниваемых обозначениях графического элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, и к тому же образующего серию товарных знаков, свидетельствует о том, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется.

Суд по интеллектуальным правам также обратил внимание на то, что при оценке вопроса об однородности товаров и услуг суды первой и апелляционной инстанций сопоставляли не товары/услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам истца, с оказываемыми ответчиком услугами, а ошибочно сравнивали услуги, являющиеся основным видом деятельности истца (транспортные услуги), и оказываемую истцом услугу «прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов», несмотря на то, что требования истца были направлены на защиту исключительных прав на средства индивидуализации, правовая охрана которым предоставлена в отношении конкретных товаров и услуг.

При этом суд кассационной инстанции отметил, что отсутствие регистрации товарных знаков истца в отношении оказываемой ответчиком услуги «прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов» не может являться основанием для отказа в защите исключительных прав на эти товарные знаки, поскольку пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлен запрет на использование без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначения не только в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и в отношении однородных товаров.

Как указал Суд по интеллектуальным правам, судом первой инстанции не учтено, что товарные знаки истца зарегистрированы в отношении таких товаров 9-го класса МКТУ, как «устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; аппараты телефонные; телефоны переносные; трубки телефонные», а также в отношении услуги 38-го класса МКТУ «прокат телефонных аппаратов». Анализ названных товаров и услуг на предмет однородности оказываемой ответчиком услуге «прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов» судом первой инстанции не производился.

При этом суд кассационной инстанции отметил, что суды также не мотивировали должным образом свой вывод о несостоятельности довода, согласно которому принадлежащие истцу товарные знаки являются широко известными и узнаваемыми.

С учетом того что суды первой и апелляционной инстанций пришли к необоснованному выводу о полном отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями, а также не осуществили анализ степени однородности индивидуализируемых ими товаров (услуг), Суд по интеллектуальным правам пришел к заключению о том, что изложенный в принятых по настоящему делу решении и постановлении вывод об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями не может быть признан основанным на правильном применении норм материального и процессуального права.

При этом суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что неиспользование товарного знака правообладателем не является безусловным основанием для отказа в защите принадлежащего ему исключительного права на товарный знак, а может лишь учитываться при установлении вероятности смешения обозначений после того, как судами установлены степень сходства обозначений и степень однородности индивидуализируемых ими товаров и услуг.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отметил, что факт прекращения использования ответчиком спорных обозначений на момент обращения с иском может быть учтен в качестве основания для отказа в удовлетворении исковых требований только применительно к требованию о прекращении незаконного использования обозначений, но сам по себе не препятствует удовлетворению требования о взыскании компенсации за допущенное нарушение исключительных прав.

На основании изложенного суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и отправил настоящее дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции удовлетворил заявление предприятия об уточнении заявленных требований и пришел к выводу о наличии оснований для их частичного удовлетворения.

Суд первой инстанции установил, что доминирующим элементом товарных знаков истца и спорных обозначений ответчика является изобразительный графический элемент – дуга. Существенную роль в спорных обозначениях общества играет изобразительный элемент, поскольку данный изобразительный элемент является приоритетным и ярко выраженными, играет главенствующую роль.

Суд первой инстанции также учел, что у всех спорных товарных знаков словесный элемент исключен (дискламирован) из объема правовой охраны, т.е. является слабым. В связи с этим суд первой инстанции заключил, что индивидуализирующую функцию в спорных товарных знаках в первую очередь выполняет сильный графический элемент – дуга. При этом использование разных цветов и различных пиктограмм в центре изобразительных элементов не устраняет опасность смешения спорных обозначений ответчика и товарных знаков истца.

Исследовав имеющийся в материалах дела аналитический отчет о выполнении социологического исследования по вопросу о степени сходства спорных товарных знаков и использованных обществом обозначений, суд первой инстанции установил, что большинство потребителей считают сравниваемые обозначения серией товарных знаков (от 66% до 73% опрошенных в разных вариантах сравнения) и воспринимают сравниваемые обозначения как принадлежащие одному производителю (от 68% до 74% в разных вариантах сравнения).

Суд первой инстанции установил, что услуга 39-го класса МКТУ «распределение электрической электроэнергии», в отношении которой зарегистрированы товарные знаки истца, является однородной индивидуализируемой обозначениями ответчика услуге по прокату пауэрбанков по критерию «взаимозаменяемость». При этом суд первой инстанции исходил из того, что посредством установленных в вагонах поездов истца систем подзарядки мобильных устройств, а также находящихся на инфраструктуре Московского центрального кольца стендов для подзарядки мобильных устройств на смартфоны потребителей происходит подача электроэнергии от электросети или иного источника энергии, к которым подключены указанные системы. При возникновении потребности потребители могут подзарядить свой телефон либо взять на прокат пауэрбанк ответчика, либо подзарядить батарею телефона возле стойки подзарядки на Московском центральном кольце.

Кроме того, несмотря на отсутствие формальной однородности между услугами истца по перевозке пассажиров и услугами ответчика по прокату пауэрбанков, суд первой инстанции указал на то, что в глазах потребителей они ассоциируются друг с другом, поскольку согласно результатами представленного в материалы дела социологического исследования 23% опрошенных ассоциируют товарные знаки предприятия с прокатом зарядных устройств для телефонов.

Суд первой инстанции также установил, что товары 9-го класса МКТУ «аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; корпуса аккумуляторов электрических; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов», а также услуги
39-го класса МКТУ «распределение электроэнергии; транспортные услуги; пассажирские перевозки» являются однородными оказываемым ответчиком услугам «прокат зарядных устройств для телефонов, смартфонов».

Наряду с этим суд первой инстанции принял во внимание выводы, изложенные в заключении патентного поверенного Половко С.Н. от 02.06.2010 № 1284.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорные товарные знаки предприятия и обозначения общества являются сходными до степени смешения, в связи с чем счел доказанным факт незаконного использования ответчиком средств индивидуализации товаров и услуг истца.

Суд первой инстанции принял во внимание то, что представленный предприятием расчет размера подлежащей взысканию компенсации представлен в следующем виде: 139 автоматов * 196 дней * 100 рублей в сутки * 2 в период с 27.12.2018 по 11.07.2019 (дата подачи иска).

Вместе с тем, учитывая изложенные в письме от 05.06.2019 пояснения общества, суд первой инстанции установил, что период нарушения был окончен не позднее 05.06.2019.

Таким образом, исходя из расчета: 139 автоматов * 139 дней * 100 рублей в сутки * 2, суд первой инстанции пришел к заключению о том, что размер подлежащей взысканию компенсации составляет 4 475 800 рублей.

Не согласившись с принятыми по настоящему делу решением и постановлением, предприятие и общество обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзыве предприятия на кассационную жалобу общества, заслушав мнение представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены или изменения в силу следующего.

Выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами, общество указывает на несоответствие фактическим обстоятельствам дела вывода судов о том, что спорные товарные знаки и использованные ответчиком обозначения являются сходными до степени смешения.

При этом общество исходит из того, что, вопреки правовой позиции судов, входящая в состав товарных знаков предприятия Дуга не является доминирующим элементом в составе изображений ответчика, в связи с чем факт вхождения одного сходного элемента в состав сравниваемых обозначений не свидетельствует о сходстве этих обозначений в целом; анализ степени сходства сравниваемых обозначений осуществлен судами без учета фонетического, графического и семантического критериев сходства; представленное предприятием социологическое исследование не может считаться надлежащим доказательством по делу, поскольку, как было зафиксировано ответчиком, результаты этого исследования были сфальсифицированы истцом.

Общество также обращает внимание на то, что, оценив в качестве однородных индивидуализируемые спорными товарными знаками товары и услуги, с одной стороны, и индивидуализируемые использованными ответчиком обозначениями услуги, с другой стороны, суды первой и апелляционной инстанций не учли ряд предусмотренных законом критериев, при помощи которых определяется степень однородности товаров (услуг). Между тем истец и ответчик оказывают свои услуги в различных местах (станции метро и различные точки города) и при различных обстоятельствах (во время движения пассажиров в транспортной сети и при передвижении пешеходов по городу). Кроме того, заявитель кассационной жалобы отмечает, что фактически в спорный период предприятие не осуществляло деятельность по продаже сувенирных аккумуляторов и по распределению электрической энергии.

При этом общество указывает на то, что материалами дела не подтверждается факт признания спорных товарных знаков общеизвестными, в связи с чем примененный судами подход к оценке степени однородности индивидуализируемых спорными обозначениями товаров (услуг) является недопустимым. Дополнительно ответчик обращает внимание на то, что с учетом неоднозначной общественной реакции на организационное решение по использованию предприятием спорных товарных знаков общество не заинтересовано в том, чтобы его деятельность ассоциировалась с обозначениями истца.

Оценивая законность принятых по настоящему делу решения и постановления с учетом приведенных доводов кассационной жалобы ответчика, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных правовых норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

По смыслу приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как следует из обжалуемых судебных актов, участвующими в деле лицами не оспаривается факт принадлежности предприятию исключительных прав на спорные товарные знаки. Доводы кассационной жалобы общества сводятся к несогласию с основанным на выводе о сходстве использованных ответчиком обозначений и товарных знаков истца до степени смешения заключением судов о том, что ответчиком действительно были нарушены исключительные права предприятия.

Проверяя законность вывода судов в указанной части, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление от 23.04.2019 № 10) и в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением степени сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

Как следует из обжалуемых судебных актов, при новом рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций установили, что доминирующее положение в составе сравниваемых обозначений занимают изобразительные элементы в форме дуги, при этом названные элементы характеризуются взаимным сходством, несмотря на их отдельные графические отличия.

Суды также установили, что согласно представленному в материалы дела Аналитическому отчету о выполнении социологического исследования «Степень сходства товарных знаков» большинство респондентов ассоциируют использованные ответчиком обозначения с товарными знаками истца и воспринимают их как принадлежащие одному производителю (лицу, оказывающему услуги).

Таким образом, с учетом установленного факта сходства входящих в состав спорных товарных знаков и использованных обществом обозначений сходного изобразительного элемента в виде дуги, а также принимая во внимание результаты проведенного по инициативе предприятия социологического опроса, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Судебная коллегия отмечает, что вопрос о качественном содержании доминирующих элементов сравниваемых обозначений относится к числу фактических обстоятельств дела, в связи с чем его разрешение относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу заявленных требований, и не может быть осуществлено судом кассационной инстанции. Ввиду изложенного вывод судов о том, что доминирующим элементом спорных товарных знаков и использованных ответчиком обозначений является графический элемент в виде дуги, не может быть переоценен Судом по интеллектуальным правам.

Кроме того, согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения и важны для индивидуализации товаров, то такие комбинированные обозначения могут рассматриваться как сходные до степени смешения при различных словесных элементах.

Как следствие, вопреки правовой позиции заявителя кассационной жалобы, с учетом вывода о том, что в состав сравниваемых обозначений входят характеризующиеся взаимным сходством доминирующие элементы в виде дуги, при принятии обжалуемых решения и постановления суды обоснованно исходили из отсутствия необходимости в проведении анализа степени сходства спорных товарных знаков и использованных обществом обозначений по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, вне зависимости от содержания представленных в материалы дела результатов социологического опроса, изложенное само по себе свидетельствует о правомерности вывода судов, согласно которому сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем судебная коллегия полагает необходимым отметить, что установленные судами результаты социологического опроса служат дополнительным подтверждением правильности названного вывода. При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что, несмотря на выявленные ответчиком (по утверждению последнего) недостатки процедуры проведения этого опроса, факт фальсификации соответствующего доказательства не был установлен судами в предусмотренном законом порядке, равно как не были предприняты ответчиком и действия, необходимые для исключения этого документа из числа доказательств по настоящему делу.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что вывод судов о сходстве сравниваемых обозначений в целом сделан при правильном применении норм материального и процессуального права и не может быть переоценен судом кассационной инстанции.

Из обжалуемых судебных актов также следует, что, установив факт регистрации спорных товарных знаков в отношении товаров 9-го класса МКТУ «устройства зарядные для аккумуляторных батарей; аппараты телефонные; телефоны переносные; трубки телефонные», услуг 35-го класса МКТУ «прокат торговых автоматов», услуг 38-го класса МКТУ «прокат модемов; прокат телефонных аппаратов», услуг 39-го класса МКТУ «распределение электрической электроэнергии», а также факт использования ответчиком спорных обозначений при оказании услуг по прокату пауэрбанков, суды первой и апелляционной инстанций пришли к заключению о том, что соответствующие товары и услуги являются однородными по критерию взаимозаменяемости.

Кроме того, проанализировав характер условий оказания перечисленных услуг предприятием и обществом, суды первой и апелляционной инстанций сделали вывод об их взаимном сходстве по соответствующему критерию.

При этом суды приняли во внимание то, что, несмотря на некоторые отличия в характере локаций (станции метро и различные точки города), в пределах которых истец и ответчик оказывают свои услуги, согласно данным Аналитического отчета о результатах социологического исследования по меньшей мере 23% опрошенных ассоциируют товарные знаки истца также с прокатом зарядных устройств для телефонов, что позволяет говорить о наличии угрозы смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителей.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что, вопреки позиции заявителя кассационной жалобы, факт оказания (неоказания) правообладателем спорных товарных знаков услуг, тождественных оказываемым ответчиком услугам, не имеет правового значения для разрешения вопроса о степени сходства сравниваемых обозначений, поскольку в силу приведенных положений закона и разъяснений высшей судебной инстанции степень однородности устанавливается в отношении товаров (услуг), для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам истца, и услуг, оказываемых ответчиком.

Судебная коллегия также обращает внимание на то, что, в противоположность мнению общества, в рассматриваемом случае при оценке степени однородности соответствующих товаров и услуг суды первой и апелляционной инстанций учитывали не только критерий их взаимозаменяемости, но также и критерий условий реализации соответствующих товаров и услуг. При этом Суд по интеллектуальным правам полагает, что факт учета судами такого критерия однородности товаров и услуг, как их взаимозаменяемость, сам по себе свидетельствует о том, что ими была определена также и их родо-видовая принадлежность.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что иные предусмотренные законом критерии, на основании которых устанавливается степень однородности товаров и услуг, имеют тесную взаимосвязь с фактически учтенными судами первой и апелляционной инстанций критериями и обуславливаются ими.

Таким образом, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемых судебных актов суды приняли во внимание все присущие сравниваемым товарам и услугам характеристики, которые имеют юридическое значение для определения степени их однородности.

В связи с изложенным судебная коллегия оценивает изложенный в принятых по настоящему делу решении и постановлении вывод об однородности индивидуализируемых спорными товарными знаками и использованными обществом обозначениями товаров и услуг как сделанный при правильном применении норм материального и процессуального права.

Из обжалуемых судебных актов также усматривается, что при рассмотрении настоящего дела судами не устанавливался факт широкой известности спорных товарных знаков. Указание на данное обстоятельство фигурирует в тексте обжалуемых решения и постановления исключительно в качестве изложения доводов, на которых основаны исковые требования предприятия.

Вместе с тем судебная коллегия обращает внимание на то, что в силу приведенных положений закона и разъяснений высшей судебной инстанции степень известности и узнаваемости может являться одним из обстоятельств, влияющих на вероятность смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителей при их использовании в гражданском обороте. В связи с этим Суд по интеллектуальным правам находит ошибочной правовую позицию заявителя кассационной жалобы о том, что факт широкой известности спорных средств индивидуализации может быть учтен в качестве обстоятельства, имеющего юридическое значение для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, исключительно при условии их регистрации в качестве общеизвестных товарных знаков.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что вывод о незаконном характере действий ответчика по использованию спорных товарных знаков подлежит установлению на основе вывода о тождестве или сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, при этом определение последнего обстоятельства предполагает необходимость исследования вопроса о том, каким образом сравниваемые обозначения воспринимаются потребителями соответствующих товаров и услуг.

Как следствие, при рассмотрении данной категории дел отсутствие у использовавшего спорные товарные знаки лица намерения получить
какие-либо преимущества в коммерческой деятельности за счет использования узнаваемости и репутации спорных средств индивидуализации среди потребителей не может быть учтено в качестве обстоятельства, исключающего факт правонарушения, а применительно к обстоятельствам настоящего дела не может быть принято во внимание в качестве опровергающего законность выводов судов.

Таким образом, с учетом установленных судами факта сходства сравниваемых обозначений в целом и факта однородности индивидуализируемых ими товаров и услуг, а также принимая во внимание то, что названные факты установлены судами при правильном применении норм материального и процессуального права, Суд по интеллектуальным правам находит законным и обоснованным общий вывод судов о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения и не усматривает оснований для его переоценки.

На основании изложенного приведенные доводы общества отклоняются судебной коллегией как основанные на неправильном понимании норм материального и процессуального права и как не опровергающие законность принятых по настоящему делу судебных актов.

Заявители кассационных жалоб также выражают несогласие с определенным судами размером подлежащей взысканию компенсации.

Так, общество полагает, что примененный судами расчет является неверным, поскольку по результатам исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств ими было некорректно определено количество контрафактных автоматов, а также был применен некорректный подход к учету стоимости услуг. Кроме того, разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации, суды не дали оценку тому обстоятельству, что после получения претензии правообладателя ответчик выразил готовность предпринять меры по удалению спорных обозначений со своей продукции и впоследствии проинформировал истца о факте принятия таких мер.

При этом предприятие обращает внимание на то, что вследствие немотивированного отклонения ряда представленных истцом в материалы дела доказательств в рассматриваемом случае судами был неверно определен период правонарушения.

Оценивая законность обжалуемых судебных актов с учетом приведенных доводов кассационных жалоб, судебная коллегия исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 61 постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Кроме того, следует отметить, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять избранный правообладателем вид компенсации (пункт 35 Обзора от 23.09.2015).

Следовательно, применительно к данным обстоятельствам при определении размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования спорных товарных знаков расчет суммы компенсации должен был быть проверен судом на основании данных о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При этом согласно изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015 правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – постановление от 13.12.2016 № 28-П)).

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций приняли во внимание представленный истцом расчет размера подлежащей взысканию компенсации, который основан на следующей математической формуле: 139 автоматов * 196 дней * 100 рублей в сутки * 2.

Вместе с тем, установив, что допущенное ответчиком правонарушение имело место в период с 27.12.2018 по 05.06.2019, суды пришли к выводу о том, что подлежащий взысканию размер компенсации следует рассчитывать исходя из того, что длительность периода незаконного использования спорных товарных знаков составила 161 день.

Таким образом, основываясь на результатах исследования и оценки имеющихся в материалах дела доказательств и учитывая доводы участвующих в деле лиц, суды пришли к выводу о том, что размер подлежащей взысканию компенсации составляет 4 475 800 рублей.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что количество автоматов, на которых ответчик незаконно размещал сходные со спорными товарными знаками обозначения, стоимость оказанных им при этом услуг, а также период, в течение которого общество незаконно использовало товарные знаки предприятия, относятся к числу фактических обстоятельств дела, которые подлежат установлению судами, рассматривающими спор по существу заявленных требований, и не могут быть установлены судом кассационной инстанции.

Как указано в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», при проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 названного Кодекса).

С учетом того что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу, переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности, не допускается.

Несогласие заявителей кассационных жалоб с результатами содержащейся в обжалуемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для их отмены, поскольку доводы кассационных жалоб не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального или процессуального права и не опровергают установленные ими обстоятельства.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, суть которых сводится к утверждению о неполном исследовании судами представленных в материалы дела доказательств, способных подтвердить количество контрафактных автоматов, стоимость оказанных с их помощью услуг и период незаконного использования ответчиком спорных товарных знаков, отсутствие в мотивировочной части обжалуемых решения и постановления мотивов, руководствуясь которыми суды отклонили соответствующие доказательства как не опровергающие правильность установленных по делу обстоятельств, само по себе не свидетельствует о том, что такие доказательства не были исследованы и оценены судами.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что в силу приведенных положений закона и разъяснений высшей судебной инстанции с учетом избранного истцом способа расчета компенсации снижение установленного судом двойного размера стоимости товаров, на которых ответчик незаконно размещал спорные товарные знаки при оказании услуг по прокату пауэрбанков, являлось возможным только при наличии указанных в постановлении от 13.12.2016 № 28-П обстоятельств, а именно:

размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным законом правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком);

правонарушение совершено впервые;

использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности;

нарушение не носило грубый характер.

Между тем в рассматриваемом случае судами не было установлено ни одно из перечисленных обстоятельств, в связи с чем при принятии обжалуемых решения и постановления суды обоснованно исходили из отсутствия предусмотренных законом оснований для снижения определенного ими размера компенсации ниже установленных законом пределов.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что вывод о размере подлежащей взысканию компенсации сделан судами при правильном применении норм материального и процессуального права. Таким образом, судебная коллегия отклоняет приведенные доводы предприятия и общества как заявленные без учета компетенции суда кассационной инстанции и как не опровергающие законность и обоснованность принятых по настоящему делу судебных актов.

В обоснование несогласия с обжалуемыми решением и постановлением общество также указывает на то, что в ходе производства по настоящему делу предприятие фактически изменило предмет исковых требований в части перечня и визуального содержания обозначений, которые были использованы ответчиком. Между тем соответствующее уточнение заявленных требований не было принято судом в установленном законом порядке. При этом, как отмечает общество, из обжалуемых судебных актов не следует, какие именно обозначения были признаны судами сходными до степени смешения с товарными знаками истца, и какое поведение ответчика будет считаться надлежащим исполнением соответствующих судебных актов.

Проверяя законность обжалуемых решения и постановления исходя из приведенного довода кассационной жалобы ответчика, Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Судебная коллегия также учитывает, что согласно положениям статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в ходе производства по настоящему делу предприятие не заявляло ходатайство об изменении предмета исковых требований. С учетом данного обстоятельства при принятии обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что заявленные истцом требования основаны на факте использования ответчиком обозначений
«», «», «» без согласия правообладателя спорных товарных знаков.

Тот факт, что при разрешении настоящего дела суды первой и апелляционной инстанций исходили именно из указанных фактических обстоятельств дела, прямо следует также и из текста обжалуемого решения (абзац седьмой страницы 6 решения Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 по делу № А40-179887/2019).

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что в силу положений статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неясности решения участвующие в деле лица не лишены права на обращение в суд с ходатайством о разъяснении соответствующего судебного акта.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что при принятии обжалуемых судебных актов суды правомерно исходили из того, что исковые требования предприятия основаны на факте использования обозначений «», «», «» без согласия правообладателя спорных товарных знаков, и при оценке соответствующих доводов учитывали степень сходства спорных средств индивидуализации именно с указанными обозначениями.

Таким образом, судебная коллегия отклоняет приведенные доводы кассационной жалобы общества, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, основываются на неправильном понимании норм процессуального права и не опровергают законность принятых по настоящему делу решения и постановления.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что при рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований законодательства.

Судебная коллегия отмечает, что в кассационной жалобе предприятия и общества отсутствуют ссылки на доказательства, имеющиеся в материалах дела, которые не были бы оценены судами первой и апелляционной инстанций или которыми опровергаются вышеприведенные выводы судов, в связи с чем Суд по интеллектуальным правам признает выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на представленных в материалы дела доказательствах и соответствующими нормам материального и процессуального права.

Таким образом, рассмотрев кассационную жалобу в пределах приведенных в ней доводов, Суд по интеллектуальным правам полагает, что выводы о сходстве спорных товарных знаков истца и использованных ответчиком обозначений до степени смешения, а также о размере подлежащей взысканию компенсации сделаны судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебного акта судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 по делу № А40-179887/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2021 по тому же делу являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационных жалоб относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2021 по делу
№ А40-179887/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена трудового Красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина» и общества с ограниченной ответственностью «Заряд» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.С. Четвертакова