Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Витаторг» на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2014 и дополнительное решение от 14.11.2014 (судья Козленкова О.В.), а также на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2015 (судьи Яковлева Л.Г., Поташова Ж.В., Лепихин Д.Е.) по делу № А40-180281/2013

по иску Скайлар Инвестментс Лимитед / Skylar Investments Limited (Грива Дигени, 115, Трайдент Центр, Р.С. 3101, Лимассол, Кипр / Griva Digeni, 115, Trident Centre, P.C/ 3101 Limassol, Cyprus)

к обществу с ограниченной ответственностью «Витаторг» (стр. 602, оф. 80, Зеленоград, Москва, 124489, ОГРН 1027735009015)

о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Зуйков С.А., по доверенности от 16.08.2013;

от ответчика: Литовцева Ю.В., Фокина А.В., Яхин Ю.А., .по доверенности от 29.01.2015.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

компания Skylar Investments Limited (Скайлар Инвестментс Лимитед) (далее – истец, компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Витаторг» (далее – ответчик, общество «Витаторг», общество) о запрете использования обозначения «Beauty Style» для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца по свидетельствам Российской Федерации № 337063, № 377867, и взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей (с учетом уточнения требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2014 заявленные требования удовлетворены в части. Суд запретил ответчику использование обозначения «Beauty Style» для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца по свидетельствам Российской Федерации № 337063, № 377867, а также взыскал с ответчика в пользу истца 250 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. В остальной части иска отказано.

Дополнительным решением Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2014 суд запретил ответчику использование обозначения «Beauty Style» для товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2015 решение суда первой инстанции от 28.05.2014 с учетом дополнительного решения от 14.11.2014 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение судами норм материального права, просит решение, дополнительное решение и постановление отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Кассационная жалоба мотивирована несогласием ответчика с выводами судов о доказанности материалами дела факта производства ответчиком различных товаров, маркированных обозначением «Beauty Style»; о сходстве до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарными знаками истца; об однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, товарам, реализуемым ответчиком. По мнению заявителя кассационной жалобы, в деле отсутствуют какие-либо доказательства, позволяющие с достоверностью определить, что изготовителем товаров является ответчик.

Также ответчик полагает, что при анализе сравниваемых обозначений судами не были применены положения пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32) и пункта 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации № 197).

Заявитель жалобы отмечает, что из текста судебных актов не следует, что судами проводился анализ товарных позиций на предмет их однородности в соответствии с подлежащими применению Методическими рекомендация по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации № 198).

Кроме того, ссылаясь на отсутствие в резолютивной части решения суда первой инстанции конкретизированного перечня товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, ответчик указывает на невозможность исполнения принятых по делу судебных актов.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании кассационной инстанции был объявлен перерыв с 02.04.2015 до 09.04.2015.

Представители ответчика в судебном заседании доводы жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить, отказать истцу в иске полностью.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора судом первой инстанции).

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2014 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истец является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 337063, правовая охрана которому предоставлена в отношении следующих товаров 03, 10-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ): 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; 10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, включая приборы для массажа; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

Также истец является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 377867, правовая охрана которому предоставлена в отношении следующих товаров 03, 05, 10 классов МКТУ: 03 - парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; 05 - фармацевтические, гигиенические препараты, в том числе лечебная косметика; 10 - приборы и инструменты медицинские, в том числе приборы для массажа.

Как было указано истцом в обоснование исковых требований, на сайте ответчика www.vitatorg.com предлагается к продаже и рекламируется продукция, маркированная обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истца в отношении однородных товаров. При этом в 2013 году представителями истца были выявлены неоднократные факты реализации ответчиком такой продукции.

В подтверждение данного факта истец сослался на протокол нотариального осмотра сайта ответчика от 19.08.2013 с размещенным на нем каталогом продукции ответчика, содержащей обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, а также на состоявшуюся 23.04.2013 закупку товара (спонж косметический) в ООО «Аптечная сеть 03», и иные образцы продукции (ножницы маникюрные, пилочки для ногтей маникюрные), содержащие информацию о производителе и поставщике – обществе «Витаторг».

Указывая, что истец является широко известным производителем парфюмерно-косметической продукции и правообладателем значительного количества товарных знаков, реализующим свою продукцию через большую розничную сеть магазинов «СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ», расположенных во многих регионах России и за ее пределами, а также через интернет-магазины, в которых предлагается широкий ассортимент косметической продукции и товаров для красоты и здоровья, сопутствующих ей - препаратов и устройств по ходу за телом, лицом, эпиляция и бикини-дизайн, уходу за руками и ногами, уходу за волосами; по уходу за здоровьем, термобелье, истец сослался на то, что ответчик, реализуя свои товары для здоровья и красоты как в розницу, так и через сеть Интернет, и индивидуализируя их с помощью обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаками истца, тем самым нарушает его исключительные права.

Признавая заявленные истцом требования обоснованными, суд первой инстанции исходил из доказанности материалами дела факта использования ответчиком при осуществлении своей деятельности обозначения, содержащего словесный элемент «Beauty Style».

Проведя сравнительный анализ товарных знаков истца с используемым ответчиком на реализуемой продукции обозначением, суд первой инстанции установил фонетическую и семантическую тождественность сравниваемых обозначений и их сходство до степени смешения по графическому признаку. При этом различие в цветовом исполнении, шрифта и характера букв в слове «BeautyStyle» признано судом не оказывающим влияния на общее зрительное восприятие обозначений.

Установив, что ответчиком реализуется широкий перечень разнообразных товаров, суд первой инстанции указал, что зарегистрированные истцом товары 03-го класса МКТУ «косметика» однородны с такими товарами 21-го класса МКТУ, реализуемыми ответчиком, как галантерея (губки для макияжа, помазки, косметички); товары 03-го класса МКТУ «лосьоны для волос» однородны с такими товарами реализуемыми ответчиком, как аксессуары для волос: щетки, расчески (21-й класс МКТУ), заколки для волос (26-й класс МКТУ), украшения (14-й класс МКТУ); товары 03-го класса МКТУ «зубные порошки и пасты» однородны с такими товарами 21-го класса МКТУ, реализуемыми ответчиком, как галантерея (зубные щетки); товары 05-го класса МКТУ «фармацевтические, гигиенические препараты, в том числе лечебная косметика» однородны с такими товарами, реализуемыми ответчиком, как банные аксессуары (мочалки, 21-й класс МКТУ), галантерея (губки для макияжа, помазки, 21-й класс МКТУ), средства для маникюра и педикюра (ножницы, кусачки, пилочки, 08-й класс МКТУ; пемзы, 03-й класс МКТУ).

Оценив заявленный истцом размер компенсации, суд первой инстанции, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности, исходя из характера допущенного правонарушения, степени вины нарушителя, пришел к выводу о необходимости снижения размера компенсации до 250 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы суда нельзя признать обоснованными, поскольку они сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

Пунктом 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Судебный акт является законным, если он вынесен в строгом соответствии с подлежащими применению по делу нормами материального права и при соблюдении норм процессуального права.

Судебный акт является обоснованным, если в нем изложены все имеющие значение для дела обстоятельства, всесторонне и полно выясненные в судебном заседании, и приведены доказательства в подтверждение выводов об установленных обстоятельствах дела, правах и обязанностях сторон.

В соответствии со статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу и в соответствии со статьями 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указать в решении и постановлении доказательства, на которых основаны его выводы об обстоятельствах дела, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд должен оценить доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определить, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, и какие не установлены.

Кроме того, в силу статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение должно быть исполнимым.

Как следует из материалов дела, при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций ответчик оспаривал однородность реализуемых им товаров с товарами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, однако указанные возражения ответчика не получили надлежащей судебной оценки.

При этом вывод об однородности сравниваемых товаров в нарушение вышеуказанных процессуальных норм сделан судами без мотивированного обоснования и какого-либо указания или ссылки на критерии, которыми руководствовался суд, приходя к выводу об однородности товаров – род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и др.

Из материалов дела усматривается, что содержащиеся в исковом заявлении немотивированные доводы истца по вопросу об однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, товарам ответчика, приняты судом без оценки их обоснованности.

Между тем однородность товаров как элемент понятия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, является одним из обстоятельств, подлежащих в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ установлению по делу для решения вопроса о наличии в действиях ответчика признаков противоправности.

Принимая дополнительное решение от 14.11.2014 о запрете ответчику использования обозначения «Beauty Style» для товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, без указания перечня таких товаров, суд первой инстанции не учел, что исполнение такого решения будет затруднительно, так как в нем не конкретизировано, какие именно товары следует рассматривать в качестве однородных, что может создать предпосылки для необоснованного расширения на стадии исполнения судебного акта круга товаров, которые могут быть определены как однородные и в отношении которых ответчику запрещено использовать обозначение «Beauty Style».

Указанные нарушения, по мнению суда кассационной инстанции, могли привести к принятию неправильного решения, постановления.

С учетом того, что при разрешении спора допущено нарушение принципа исполнимости судебных актов, судами не исследованы все существенные обстоятельства, а отдельные выводы, имеющие значение для разрешения спора по существу, не отвечают установленному процессуальным законодательством требованию мотивированности, суд кассационной инстанции полагает, что такие акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частями 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом изложенные в кассационной жалобе доводы ответчика об отсутствии в материалах дела доказательств производства и реализации им товара, маркированного обозначением «Beauty Style», суд кассационной инстанции отклоняет как противоречащие имеющимся в деле доказательствам. Так, к протоколу нотариального осмотра сайта ответчика приложены распечатанные страницы, содержащие, в том числе, изображение товаров с обозначением «Beauty Style» (т.4, л.д. 32).

Ссылки заявителя на то, что он не является производителем продукции, маркированной обозначением «Beauty Style», а лишь уполномочен производителями принимать жалобы российских потребителей, также подлежат отклонению, так как по смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ предложение к продаже, демонстрация товара на выставках и ярмарках являются способом использования товарного знака.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные нарушения, разрешить вопрос об однородности товаров, предлагаемых к продаже ответчиком, товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, после чего исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку имеющимся в деле доказательствам, а также всем доводам лиц, участвующих в деле, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2014 и дополнительное решение от 14.11.2014 по делу № А40-180281/2013, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2015 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Т.В. Васильева