Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба»
на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2014 по делу № А40–186867/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2014 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба» (Алтуфьевское ш., д. 79А, стр. 25, Москва, 127410,
ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭСПУАР» (ул. Никольская, <...>, ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО1 (по доверенности от 01.04.2014),
ФИО2 (по доверенности от 14.01.2014);

от ответчика – не явился, надлежащим образом извещен,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Александровы погреба» (далее – ООО «Александровы погреба», истец) обратилось
в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЭСПУАР» (далее – ООО «ЭСПУАР», ответчик)
о запрете использовать обозначение «CHALLENGE» путем предложения
к продаже и продажи товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 380611; о взыскании с ответчика в пользу истца
100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав
на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 380611.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2014, в удовлетворении иска было отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами,
ООО «Александровы погреба» обжаловало их в кассационном порядке
в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе ООО «Александровы погреба», ссылаясь
на незаконность принятых судебных актов, просит их отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований
в полном объеме.

В обоснование жалобы истец указывает, что суды пришли
к ошибочному выводу об отсутствии сходства между товарным знаком истца и использованным ответчиком обозначением. Полагает, что графическое сходство между словесными элементами «GURHA ROYAL CHALLENGE» и «CHALLENGE» заключается в том, что они выполнены стандартными латинскими буквами, без каких-либо графических особенностей; фонетическое сходство обусловлено тем, что товарный знак «CHALLENGE» полностью входит в используемое ответчиком обозначение «GURHA ROYAL CHALLENGE». По мнению заявителя кассационной жалобы, поскольку слово «GURHA» (элитный боец британской армии) не является общеизвестным для российского потребителя, а слово «ROYAL» (королевский) является прилагательным, то указанные элементы в обозначении занимают второстепенное значение по отношению к слову «CHALLENGE», в связи с чем совпадение слов «CHALLENGE» по семантическому признаку свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Истец считает необоснованным вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии между сравниваемыми обозначениями тожества, так как в рамках настоящего дела речь идет не тождественности обозначений, а об их сходстве до степени смешения, в связи с чем совпадение всех элементов обозначений вопреки указанному выводу суда не требуется. Тождественность словесных элементов «CHALLENGE»
в сравниваемых обозначениях, по мнению истца, является достаточным основанием для констатации нарушения прав истца вне зависимости
от особенностей оформления использованного ответчиком обозначения.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с выводом суда апелляционной инстанции о том, что словесный элемент «ROYAL CHALLENGE» является описательным, поскольку он не описывает вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ производства или сбыта товара (сигар).

Как полагает истец, вопреки выводам суда апелляционной инстанции, в материалах дела имеется достаточно доказательств, свидетельствующих о нахождении сигарилл, маркированных товарным знаком «CHALLENGE», в гражданском обороте; предложение к продаже
и рекламу данной продукции можно также увидеть на сайте дистрибьютора – www.rusimport.ru. Кроме того, обращает внимание, что закон не ставит осуществление права на защиту исключительного права
на товарный знак в зависимость от его использования.

В судебном заседании представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, просили суд ее удовлетворить.

Истцом заявлено ходатайство о приостановлении производства
по делу до принятия Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы ООО «Александровы погреба»
на судебные акты по делу № А40-187101/2013, которое, по его мнению, является делом с тождественными обстоятельствами.

Рассмотрев заявленное ходатайство, Суд по интеллектуальным правам полагает, что основания для приостановления производства
по делу, предусмотренные частью 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в рассматриваемой ситуации отсутствуют. Кроме того, как следует из информации, содержащейся на официальном сайте арбитражных судов, вопрос
о принятии к производству кассационной жалобы ООО «Александровы погреба» на судебные акты по делу № А40-187101/2013 Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации еще не рассматривался.

ООО «ЭСПУАР» отзыв на кассационную жалобу не представило, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии
в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4
статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления
по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий
на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие
в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами,
словесный товарный знак «CHALLENGE» по свидетельству Российской Федерации № 380611 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя ООО «Александровы погреба» (дата приоритета товарного знака –02.07.2007, дата истечения срока действия исключительного права –02.07.2017). Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 30, 32, 33 и 34-го классов МКТУ, в том числе следующих товаров
34 класса МКТУ: «бумага абсорбирующая для курительных трубок; зажигалки; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки
с увлажнителем для сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигариллы; сигары; табак; табак жевательный; табак нюхательный; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос».

ООО «ЭСПУАР» предлагает к продаже и продает сигары, маркированные комбинированным обозначением, включающем словесные элементы «GURKHA ROYAL CHALLENGE», что подтверждается кассовым чеком № 0735 от 07.11.2013, товарным чеком от 07.11.2013, фотографиями сигар.

ООО «Александровы погреба», полагая, что словесное обозначение «GURKHA ROYAL CHALLENGE» является сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком «CHALLENGE»
по свидетельству Российской Федерации № 380611 и ссылаясь на то, что
не давало ответчику согласия на использование этого товарного знака, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что совпадение словесных элементов «CHALLENGE» в спорном товарном знаке и используемом истцом обозначении «GURKHA ROYAL CHALLENGE» не свидетельствует
о сходстве между сравниваемыми обозначениями, поскольку именно словесный элемент «GURKHA» выполняет основную функцию индивидуализации товара; при использовании обозначения «GURKHA ROYAL CHALLENGE» потребитель не может быть введен в заблуждение относительно принадлежности данного обозначения правообладателю спорного товарного знака.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.
При этом дополнительно указал следующее: сравниваемые обозначения «GURKHA ROYAL CHALLENGE» и «CHALLENGE» не совпадают
во всех элементах и поэтому тождественными являться не могут; именно словесный элемент «GURKHA» занимает доминирующее положение
по отношению к словесному элементу «ROYAL CHALLENGE», поскольку он расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера
и выполняет основную функцию индивидуализации товара (сигар); словесный элемент «ROYAL CHALLENGE» и по положению
в комбинированном обозначении и по смысловому значению является описательной характеристикой товара и не обладает различительной способностью; истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиком спорного обозначения «CHALLENGE» потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца, как правообладателя спорного товарного знака; в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что сигариллы марки «CHALLENGE» имеются в гражданском обороте; отсутствие доказательств использования истцом спорного товарного знака оценивается судом как обстоятельство, обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака истца в глазах потребителя со спорным обозначением «CHALLENGE», используемым ответчиком.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, заслушав представителей истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд
по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым
не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета
не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации
без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным
и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым
не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 той же статьи).

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 этой статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда
о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных
с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос
о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта
и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила рассмотрения заявки), обозначение считается тождественным
с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах;
в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением
в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными
до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил рассмотрения заявки, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с разделом 6 Методических рекомендаций
по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений,
в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Как следует из пункта 6.3.1 указанных Методических рекомендаций, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента
в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь перечисленными положениями Правил рассмотрения заявки и Методических рекомендаций, суды пришли
к правильному выводу об отсутствии сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и комбинированным обозначением, нанесенным на реализуемые ответчиком сигары.

В частности, суды обоснованно указали, что именно словесный элемент «GURKHA», а не «CHALLENGE» занимает в нанесенном
на сигары обозначении доминирующее положение и имеет самостоятельное значение.

Доминирующий характер словесного элемента «GURKHA»
в комбинированном обозначении, включающем словесные элементы «GURKHA ROYAL CHALLENGE», обусловлен его центральным местом
в обозначении, выполнением его шрифтом большего размера, в связи
с чем именно с него начинается осмотр обозначения и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения
в целом.

Поэтому общее впечатление, формируемое, в том числе с учетом особенностей дизайна этикетки сигары: словесного элемента «GURKHA», выполненного оригинальным шрифтом черного цвета с золотистой окантовкой; размещение в центральной части в овале портретного изображения воина; композиционного и цветографического решения и др., исключает сходство до степени смешения словесного товарного знака «CHALLENGE» и комбинированного обозначения, нанесенного
на сигары.

При этом судом кассационной инстанции также учитывается, что словесный элемент «ROYAL CHALLENGE» на сигаре, реализованной ответчиком, содержится не на этикетке, а на ленточке, причем шрифт этого словесного элемента меньше по размеру, чем шрифт словесного элемента «GURKHA» и расположен в его нижней части, что делает его менее удобным для восприятия потребителем.

Суд апелляционной инстанции обоснованно отметил, что наличие угрозы смешения потребителем товарных знаков может иметь место при подтверждении правообладателем факт введения маркированного товарным знаком товара в гражданский оборот. Таких доказательств истцом в материалы дела не представлено. Заключение истцом лицензионного договора факт ввода в гражданский оборот товара подтверждать не может, равно как и размещенная на сайте дистрибьютора истца (www.rusimport.ru) информация, поскольку невозможно установить период размещения соответствующей информации. Несмотря на то, что закон не ставит осуществление права на защиту исключительного права
на товарный знак в зависимость от его использования, введение
в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком, имеет значение при определения наличия угрозы смешения товаров.

При этом Суд по интеллектуальным правам соглашается
с доводом кассационной жалобы об ошибочности вывода суда апелляционной инстанции, указавшего на необходимость совпадения
в сравниваемых обозначениях всех элементов, так как при установлении сходства обозначений до степени смешения достаточно того, чтобы обозначение ассоциировалось с другим обозначением в целом, несмотря на отдельные отличия.

Также суд кассационной инстанции признает недостаточно обоснованным вывод суда апелляционной инстанции о том, что словесный элемент «ROYAL CHALLENGE» и по положению в комбинированном обозначении и по смысловому значению является описательной характеристикой товара.

Вместе с тем указанные ошибочные выводы, сделанные апелляционным судом, не повлекли принятия неправильного судебного акта.

Ссылки заявителя кассационной жалобы на установление в данной сфере определенной практики рассмотрения споров о защите исключительных прав на товарные знаки не могут быть признаны обоснованными, поскольку каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно, учитывая фактические обстоятельства по делу.
В частности, принимая судебные акты, на которые ссылается истец, суды, устанавливая наличие сходства до степени смешения между словесным товарным истца и применяемыми ответчиками обозначениями, исходили прежде всего из того, что доминирующее положение в обозначении занимает именно словесной элемент, являющийся товарным знаком истца.

В целом доводы, содержащиеся в кассационной жалобе,
повторяют доводы апелляционной жалобы, которым в основном дана надлежащая правовая оценка в обжалуемом постановлении суда апелляционной инстанции.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего
и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам
и представленным доказательствам, основаны в основном на правильном применении норм материального права и норм процессуального права.

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции
и постановление суда апелляционной инстанций являются законными
и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной кассационной жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110. 286–289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.07.2014 по делу № А40–186867/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2014 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Г.Ю. Данилов

Р.В. Силаев