Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 декабря 2023 года по делу № А40-191601/23,

по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>)

о признании договора недействительным, об обязании изъять со склада товар, взыскании убытков,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности от 29.02.2024,

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 03.11.2023,

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о признании договора №01051222 от 05.12.2022 недействительным, взыскании 350 000 руб., обязании изъять со склада товар, взыскании убытков в размере 248 500 руб., убытков в размере 191 490 руб. 89 коп.

Заявление мотивировано тем, что спорная сделка является недействительной, поскольку была совершена при введении истца в заблуждение.

Решением от 15 декабря 2023 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От ответчика поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 15.12.2023 не подлежит отмене по следующим основаниям.

В обоснование своих требований истец указывал на то, что между истцом и ответчиком был подписан Договор о сотрудничестве № 01051222 от 05 декабря 2022 года (далее - «Договор»).

Согласно предмету Договора ответчик обязался предоставить истцу за вознаграждение на указанный в Договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности истца в области розничной торговли на Маркетплейсах Комплекс исключительных прав, принадлежащих ответчику, указанных в Приложении №1, а также его деловую репутацию и коммерческий опыт по созданию и функционированию Магазина (п.1.1. Договора).

Согласно Приложению №1 к Договору в состав Комплекса исключительных прав, определяющим экономический смысл Договора, входит Товарный знак, номер государственной регистрации №887130, имеющий словесное обозначение «SHIKTON» которому предоставлена правовая охрана в 14, 18, 25, 35 классах МКТУ (далее - «Товарный знак»).

Истец оплатил предусмотренный Договором (п.5.1. Договора) единоразовый взнос в сумме 350 000 рублей за право использования Комплекса исключительных прав, содержащих Товарный знак, что подтверждается Актом приема - передачи комплекса исключительных прав от 05.12.2022, счетом №1174868878, платежным поручением №31 от 06.12.2022.

Истцу было предоставлено право использовать товарный знак на документации, связанной с введением оговоренного сторонами перечня продукции, услуг в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п.1.3 Договора).

Более того, истец был обязан использовать Товарный знак во внешнем оформлении Магазина (п.2.3.3 Договора).

Истец, руководствуясь рекомендациями ответчика и условиями заключенного Договора (п.2.1.3, п.2.1.4 Договора), оплатил изготовление одежды (Блузка боди женская с длинным рукавом рубашка) маркированной Товарным знаком в количестве 487 единиц (далее - Товар) у лица, указанного ответчиком, на сумму 248 500 рублей.

Далее Товар, маркированный Товарным знаком и доставленный силами и за счет ответчика на склад Маркетплейса, был введён истцом в гражданский оборот путем предложения его к продаже в Магазине, оформленном с использованием Товарного знака.

Однако было установлено, что, несмотря на то, что ответчик письменно гарантировал истцу соблюдение законного порядка приобретения и предоставления им соответствующих исключительных прав (п.3.6, п.11.1. Договора), Товарный знак не принадлежит ответчику.

Согласно сведениям Федерального института промышленной собственности Правообладателем Товарного знака до 30 мая 2023 года являлся ФИО5, а с 30 мая 2023 года Общество с ограниченной ответственностью «Шиктон», (358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, <...>, помещ./рм 6/2 (RU), что подтверждается Договором отчуждения прав на товарный знак РД0433139 от 30.05.2023.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Шиктон» является ФИО2, а дата государственной регистрации Общества - 02.02.2023.

Ответчик, предоставляя гарантии законного порядка приобретения и предоставления им соответствующих исключительных прав (п.3.6, п.11.1. Договора) намеренно злоупотребил правом (п.1 ст.10 ГК РФ) предоставив истцу Товарный знак в составе Комплекса исключительных прав, в отсутствие правовых оснований, что лишило истца экономического смысла правоотношений в рамках заключения и исполнения спорного Договора, сделало невозможным использование Товарного знака, введение в гражданский оборот Товаров, маркированных Товарным знаком, что привело к убыткам в форме реального ущерба и упущенной выгоды, расходов истца в адрес лица, рекомендованного ответчиком связанных с пошивом Товара маркированного Товарным знаком, который приобрел статус контрафактного, составили 248 500 руб., и являются реальным ущербом истца.

Упущенной выгодой являются не полученные истцом доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

В частности, размер упущенной выгоды истца из расчета: 1 413 руб. (розничная стоимость единицы Товара с максимальной скидкой) х 487 единиц Товара = 688 131 руб. - 248 500 руб. (расходы, связанные с пошивом Товара) - 41 286 руб. 86 коп. (688 131 руб. предполагаемая выручка Истца * размер налогового платежа в связи с применением Истцом УСН: Доходы 6%) - 172 032 руб. 75 коп. (комиссия Маркетплейса 353 руб. 25 коп. * 487 единиц Товара) – 34 820 руб. 50 коп. (расходы на логистику из расчета 71 руб. 50 коп. * 487 единиц Товара) = составляет 191 490 руб. 89 коп.

Общая сумма требований истца к ответчику из расчета: разовый взнос в размере 350 000 руб. + убытки в форме реального ущерба в размере 248 500 рублей + убытки в форме упущенной выгоды в размере 191 490 руб. 89 коп., составляют: 789 990 руб. 89 коп.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 13.06.2022, которая осталась без удовлетворения.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что сумма убытков заявлена без документального обоснования, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, является незаконной и необоснованной, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствует основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

Условия Договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п.4 чт.421 ГК РФ).

Состав ноу-хау определен в тексте Договора и Приложении №1 к Договору - п.2.4. «Состав Секрета производства (ноу-хау), предусмотренный в Приложении №1 к настоящему Договору и передается Партнером 1 Партнеру 2 с использованием сайта (платформы), на котором расположены данные секреты производства (ноу-хау), в следующем объеме:

- Подключение;

- Подбор товара получение образца;

- Подготовка контента;

- Поставка товара;

- Продвижение товара;

- Масштабирование.

Способ передачи ноу-хау определен в п. 2.1.1. Договора.

Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору (доступ к ноу-хау фактически был предоставлен, о чем свидетельствует подписанный Сторонами Акт приема-передачи от 05 декабря 2022 года) либо иным образом подтвердившая заключение и действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным или не исполненным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ).

В соответствии с п. 5.1. Договора за предоставление право использовать в предпринимательской деятельности Партнера 2 в области розничной торговли на Маркетплейсах Комплекс исключительных прав, принадлежащих Партнеру 1, указанных в Приложении №1 устанавливается в виде:

- разового взноса в размере 350 000 рублей.

- периодических платежей в размере 5 (Пять) процентов от выручки Магазина.

В соответствии с условиями Договора (п.5.7.) истец согласился с тем, что в случае досрочного расторжения настоящего Договора, оплаченные Партнером 2 Разовый взнос и Периодические платежи возврату не подлежат.

Истец исполнил свои обязательства - произвел оплату в сумме 350 000 руб.

В соответствии с условиями заключенного Договора ответчик надлежащим образом выполнил условия Договора, своевременно и надлежащего качества оказал услугу по предоставлению доступа истцу к секретам производства (ноу-хау) (перечень которых определен в Приложении №1 к Договору), что также подтверждается приложенными ответчиком надлежащим образом заверенными скриншотами страниц Личного кабинета истца на специализированной платформе (имеется в материалах дела).

В подтверждение факта надлежащего исполнения условий Договора со стороны Партнера 1 Сторонами 05 декабря 2023 года был подписан Акт приема-передачи комплекса исключительных прав, чем подтверждено оказание услуги на общую сумму 350 000 руб.

Каких-либо возражений или претензий со стороны истца по объему, срокам и качеству предоставленной услуги (а соответственно и объему переданных ноу-хау и комплекса исключительных прав) не предъявлялось.

Пользование ноу-хау истцом фактически началось с момента подписания указанного Акта (Приложение №2 к Договору) и соответственно получения истцом доступа к Личному кабинету.

Указанные обстоятельства в их совокупности свидетельствуют о том, что истец понимал природу заключенной сделки и значение своих действий, какие-либо иные условия и последствия сделки стороны при заключении Договора не согласовывали, его воля была направлена на оплату услуг ответчика.

О данных последствиях истец был надлежащим образом проинформирован в условиях заключенного Договора, о чем свидетельствует его подпись в нем.

Соответственно, заключая Договор в письменной форме, истец, действуя добросовестно и разумно, обязан был ознакомиться с условиями Договора, и имел возможность оценить для себя последствия получения доступа к ноу-хау и получение неисключительных прав.

Данный договор заключен истцом добровольно, условия, предложенные ответчиком, не противоречат действующему Законодательству РФ.

На основании п.1 ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении Договоров.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете Договора (что, по сути, Сторонами и достигнуто - истцом выбран объем ноу-хау. перечень передаваемых прав, ответчиком - сформирован этот объем и передан истцу.

Как следует из переписки и текста искового заявления, истец лично обращался к ответчику для заключения указанного Договора.

Ответчик надлежащим образом выполнил условия указанного Договора, своевременно и надлежащего объема предоставил истцу права на использование Комплекса исключительных прав (определенных в условиях Договора), в процессе действия Договора оказывал сопровождение по внедрению и использованию предоставленных прав и Секретов производства (в рамках условий Приложения №1 к Договору); не препятствовал использованию истцом Коммерческого обозначения; всецело оказывал содействие по использованию переданных прав и секретов производства.

Судом первой инстанции верно установлено, что истец, заявляя исковые требования, не представил мотивированные доводы, в чем именно состояла недостоверная информация, предоставленная ответчиком.

В соответствии со ст. 166 ГК РФ, сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу закона такая сделка является оспоримой, в связи с чем лицо, заявляющее требование о признании сделки недействительной по основаниям, указанным в ст. 178 ГК РФ согласно положениям ст. 56 ГК РФ обязано доказать наличие оснований для недействительности сделки.

Таким образом, исходя из требований ст. 56 ГК РФ бремя доказывания обстоятельств заявленного иска лежит именно на истце.

Пунктом 1 статьи 1465 ГК РФ установлено, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В пункте 1 статьи 1466 ГК РФ указано, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Согласно пункту 1 статьи 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

В соответствии с п. 1 ст. 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

В силу пункта 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Весь объем информации, документов, наработок, ноу-хау, переданный ответчиком и принятый истцом, представляют коммерческую ценность, являясь систематизированным комплектом по осуществлению деятельности, учитывающим наработанный ответчиком в этой деятельности опыт.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Таким образом, отсутствие государственной регистрации предоставления права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии не приводит к недействительности договора, а влечет только признание такого предоставления несостоявшимся.

Редакция пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой государственной регистрации подлежал именно договор, признававшийся ничтожным при отсутствии такой регистрации, действовала только до 01.10.2014.

Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» данная норма была изложена в новой редакции, действовавшей на дату подписания спорного договора.

Отсутствие государственной регистрации перехода прав по договору коммерческой концессии, являющимися смешанным договором и включающим условия договора возмездного оказания услуг, не влечет недействительность договора, а влечет только признание несостоявшимся предоставление прав на товарный знак, при этом иные положения договора остаются действительными, а стороны остаются связанными обязательствами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Несоблюдение требований к форме договора при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям не свидетельствует о том, что договор не был заключен (пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» (далее - Постановление Пленума № 49).

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (пункты 1, 2 статьи 1027 ГК РФ).

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором (статья 1030 ГК РФ).

Из системного анализа приведенных норм права можно сделать вывод, что паушальный взнос и роялти представляют собой платежи, уплачиваемые пользователем правообладателю за предоставление комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии, при этом паушальный взнос это фиксированный разовый платеж, а роялти - периодические платежи в виде процента от выручки или иного результата использования комплекса исключительных прав.

Кроме того, паушальный взнос и роялти могут также использоваться как форма оплаты по лицензионному договору, предметом которого является предоставление лицензиаром лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности, поскольку статья 421 и пункт 5 статьи 1235 ГК РФ такую возможность не исключают.

Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору (доступ к ноу-хау и права на использование коммерческого наименования фактически были переданы истцу и он это не оспаривает в своем исковом заявлении) либо иным образом подтвердившая заключение и действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным или не исполненным, а равное его расторжение если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ), а равно не вправе требовать возврата ранее оплаченного по Договору.

Принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ) предусматривает предоставление участникам гражданских правоотношений возможности по своему усмотрению вступать в договорные отношения с другими участниками, определяя условия таких отношений, а также заключать договоры как предусмотренные, так и прямо не предусмотренные Законом.

В соответствии с условиями заключенного Договора ответчик надлежащим образом выполнил условия Договора - предоставил истцу (согласно условиям Договора) право использования комплекса исключительных прав, состоящего из объектов интеллектуальной собственности, коммерческого обозначения и элементов фирменного стиля.

В силу положений п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права в своей воле и в своем интересе.

Природа сделки оказания услуг, ее правовые последствия в виде оказания услуги предоставления доступа к ноу-хау, вследствие чего истец получает к ним доступ и возможность их использования в своей коммерческой деятельности, явно следуют из условий Договора, текст которого не допускает неоднозначного толкования.

Таким образом, договор был заключен между Сторонами в добровольном порядке, все его условия были согласованы в полном объеме, обязательства ответчика по передаче прав использования комплекса исключительных прав, состоящего из объектов интеллектуальной собственности, коммерческого обозначения и элементов фирменного стиля, были выполнены в полном объеме.

Каких-либо оснований для возврата ранее оплаченного платежа (по условиям Договора) для ответчика не возникло.

Вопреки доводам истца, каких-либо признаков злоупотребления правом стороной ответчика суду не представлено, как и не представлено доказательств того, что действия ответчика при заключении договора являлись недобросовестными и направлены на введение предпринимателя в заблуждение.

Также истец ссылается на контрафактность реализуемой им продукции на маркетплейсе (маркированной товарным знаком по Свидетельству №887130), при этом о контрафактности продукции и нарушении исключительных прав Правообладателя может заявить только правообладатель такого Товарного знака.

Истцом в материалы дела не представлены претензии и/или требования правообладателя указанного Товарного знака о выводе маркированной продукции (реализуемой истцом на маркетплейсе) ввиду ее контрафактности.

Что также указывает на правильные выводы суда первой инстанции и необоснованности требований истца в данной части.

Кроме того, судом первой инстанции верно определено, что требование истца о возложении на ответчика обязательства по изъятию со склада маркетплейса товара неисполнимо, поскольку отсутствует возможность конкретно определить объем данного требования и основания для удовлетворения подобных требований ввиду выше изложенного.

Также судом первой инстанции верно было установлено, что 28 апреля 2022 года Индивидуальным предпринимателем ФИО5 ИНН <***>, ОГРНИП <***> (далее - «Лицензиар») в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации (ФГЪУ ФИПС Роспатента) подана заявка на регистрацию товарного знака (заявка № 2022728077).

01 июля 2022 года между Лицензиаром и ответчиком (далее также - «Лицензиат») заключён Лицензионный договор № 01-07-22 (далее «Лицензионный договор»), согласно которому Лицензиар, являющийся автором и обладателем исключительных прав в отношении объектов интеллектуальной собственности, указанных в Приложении № 1 к Лицензионному договору, передает права на их использование Лицензиату на условиях Лицензионного договора, а Лицензиат за предоставление этих прав уплачивает Лицензиару вознаграждение в порядке, установленном Лицензионным договором (п.п. 1.1. 1.2. Лицензионного договора).

Согласно Приложению № 1 к Лицензионному договору Лицензиаром Лицензиату передан товарный знак № заявки 2022728077.

В соответствии с п. 1.5. Лицензионного договора Лицензиар не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичное право на использование Товарного знака третьим лицам.

В силу п. 2.1.1. Лицензионного договора Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату исключительную лицензию на использование Товарного знака без ограничения территории действия на срок, указанный в п. 3.11. Лицензионного договора.

Согласно п. 3.3. Лицензионного договора Лицензиат вправе передавать полученные от Лицензиара по Лицензионному договору права третьим лицам, вправе передавать третьим лицам права, переданные по Лицензионному договору Лицензиату, в течение срока действия Лицензионного договора.

В соответствии с п. 3.11. Лицензионного договора срок действия исключительной лицензии составляет 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами Лицензионного договора.

15 августа 2022 года указанный товарный знак был зарегистрирован в открытых реестрах ФГБУ ФИПС Роспатента за регистрационным номером 887130, в качестве правообладателя Товарного знака в открытых реестрах указан Лицензиар.

05 декабря 2022 года между истцом и ответчиком заключён Договор, в соответствии с которым в том числе и Товарный знак, право на использование и передачу которого принадлежит ответчику (Лицензиату) на законных основаниях, был передан ответчиком истцу в составе Комплекса прав, за что в том числе истцом уплачен предусмотренный Договором Разовый взнос в размере 350 000 рублей за право использования Комплекса прав, содержащих Товарный знак (п. 5.1. Договора).

21 февраля 2023 года между Лицензиаром и Обществом с ограниченной ответственностью «Шиктон» ИНН <***>, ОГРН <***> заключён Договор об отчуждении исключительного права на Товарный знак.

30 мая 2023 года зарегистрирован переход исключительного права на Товарный знак к новому правообладателю (номер государственной регистрации договора РД 0433139), новый правообладатель указан в качестве правообладателя исключительного права.

В силу пункта 7 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ (далее также - «ГК РФ») переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора.

Согласно части 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Использование результата интеллектуальной деятельности охватывается исключительным правом правообладателя и не требует обязательного заключения договора, государственная регистрация права использования товарного знака при этом также не является обязательной, что подтверждается судебной практикой (Определение ВС РФ № 305-ЭС21-23755 от 05.04.2022 по делу А41-13514/2020).

Из положений ст. 1235 ГК РФ следует, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Схожее определение содержится и в пункте 1 статьи 1489 ГК РФ: «По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак».

То есть, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака это договор, по которому к лицензиату переходит правомочие пользования товарным знаком, в том числе право передавать исключительное право на товарный знак (право использования такого товарного знака) третьим лицам при наличии разрешения правообладателя.

Такое распространительное толкование позволяет избежать сужения значения словосочетания «принадлежащих правообладателю исключительных прав», так как слово «правообладатель» в определении использовано не в качестве термина, а только как наименование стороны договора, а «принадлежность» исключительных прав на товарный знак, в том числе означает принадлежность прав на основании лицензионного договора.

Указанное понимание является актуальным для «комплекса исключительных прав», который предоставляется для использования пользователю по договору коммерческой концессии и может включать в себя существенное количество объектов, возникших как в силу создания, так и на основании различных сделок или факта регистрации.

Таким образом, можно сделать вывод, что статья 1027 ГК РФ не содержит запрет на заключение договора коммерческой концессии с коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, которые обладают правами на комплекс исключительных прав, включая право использовать товарный знак, полученными по лицензионному договору. Не содержат такого запрета и статьи 1235, 1489 ГК РФ.

Согласно п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее - «Постановление») если норма не содержит явно выраженного запрета на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности, указанные в пункте 3 Постановления, она должна рассматриваться как диспозитивная.

В таком случае отличие условий договора от содержания данной нормы само по себе не может служить основанием для признания этого договора или отдельных его условий недействительными по статье 168 ГК РФ.

Переход прав на Товарный знак к новому правообладателю не прекращает действие Лицензионного договора и не делает его недействительным, не обязывает Стороны Лицензионного договора заключить дополнительное соглашение к данному договору. Новый правообладатель автоматически принимает на себя правомочия Лицензиата на условиях ранее заключённого Лицензионного договора.

В связи с вышеизложенным, у истца не возникло и не могло возникнуть как реального ущерба, так и упущенной выгоды, поскольку изготовленный Товар не является контрафактным, его использование и распространение в обороте полностью правомерно и не несёт для истца каких-либо рисков, исходя из положений действующего российского законодательства.

В соответствии с п. 5 ст. 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

В силу ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Между тем, ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой дается общее понятие сделки, признает в качестве таковой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 24.02.2005 г. № 95-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «АКБ «Первый инвестиционный» на нарушение конституционных прав и свобод ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации», при возникновении спора об отнесении к сделкам тех или иных конкретных действий участников гражданского оборота, в том числе осуществляемых в целях исполнения обязательств по ранее заключенным договорам, суды общей и арбитражной юрисдикции на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела и с учетом характера и направленности указанных действий самостоятельно дают им соответствующую правовую оценку.

Таким образом, соответствующую правовую оценку действиям с учетом фактических обстоятельств дела, характера и направленности этих действий, как указал Конституционный Суд Российской Федерации, в каждом конкретном случае, действительно, дает суд.

Согласно ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и физические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора.

Оценив в соответствии со ст. ст. 64, 66, 67. 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу, что оспариваемый договор заключен между истцом и ответчиком при достижении соглашения по всем его существенным условиям, с соблюдением формы, предусмотренной для данного вида договора, и определен объем передаваемых требований.

Таким образом, истцом не представлены надлежащие доказательства нарушения спорной сделкой его прав или законных интересов, а также доказательства, из которых бы усматривалось, каким образом его права и интересы будут восстановлены в случае признания указанной сделки недействительной.

Истец не представил надлежащих доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что на момент заключения оспариваемого договора ответчик заблуждался относительно природы сделки или относительно качеств ее предмета.

В соответствии со статьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было - в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.

Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков необходимо установить наличие состава гражданского правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между этими элементами, а также в установленных законом случаях вину причинителя вреда.

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается.

В пункте 3 Постановления от 24.03.2016 № 7 отмечено, что при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 статьи 393 ГК РФ).

В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения.

Должник не лишен права представить доказательства того, что упущенная выгода не была бы получена кредитором.

Предъявляя требование о взыскании упущенной выгоды истцу необходимо доказать, какие доходы он реально (достоверно) получил бы при обычных условиях гражданского оборота.

Под обычными условиями оборота следует понимать типичные условия функционирования рынка, на которые не воздействуют непредвиденные обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой силы.

Необходимым условием для удовлетворения требования о взыскании упущенной выгоды является установление допущенною ответчиком нарушения (нарушений), как единственного препятствия для получения истцом дохода при принятии им всех необходимых мер к его получению, данный правовой подход следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.05.2013 года № 16674/12.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, содержащихся в постановлении от 23.06.2015 года № 25, от 24.03.2016 года № 7, бремя доказывания наличия и размера упущенной выгоды лежит на истце, который исходя из своей процессуально-правовой позиции по делу должен доказать, что он имел возможность получить определенный доход, однако нарушение его прав ответчиком стало единственной причиной, лишившей его возможности получения выгоды.

Из содержания гл. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что общим условием деликтной ответственности является наличие состава правонарушения, включающего в себя: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между двумя первыми элементами, вину причинителя вреда, размер причиненного вреда.

Удовлетворение исковых требований возможно при доказанности всей совокупности вышеуказанных условий деликтной ответственности.

Судом первой инстанции верно установлено, что сумма убытков заявлена без документального обоснования, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, является незаконной и необоснованной, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствует основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права, что послужило основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 декабря 2023 года по делу № А40-191601/23 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья Т.В. Захарова

Судьи: В.В. Валюшкина

Б.В. Стешан

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.