Гражданский кодекс часть 1

Индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 июня 2022 года по делу №А40-198239/20,
по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Проммаш» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании компенсации;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 по доверенности от 28.01.2022, Тристан О.С. по доверенности от 01.09.2020

от ответчика: ФИО3 по приказу № 5 от 08.04.2022, ФИО4 по доверенности от 24.01.2022, ФИО5 по доверенности от 30.11.2020

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Проммаш» с требованиями (с учетом уточнений принятых судом в порядке статьи 49 АПК РФ) о взыскании 28 183 164 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Ultima» по свидетельству Российской Федерации № 713350.

Решением от 03 июня 2022 года по делу № А40-198239/20 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель истца обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представители истца доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме.

Представители ответчика в судебном заседании против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражали, решение суда считают законным и обоснованным.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает, что оснований для отмены или изменения оспариваемого судебного акта не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ИП ФИО1 является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 713350 (дата приоритета товарного знака - 12.11.2018, дата регистрации - 24.05.2019, срок действия регистрации - 12.11.2028).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее также - МКТУ): «перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев».

В обоснование заявленных требований истец указал, что Общество использует обозначение «Ultima» в своей деятельности, вводит в гражданский оборот товары, маркированные обозначениями «Ultima», однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

В частности истец указывает, что ответчик длительное время реализует товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца «Ultima», а именно «маски сварщика» линейки Ultima: FUBAG ULTIMA 5-13 Panoramic Natural Color; FUBAG ULTIMA 9-13 Natural Color; FUBAG ULTIMA 5-13 Visor Natural Color; FUBAG ULTIMA 5-13 Panoramic Black; FUBAG ULTIMA 5-13 Panoramic Red; FUBAG ULTIMA 5-13 Panoramic Silver; FUBAG ULTIMA 5-13 Visor; FUBAG ULTIMA 11; FUBAG ULTIMA 5-13 Visor Black; FUBAG ULTIMA 5-13 Visor Red; FUBAG ULTIMA 5- 13 SuperVisor Silver; FUBAG ULTIMA 5-13 SuperVisor.

При этом обозначение Ultima нанесено на сам товар, упаковку товара, а также используется в каталогах и товаросопроводительных документах. Вследствие чего, как полагает истец, допускается смешение указанных обозначений, в глазах потребителей и лиц, реализующих товар с соответствующими обозначениями.

Общество реализует товары (маски сварщика Ultima) двумя способами:

- в сети Интернет на интернет-сайте магазина FUBAG на странице URL: https://store.fubag.ru/catalog/ultima-i-stekla-k-ultima/ (в разделе контакты интернет-магазина FUBAG указаны реквизиты и адрес ответчика, согласно сервису Whois администратором домена fubag.ru является ответчик);

- через розничные сети продажи сварочного оборудования. Так, на сайте https://fubag.ru/about/shops/ указаны адреса магазинов, в которых можно приобрести соответствующее оборудование (более 100 таких магазинов находится в Москве, среди которых такие крупные сети, как ЛеруаМерлен, ВсеИнструменты, СитиЛинк и т.д.).

Истцом была произведена контрольная закупка маски сварщика «Хамелеон» Ultima 9-13 Natutal Color путем оформления заявки на сайте интернет-магазина FUBAG - URL: https://store.fubag.ru. При отгрузке товара были переданы товаросопроводительные документы, согласно которым поставщиком товара является ответчик, а именно: товарная накладная № 12818 от 14.09.2020; товарный чек № 1325 от 14.09.2020; счет-фактура № 12818 от 14.09.2020; сервисный талон № 31851/2020.00-3218; кассовый чек от 15.09.2020.

По мнению Предпринимателя тождество словесного товарного знака «Ultima» и словесного обозначения Ultima, используемого ответчиком, очевидно. Также истец ссылается на однородность товаров в отношении которых зарегистрирован его товарный знак товарам, реализуемым ответчиком.

Учитывая изложенное, ссылаясь на тождество товарного знака истца и спорного обозначения ответчика, а также на высокую степень однородности товаров истца и ответчика, истец указывает на высокую вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения. При этом, истец не давал своего согласия ответчикам на использование товарного знака «Ultima», лицензионных договоров с ответчиком не заключал, в связи с чем считает, действия ответчика незаконными и нарушающими исключительные права истца на указанный товарный знак.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием прекратить использование товарного знака, которая оставлена последними без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 28 183 164 руб., которая определена истцом исходя из правил пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и рассчитана исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых размещен товарный знак.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, а также разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" сделав вывод о том, что факт использования ответчиком обозначения, сходного с товарным знаком истца, в отсутствие доказательств того, что такое использование осуществлялось именно в отношении однородных либо идентичных товаров или услуг, для которых они зарегистрированы, не является обстоятельством, свидетельствующим о нарушении ответчиком исключительного права на товарный знак истца, установив, что факт неправомерного использования товарного знак истцом не доказан, действия истца являются нарушением гражданско-правовых принципов разумности и добросовестности, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований.

Доводы апелляционной жалобы истца в части тождественности обозначений подлежат отклонению как не соответствующие фактическим обстоятельствам дела.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Вывод о сходстве до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, основаны на оценке представленных сторонами спора доказательств с учетом подходов о сходстве, сформулированных в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. № 482.

Суд первой инстанции установил, что товарный знак истца, представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ULTIMA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Буква «U» в слове «ULTIMA» заключена в квадрат.

Ответчиком же используется обозначение «ULTIMA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Сравниваемые обозначения имеют звуковое сходство.

Между тем, в используемом ответчиком обозначении «ULTIMA», отсутствует изобразительный элемент - квадрат, присущий товарному знаку истца. При этом изобразительный элемент - квадрат с вписанной буквой латинского алфавита U в товарном знаке истца, занимает доминирующее положение, ввиду большой занимаемой площади товарного знака, а также является первостепенным элементом, на который обращает внимание потребитель.

При этом слово ULTIMA не обладает широкой различительной способностью, известно с XV Века, нанесено на ряд исторических объектов, что подтверждается материалами свободой энциклопедии «Википедия».

Смысловое назначение обозначения ULTIMA, используемое ответчиком, исходит от латинского выражения Ultima (премиального качества).

Таким образом, отличительной особенностью товарного знака истца, обладающей индивидуализирующим признаком, который не используется ответчиком, является «U» в квадрате, а также шрифт.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, с учетом всех доводов лиц, участвующих в деле, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что в рассматриваемом случае между товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком имеется средняя степень сходства спорного обозначения и товарного знака № 713350.

Также суд установил, что ответчик является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 514685, товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 04-го, 07-го, 08-го, 09-го, 11-го, 35-го и 37- го классов МКТУ, в том числе в отношении товаров 9-го класса МКТУ: «маски для сварщиков».

Спорное обозначение «ULTIMA» используется ответчиком только в отношении масок сварщика маркированных товарным знаком «FUBAG» (в русской транслитерации «ФУБАК») вместе с обозначением «FUBAG». В используемом ответчиком обозначении «FUBAG ULTIMA» словесный элемент «FUBAG» выполнен буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере с использованием разных шрифтов для каждой составной части обозначения.

В используемом ответчиком обозначении, элемент «FUBAG» является доминирующим по отношению к обозначению ULTIMA, поскольку расположен на первом месте, следовательно, при выборе товара потребитель ориентируется прежде всего на товарный знак ответчика «FUBAG». Товарный знак «FUBAG» является широко известным потребителям на территории Российской Федерации, что подтверждается материалами дела.

Словесный элемент товарного знака «FUBAG» носит фантазийный характер и обладает высокой степенью различительной способности, в свою очередь, как указано выше, смысловое назначение ULTIMA следует от латинского выражения Ultima (премиального качества), то есть в данном случае, является описательным элементом.

При этом, сварочные маски под обозначением «FUBAG ULTIMA», являются ведущими сварочными масками в ассортименте (по критерию качества и стоимости). Ответчик также реализует маски для сварщиков линейки FUBAG OPTIMA (оптимальное соотношение параметра цена-качество) и FUBAG BLITZ (сварочные маски низкого ценового сегмента для не профессионального использования.)

В представленном самим истцом в материалы дела кассовом чеке, выданным ООО «ВсеИнструменты.РУ», наименование приобретенного товара указано как «Fubag маска сварщика Хамелеон Ultima 11», то есть, товары категории «маски для сварщиков» ответчика маркируются, прежде всего, товарным знаком последнего по свидетельству № 514685 «FUBAG», иными буквенными и числовыми обозначениями, и в последнюю очередь обозначением Ultima относящимся к линейке товара.

Более того, обозначение ULTIMA широко используется в совокупности с другими словесными обозначениями, в том числе включено в состав известных брендов и товарных знаков. Исходя из указанного, в данном случае, элемент ULTIMA используемый ответчиком в обозначении «FUBAG ULTIMA» не ведет к смешению с товарным знаком № 713350, ввиду отсутствия широкой различительной способности обозначения ULTIMA как такового, а также доминирующего положения товарного знака «FUBAG».

Товарный знак истца и используемое ответчиком обозначение производят разное общее зрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом.

В части однородности товаров суд апелляционной инстанции отмечает, что в соответствии с правовой позицией, выраженной в абз. 4 п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в рассматриваемом случае очевидно не совпадение вида товаров, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения), а также круга потребителей, не имеется принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Так, суд первой инстанции установил, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 713350 предоставлена в отношении товаров 09-го класса МКТУ: «перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; средства индивидуально защиты от несчастных случаев».

Вместе с тем, названный перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, таких товаров как «маски сварочные» не содержит.

Из материалов дела следует, что товарный знак по свидетельству № 713350 используется истцом в своей коммерческой деятельности для маркировки перчаток для защиты от несчастных случаев; перчаток для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчаток из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев. При этом, товарный знак № 713350 не используется истцом для маркировки категории товаров «маски сварочные», равно как и для маркировки иных средств защиты лица и глаз.

Также суд первой инстанции правомерно отметил, что то обстоятельство, что товарный знак истца зарегистрирован для категории товаров «средства для индивидуальной защиты от несчастных случаев» также не свидетельствует о бесспорной однородности товаров истца и «маски для сварщика» ответчика, которые вынесены в отдельную группу 9 класса МКТУ (Базовый номер товара - 090114 в перечне МКТУ).

Исходя из категорий товаров истца, маркируемых товарным знаком № 713350, а именно перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев и товаров ответчика, маркируемых различными комбинациями обозначений, включая обозначение «Fubag ULTIMA», принимая во внимание их род, вид, потребительские свойства, вид материала и функциональное назначение отсутствует однородность товаров и вероятность смешения товаров истца и ответчика в глазах рядового потребителя и введения потребителя в заблуждение.

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что действиями ответчика по использованию обозначения «ULTIMA» на сайте https://store.fubag.ru; товарной накладной № 12818 от 14.09.2020, товарном чеке 14.09.2020, счет-фактуре № 12818 от 14.09.2020; сервисном талоне № 31851/2020.22-3218 исключительные права истца не нарушены.

Вопреки доводам ответчика в части отсутствия достаточных доказательств использования обозначение «FUBAG ULTIMA» с 2016 года, ответчиком в материалы дела представлены каталоги продукции ответчика, информационное письмо Торговой промышленной палаты Российской Федерации, исследование крупнейшего частного исследовательского холдинга компании ROMIR, специализирующегося на масштабных маркетинговых и кросс-медийных исследованиях (сведения о компании на сайте https://romir.ru/about), согласно которому проведено 405 интервью в шести городах России. На стр.6 исследования указано, что марка Fubag занимает второе место при покупке сварочного оборудования, является лидером по спонтанному знанию у потребителя. Также предоставлены скриншоты страницы Youtube c отображением аналитики по каналу из которых следует, статистикой 2017 года представленной сервисом YOUTUBE (за 2 года до даты подачи заявки на товарный знак истцом), владельцем бренда размещены видео-ролики, в том числе ролик о товаре маска сварщика Fubag Ultima 5-13 Panoramic, собравшие 11 306351 просмотров; документы, свидетельствующими об участии в выставках с оборудованием FUBAG моделей «Ultima Panoramic black», Ultima Silver, Ultima VISOR BLACK» на выставках в 2017, 2018 году (оригиналы и копии каталогов и фотографий).

Таким образом, задолго до подачи истцом заявки на товарный знак слово Ultima использовалось в названии ассортиментной линейки товаров, причем не как самостоятельный бренд, приковывающий внимание потребителя, а как дополнительный элемент, который наряду с цифрами и словами «Panoramic black», Silver, VISOR BLACK и др. указывает на модельный ряд и артикул товаров.

Судом первой инстанции установлено, что ответчик на протяжении 7 лет открыто и добросовестно использует обозначение «FUBAG ULTIMA» в рамках широко известной сети магазинов, реализующих сварочное оборудование и сопутствующие товары, то есть задолго до того, как Предприниматель приобрел исключительное право на спорный товарный знак.

При этом, из материалов дела следует, что истец был осведомлен, что ответчиком обозначение «FUBAG ULTIMA» используется начиная с 2016 года, то есть более чем за 3 года до регистрации истцом товарного знака по свидетельству № 713350 (дата регистрации 24.05.2019), и данный факт истцом не оспаривался.

Отсутствие нарушения исключает возможность привлечения ответчика к ответственности, предусмотренной в статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а потому в удовлетворении заявленных исковых требований отказано правомерно.

Ссылка истца на то, что его действия по использованию товарного знака №713350 признаны судом первой инстанции злоупотреблением права, не нашли своего подтверждения, поскольку отказывая в удовлетворении требований суд первой инстанции исходил из недоказанности истцом факта нарушения исключительных прав на товарный знак ответчиком.

Ответчик пояснил, что заявлял о недобросовестности истца не в связи с получением прав на товарный знак №713350 и обращением в суд с исковым заявлением, как указывает истец, а в связи с действиями истца по направлению незаконных досудебных претензий в адрес контрагентов ответчика, что послужило поводом для удаления партнерами ответчика предложений о продаже товаров из содержания Интернет-сайтов, а также возвратом товаров.

Доводы апелляционной жалобы истца со ссылкой на Отчет №251020 «Об оценке рыночной стоимости на объекты интеллектуальной собственности,
ТЗ№637816; ТК№249223; ТЗ№713350», не могут быть приняты во внимание судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам. К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; наличие в материалах дела протокола, аудиозаписи судебного заседания, оспариваемых лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в них сведений о ходатайствах или об иных заявлениях, касающихся оценки доказательств. Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия арбитражным судом апелляционной инстанции.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными (часть 2 названной статьи).

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В силу пункта 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непринятие стороной мер к надлежащей реализации своих процессуальных прав и обязанностей относит на эту сторону все негативные риски, связанные с ненадлежащей защитой собственных прав и законных интересов.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что истец не обосновал невозможность представления доказательств в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, что исключает возможность приобщения к материалам дела дополнительных доказательств на стадии апелляционного производства.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд первой инстанции, полно исследовав имеющие значение для дела фактические обстоятельства, верно оценил в имеющиеся в деле доказательства, правильно применил нормы материального, процессуального права и сделал выводы, соответствующие обстоятельствам дела.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, в том числе, связанные с иным толкованием норм материального права, признаются судом несостоятельными, не опровергают выводы суда первой инстанции и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены принятого по делу судебного акта.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03 июня 2022 года по делу
№ А40-198239/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья: Д.В. Пирожков

Судьи: О.Н. Лаптева

А.И. Трубицын

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.