Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобуобщества с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (Сосновая аллея, д. 10, стр.1, эт./помещ. 2/I, ком. 41, г. Зеленоград, МО Савелки вн. тер. г., Москва, 124482, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 по делу № А40-36777/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью
«НТ-МДТ» (4922 проезд, д. 4, стр. 3, ком. 21А, г. Зеленоград, Москва, 124460, ОГРН 1137746410790) к обществу с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (ОГРН 1197746417098)

о защите исключительных прав на товарный знак и на фирменное наименование.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (ул. Астраханская, д. 83, <...>, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) ‒ ФИО1 (по доверенности от 20.11.2021), ФИО2 (по доверенности от 20.11.2021);

от общества с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) ‒ ФИО3 (по доверенности от 13.08.2021 № 31/21).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (далее – общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>)) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «НТ-МДТ» (далее – общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>)) о запрете использования обозначений «NT-MDT» и «НТ-МДТ», сходных с товарным знаком «» по свидетельству Российской Федерации № 742538 в принадлежащем последнему доменном имени ntmdt-russia.com; при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров «атомносиловые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы», в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет; в фирменном наименовании и о взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере
12 728 400 рублей (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (далее – учреждение высшего образования
«СГУ им. Н.Г. Чернышевского»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 исковое заявление удовлетворено частично: обществу «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) запрещено использовать обозначения «NT-MDT» и «НТ-МДТ», сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 742538 в принадлежащем последнему доменном имени «ntmdt-russia.com»; при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров «атомносиловые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы», в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет; с общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) в пользу общества
«НТ-МДТ» (ОГРН <***>) взыскана компенсация в размере 12 728 400 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 92 642 рублей. Производство по делу в части требования о запрете использования фирменного наименования прекращено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) просит отменить обжалуемые решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) указывает на рассмотрение дела в отсутствие лица, о правах и обязанностях которого приняты судебные акты, на наличие оснований для приостановления производства по делу, а также на оставление без внимания его доводов о наличии в действиях общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) по обращению с настоящим исковым заявлением признаков злоупотребления правом.

Так, общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) отмечает,
что на момент подачи искового заявления и на момент рассмотрения настоящего дела, оно не являлось владельцем сайта и администратором доменного имени «ntmdt-russia.com», но данные обстоятельства суды проигнорировали, отдав предпочтение доказательствам истца, подготовленным до обращения в суд.

Общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) сообщает, что суды первой и апелляционной инстанций отклонили заявленные ходатайства о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу судебного акта по делу № СИП-695/2021, в рамках которого рассматривается спор о признании актом недобросовестной конкуренции действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 742538.

Вместе с тем, по мнению общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>), судебный акт по названному делу будет иметь существенное значение для выяснения обстоятельств, устанавливаемых арбитражным судом по отношению к лицам, участвующим в настоящем деле.

Общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) обращает внимание на то, что суды первой и апелляционной инстанций надлежащим образом не исследовали обстоятельства, связанные с размещением обозначения
«НТ-МДТ» на оборудовании, поставленном по контракту учреждению высшего образования «СГУ им. Н.Г. Чернышевского». Судами не учтено, что данное оборудование было ранее поставлено закрытым акционерным обществом «НТ-МДТ» при исполнении иных контрактов.

Кроме того, общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) утверждает, что действия по обращению с настоящим исковым заявлением
и по приобретению товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 742538 имеют признаки злоупотребления правом, что выражается в неиспользовании данного товарного знака и в обращении данного искового заявления к лицу, входящему в группу аффилированных с истцом лиц, впервые использующих спорное обозначение для индивидуализации своей продукции, которое в последующем приобрело известность.

Общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) и учреждение высшего образования «СГУ им. Н.Г. Чернышевского» не представили отзывы на кассационную жалобу.

В судебном заседании, состоявшемся 08.12.2021, представитель общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) возражал против удовлетворения кассационной жалобы, отметив, что между сторонами имеются иные спора относительно средств индивидуализации, имеющих обозначения «НТ-МДТ» и «NT-MDT».

Учреждение высшего образования «СГУ им. Н.Г. Чернышевского», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своего представителя не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

При этом ходатайства об отложении судебного заседания, об участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии иного суда, об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе «Картотека арбитражных дел» учреждением высшего образования «СГУ им. Н.Г. Чернышевского» не представлено.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) является правообладателем товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 742538, зарегистрированного 17.01.2020 по заявке № 2019718684 с приоритетом от 19.04.2019 в отношении товаров 9-го, 10-го классов и услуг 35, 37, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) установило,
что на сайте https://ntmdt-russia.com осуществляется предложение к продаже и реализация в пользу третьих лиц товаров 9-го класса МКТУ «атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей» под обозначением «».

Согласно письму общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имён РЕГ.РУ» (далее – общество «РЕГ.РУ») от 21.09.2020 № 11610 администратором домена «ntmdt-russia.com» является общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>).

Кроме того, обществу «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) стало известно, что общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) выиграло торги, в результате которых заключило с учреждением высшего образования «СГУ им. Н.Г. Чернышевского» контракт от 05.12.2019 № 044К/20 на поставку «комплекса для измерения поверхностей методами атомно-силовой микроскопии, прыжковой атомно-силовой микроскопии и микроскопии комбинационного рассеяния для модернизации имеющегося оборудования «Сканирующая зондовая нанолаборатория» (далее – контракт № 044К/20).

Ссылаясь на отсутствие у общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) разрешения на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 742538 и соответствующего обозначения в произвольной части фирменного наименования при предложении к продаже и при реализации товаров 9-го класса МКТУ, в том числе с помощью интернет-сайта, в доменном имени этого сайта, в фирменном наименовании, а также на то, что названные действия нарушают исключительное права на данный товарный знак и на фирменное наименование, общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) направило 13.01.2021 в адрес первого претензию.

Поскольку общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) ответ на направленную в его адрес претензию не представило, нарушение добровольно не устранило, общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности истцу исключительного права на товарный знакпо свидетельству Российской Федерации № 742538 и нарушения ответчиком этого права путем использования обозначения, сходного с этим товарным знаком, при реализации товаров и оказании услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

При этом на основании пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции прекратил производство по делу в части требования о запрете использовать произвольную часть фирменного наименования «НТ-МДТ» ввиду рассмотрения данного требования в рамках дела № А40-54256/2020.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции исходил из того, что компенсация рассчитана истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в размере двукратной стоимости товара, и с учетом реализации ответчиком по контракту № 044К/20 товара стоимостью 6 364 200 рублей признал обоснованным требование о взыскании компенсации в размере
12 728 400 рублей.

Суд первой инстанции также удовлетворил требование о запрете использования обозначений «NT-MDT» и «НТ-МДТ», сходных с товарным знаком «» по свидетельству Российской Федерации № 742538 в принадлежащем последнему доменном имени «ntmdt-russia.com»; при продаже и предложении к продаже в пользу третьих лиц товаров «атомносиловые микроскопы»; «сканирующие зондовые микроскопы», «микроскопы», в том числе на выставках; в документации и печати ответчика в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив, что изложенные в апелляционной жалобе общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) доводы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное
не предусмотрено данным Кодексом.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт принадлежности обществу «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 742538, в защиту которого оно обратилось с настоящим иском. Данные выводы судов ответчиком не оспариваются.

Проверяя обоснованность довода общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) о том, что настоящее дело рассмотрено в отсутствие лица, о правах и обязанностях которого приняты судебные акты, Суд по интеллектуальным правам указывает следующее.

Как разъяснено в пункте 159 Постановления № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети «Интернет» под спорным доменным именем.

По ходатайству истца данные об администраторе доменного имени истребуются у регистратора доменного имени в порядке, предусмотренном статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) обратилось в суд с иском в защиту исключительного права на товарный знак по причине незаконного использования сходного с ним обозначения на сайте и в доменном имени.

Согласно представленному истцом ответу общества «РЕГ.РУ» от 21.09.2020 администратором доменного имени «ntmdt-russia.com» являлось общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>).

Как было указано ранее, удовлетворяя исковые требования в части запрета использовать сходные с товарными знаками обозначения в доменном имени и на соответствующем сайте, суд первой инстанции исходил из того, что именно общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) является администратором спорного домена.

Вместе с тем в суде первой инстанции, а также при обращении с апелляционной жалобой общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) указало на то, что на даты обращения с настоящим исковым заявлением и принятия судом первой инстанции решения, а именно с 21.09.2020 администратором домена «ntmdt-russia.com» является иностранное лицо LCC«NT-MDT» (335, Netherlands, Hoenderparkweg 96B, GXApeldoorn (далее – компания «NT-MDT»; т. 2 л.д. 80-81).

Однако суды не дали никакой оценки данному обстоятельству, фактически рассмотрев требование о запрете использования спорного обозначения в доменном имени, заявленное не к администратору домена, то есть к лицу, не имеющему возможность исполнить решение суда в соответствующей части.

Согласно пункту 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является, в том числе принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является безусловным основанием для отмены судебного акта (пункт 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», к лицам, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт, относятся лица, не участвующие в деле, как указанные,
так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, в случае, если судебный акт принят об их правах и обязанностях,
то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что, сделав выводы о запрете использовать обозначения «NT-MDT» и «НТ-МДТ», сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 742538 в доменном имени «ntmdt-russia.com»,
суды первой и апелляционной инстанций фактически приняли судебный акт о правах и обязанностях компании «NT-MDT», являющейся администратором спорного доменного имени и не привлеченной к участию в деле, что в соответствии с пунктом 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта в любом случае в части удовлетворенных исковых требований.

Кроме того, суд кассационной инстанции отмечает, что при рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций не исследовали полно и всесторонне имеющиеся в деле доказательства и не дали оценки всем доводам лиц, участвующих в деле.

Так, из содержания обжалуемых судебных актов не усматривается оценка доводов ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 742538. При этом соответствующие доводы ответчик заявлял с самого начала рассмотрения дела по существу.

В силу части 1 статей 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципов равноправия сторон и состязательности.

Согласно части 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение,
равно как и умалять права одной из сторон.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела (часть 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 154 Постановления № 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака
(в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного товарного знака злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Из материалов дела усматривается, что суд первой инстанции не устанавливал обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестном поведении истца, связанном с регистрацией товарного знака и его использованием, не исследовал соответствующие доказательства, представленные ответчиком.

Суд апелляционной инстанции указанные недостатки не устранил.

Вместе с тем общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) обращало внимание на то, что настоящий иск подан в условиях приобретенной словесным элементом (коммерческим обозначением) «NT-MDT» известности задолго до учреждения общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>), истца, в качестве юридического лица и регистрации последним на свое имя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 742538, а общество «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) использовало данное обозначение как лицо, входящее в соответствующую группу компаний.

Таким образом, не вынося вопрос о наличии признаков злоупотребления правом на обсуждение при наличии соответствующего довода ответчика, суд первой инстанции не создал условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения норм материального права при рассмотрении дела.

В соответствии с пунктами 1–3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании доводов общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>), которые могли повлиять на результат рассмотрения дела, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судами материалов дела.

Кроме того, из судебных актов не усматривается исследование обстоятельств по реализации товара учреждению высшего образования «СГУ им. Н.Г. Чернышевского», а именно относится или не относится запечатленный на фотографии товар к поставленному по контракту № 044К/20 оборудованию. Соответствующим доводам ответчика о поставке товара запечатленного на фотографии иным лицом не дана оценка в обжалуемых судебных актах. Вместе с тем установление указанного обстоятельства может повлиять, в том числе на вывод о размере компенсации и применимом способе ее исчисления.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы об удовлетворении исковых требований основанными на правильном применении норм материального права и норм процессуального права, полном выяснении всех фактических обстоятельств дела.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в части удовлетворенных требований.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может признать обоснованным довод общества «НТ-МДТ» (ОГРН <***>) об ошибочности вывода судов первой и апелляционной инстанций об отказе в приостановлении производства по делу.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.

Исходя из цели такого правового института арбитражного процесса как приостановление производства по делу, невозможность рассмотрения дела арбитражным судом обусловлена такой взаимной связью дел, при которой обстоятельства, входящие в предмет доказывания по одному делу, устанавливаются или оспариваются в рамках рассмотрения другого дела, разрешаемого в судебном порядке. При этом приостановление производства по делу в порядке, предусмотренном указанной нормой закона, допускается, если в рамках самостоятельного производства находятся дела, требования по которым связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов.

Кроме того, обязательным условием приостановления производства по делу по указанному основанию является объективная невозможность рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом до разрешения другого дела.

По смыслу норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такая невозможность означает, что, если производство по рассматриваемому делу не будет приостановлено, разрешение дела может привести к незаконности судебного решения, неправильным выводам суда или даже к вынесению противоречащих судебных актов.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что в рассматриваемой ситуации невозможность рассмотрения настоящей кассационной жалобы дела до разрешения дела № СИП-695/2021 отсутствует, поскольку основанием для обращения с настоящим исковым заявлением послужил факт использования без согласия правообладателя сходных с товарным знаком обозначений, при этом правовая охрана данного товарного знака не признана недействительной. В случае признания в рамках дела № СИП-695/2021 предоставления правовой охраны товарному знаку истца недействительным, ответчик вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам порядке статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права
и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 по делу
№ А40-36777/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 по тому же делу отменить в части удовлетворения исковых требований.

Дело № А40-36777/2021 в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 23.07.2021 по делу № А40-36777/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Е.Ю. Пашкова

Судья Н.Л. Рассомагина

Судья В.А. Химичев