Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (дер. Боровая, Смоленская обл., ОГРНИП <***>) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2021 по делу № А40-46879/2020

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Студио Модерна» (ул. Перерва, д. 11, стр. 23, Москва, 109651, ОГРН<***>) о защите права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 440845.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Компания Интерметалл» (ул. Рабочая, д. 2А, г. Жуковка, Брянская обл., 242700).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2 (по доверенности от 23.04.2021);

от общества с ограниченной ответственностью «Студио Модерна» – ФИО3 (по доверенности от 02.06.2021 № СМ/27/020621);

от общества с ограниченной ответственностью «Компания Интерметалл» – ФИО4 (по доверенности от 20.03.2020 № 32 АБ 1622858).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель ФИО1) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Студио Модерна» (далее – общество «Студио Модерна») о взыскании 42 767 438 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 440845, об обязания ответчика изъять из оборота и уничтожить товары, этикетки, упаковки товаров, рекламную продукцию, на которых размещен товарный знак или сходное до степени смешения изображение, об обязании ответчика опубликовать на сайте www.top-shop.ru решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Компания Интерметалл» (далее – общество «Компания Интерметалл»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2020 исковые требования удовлетворены частично. С общества «Студио Модерна» в пользу предпринимателя ФИО1 взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 42 767 438 рублей. Суд обязал общество «Студио Модерна» изъять из оборота и уничтожить за счет общества «Студио Модерна» товары, этикетки, упаковки товаров, рекламную продукцию, на которых размещен товарных знак «Торнадо» или иное сходное до степени смешения изображение. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2021 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано. С предпринимателя ФИО1 в пользу ответчика и третьего лица взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, предприниматель ФИО1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что предприниматель ФИО5 и общество «Компания Интерметалл» составляют группу лиц, что предоставляет третьему лицу право на производство спорной продукции, нарушает нормы материального права, а именно статью 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и статью 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что факт участия в группе лиц не может порождать дополнительные права участника такой группы по отношению к иному лицу в части использования принадлежащим таким лицам прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые напрямую не были предоставлены правообладателем такому участнику. Одного факта того, что предприниматель ФИО5 и общество «Компания Интерметалл» составляют группу лиц составляют группу лиц недостаточно для возникновения у названной организации возникновения права на использование товарного знака; правомерным такое использование было бы в случае осуществления такого использования под контролем предпринимателя ФИО1

Как указывает предприниматель ФИО1, вывод суда апелляционной инстанции о том, что предприниматель знал о деятельности третьего лица – общества «Компания Интерметалл», не соответствует материалам дела.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что общество «Компания Интерметалл» не осуществляет производственную деятельность, не основан на достаточных и достоверных доказательствах и не соответствует действительности.

В дополнении к кассационной жалобе истец излагает правовую позицию о том, что если правообладатель не входит в группу лиц, иные члены группы лиц, чем тот, которому правообладателем было предоставлено право на использование товарного знака, не могут его использовать.

В отзыве на кассационную жалобу общество «Студио Модерна» выражает несогласие с изложенными заявителями доводами и просит оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представителем заявителя кассационной жалобы заявлено ходатайство об отложении рассмотрения жалобы, в удовлетворении данного ходатайства отказано в связи с отсутствием предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правовых оснований.

В судебном заседании представитель истца выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Представители ответчика и третьего лица против удовлетворения кассационной жалобы возражали, просили оставить жалобу без удовлетворения, а постановление суда апелляционной инстанции без изменения.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, предприниматель ФИО1 являлся обладателем исключительного права на изобретение «Ручной культиватор» по патенту Российской Федерации № 215387, зарегистрированному 10.08.2000, с датой начала отсчета срока действия патента 01.06.1999.

Предприниматель ФИО1 и предприниматель ФИО5 01.07.2009 заключили договор о предоставлении исключительной лицензии на право использования изобретения «Ручной культиватор» по патенту Российской Федерации № 215387 на срок действия патента (далее – лицензионный договор от 01.07.2009). Действие договора прекратилось 01.06.2019 в связи с прекращением правовой охраны изобретения.

Согласно пункту 2.1 лицензионного договора от 01.07.2009 лицензиар (предприниматель ФИО1) предоставил лицензиату (предпринимателю ФИО5) на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, исключительную лицензию на использование изобретения на всей территории Российской Федерации любым не противоречащим закону способом, включая, но не ограничиваясь, производство и реализацию продукции по лицензии.

В силу пункта 2.2 лицензионного договора от 01.07.2009 лицензиар сохранил за собой право в период действия договора использовать изобретение на территории Российской Федерации с письменного согласия лицензиата в виде дополнительного соглашения к договору.

Пунктом 8.1 лицензионного договора от 01.07.2009 стороны согласовали, что он действует до окончания срока действия патента на изобретение.

Между предпринимателем ФИО1 и предпринимателем ФИО5 была достигнута договоренность – маркировать производимые изделия обозначением «Торнадо», что установлено вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2020 по делу № СИП-721/2019.

ФИО5 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 02.11.2004, его основным видом деятельности является производство прочих готовых металлических изделий.

Из представленных в материалы дела документов следует, что предприниматель ФИО5 с 2009 года осуществляет производство на территории Российской Федерации ручных орудий и инструментов для сада и огорода, в том числе ручных культиваторов «Торнадо» в соответствии с заключенным с истцом лицензионным договором от 01.07.2009 и реализовывал данную продукцию под наименованием «Торнадо» на территории Российской Федерации с 2010 года, что подтверждается представленными договорами, товарными накладными, актами, счетами и отчетами по продажам культиватора «Торнадо» за период с 2010 по 2019 год с указанием отчислений предпринимателю ФИО1

В период 2006-2020 годов ФИО5 являлся единственным участником и до 30.09.2014 генеральным директором общества «Компания Интерметалл».

Общество «Компания Интерметалл» зарегистрировано по адресу нахождения земельного участка и производственных мощностей, принадлежащих предпринимателю ФИО5 на праве собственности. По данному адресу третье лицо арендует нежилое помещение в соответствии с договором аренду.

Из материалов дела также усматривается, что предприниматель ФИО1 является правообладателем словесного товарного знака «Торнадо» по свидетельству Российской Федерации № 440845, зарегистрированного 11.07.2011 с приоритетом 26.04.2010 в отношении товаров 8-го класса, в том числе «ручные орудия и инструменты; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты режущие ручные; культиваторы, полольники, сапки для прополки крупных сорняков; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Ссылаясь на выявление факта продажи ответчиком через телевизионный канал культиватора ручного «Торнадо», инструмента садового «Торнадо», производителем которых является общество «Компания «Интерметалл», невозможность урегулировать спор в претензионном порядке, предприниматель ФИО1 обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, суд первой инстанции исходил из того, что факт наличия у предпринимателя ФИО1 зарегистрированного права на товарный знак не оспаривается, факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца подтверждается представленными в дело доказательствами.

Суд первой инстанции пришел к выводу, о том, что производителем реализуемой обществом «Студия Модерна» контрафактной продукции согласно маркировке, нанесенной на упаковку, является общество «Компания Интерметалл». Доказательств, подтверждающих правомерность использования обозначения «Торнадо» обществом «Компания Интерметалл», а также доказательств правомерности использования спорного товарного знака ответчиком не представлено. Предприниматель ФИО1 не давал своего разрешения на использование товарного знака третьему лицу, которое непосредственно осуществляло поставку контрафактной продукции ответчику.

Судом также было признано обоснованным требование истца об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактного товара. В в удовлетворении требования истца об обязании опубликовать решение суда на сайте www.top-shop.ru суд первой инстанции отказал, поскольку истец не обосновал, каким именно образом иск в данной части восстановит нарушенные права предпринимателя ФИО1, а также не пояснил критерии выбора указанного издания, его относимость к предмету заявленных исковых требований.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело по правилам статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Предприниматель ФИО5 и общество «Компания Интерметалл» до марта 2020 года составляли группу лиц по основаниям пункта 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, то есть их действия рассматриваются как действия единого хозяйствующего субъекта.

На основании представленных в материалы доказательств суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что третье лицо производственную деятельность не осуществляет ввиду отсутствия необходимых для этого основных средств, производственных мощностей и персонала, но специализируется на оптовой торговле продукцией, производимой предпринимателем ФИО6

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам, предусмотренным статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о недоказанности факта нарушения действиями ответчика исключительного права истца на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, в связи с чем указал на отсутствие правовых оснований для удовлетворения исковых требований; представленными в материалы дела документами не подтверждено то обстоятельство, что ответчиком без законных оснований реализован товар. Само по себе указание на упаковке в качестве производителя товара третьего лица (общества «Компания Интерметалл» не может свидетельствовать о незаконном производстве и реализации товара, правообладателем которого является истец, без учета обстоятельств, установленных судом апелляционной инстанции.

Кроме того, суд апелляционной инстанции признал действия истца злоупотреблением правом. При этом судом апелляционной инстанции принято во внимание, что истец в течение длительного времени не являлся ни производителем, ни лицом, осуществлявшим оборот товара, маркированного спорным товарным знаком. Суд апелляционной инстанции отметил, что являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Поскольку судом апелляционной инстанции установлено, что предприниматель ФИО5 и общество «Компания Интерметалл» по смыслу статьи 9 Закона о защите конкуренции составляли группу лиц и их действия квалифицированы как действия единого хозяйствующего субъекта, при этом материалами дела подтверждено, что между предпринимателем ФИО5 и истцом по делу достигнуто соглашение о маркировке производимой ФИО5 продукции обозначением «Торнадо», а также то, что фактическим производителем продукции являлся предприниматель ФИО5, о чем истцу было достоверно известно, вывод об отказе в иске в связи с отсутствием факта нарушения исключительного права истца на товарный знак является достаточно мотивированным и соответствует материалам дела.

Рассмотрев довод заявителя кассационной жалобы о том, вхождение предпринимателя ФИО5 и общества «Компания Интерметалл» в группу лиц по смыслу статьи 9 Закона защите конкуренции не предоставляет третьему лицу право на производство спорной продукции, рассмотрен судом кассационной инстанции.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группой лиц признается хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Установленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на товарном рынке хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы лиц, если федеральным законом не установлено иное (часть 2 статьи 9 Закона о защите конкуренции).

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается, что предприниматель ФИО5 и общество «Компания Интерметалл» до марта 2020 года являлись аффилированными лицами, входящими в одну группу хозяйствующих субъектов, объединенных общей направленностью осуществляемой деятельности.

Судом апелляционной инстанции на основании представленных в материалы дела доказательств установлено, что производство спорной продукции не осуществлялось обществом «Интерметалл» в связи с отсутствием средств производства и персонала. Необходимые для производства помещения и оборудование принадлежат предпринимателю ФИО5, что свидетельствует о том, что именно предприниматель ФИО5 располагал необходимыми ресурсами для производства спорной продукции, в то время как общество «Компания Интерметалл» их не имело.

В связи с тем, что третье лицо не осуществляло производство спорной продукции, производство осуществлялось предпринимателем ФИО5 во исполнение заключенного с истцом лицензионного договора, то суд апелляционной инстанции обоснованно не установил контрафактность спорных товаров и констатировал факт отсутствия нарушения исключительного права истца на товарный знак.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что он не знал о деятельности третьего лица, а также о том, что вывод суда апелляционной инстанции о неосуществлении обществом «Компания Интерметалл» производственной деятельности заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установление данных обстоятельств, являющихся вопросами факта, относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу (определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308), и выходит за пределы компетенции суда кассационной инстанции.

По сути, доводы предпринимателя свидетельствуют о его несогласии с установленными по делу фактическими обстоятельствами, с оценкой доказательств судом апелляционной инстанции и не свидетельствуют о судебной ошибке, которая может быть исправлена в суде кассационной инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 АПК РФ), не допускается.

Кроме этого, суд кассационной инстанции принимает во внимание, что решением Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2021 по делу № СИП-1040/2020 предпринимателю ФИО1 отказано в удовлетворении требований о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы России от 27.11.2020 по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 08/01/14.4-31/2020, которым действия предпринимателя ФИО1 по приобретению и использованию исключительного права на словесный товарный знак «ТОРНАДО» по свидетельству Российской Федерации № 440845 в отношении товаров 8-го класса «ручные орудия и инструменты; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты ручные с ручным приводом; культиваторы; полольники; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением; разрыхлители ручные» МКТУ признаны актом недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен частью 1 статьи 14⁴ Закон о защите конкуренции.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Иных безусловных оснований для отмены решения ипостановления, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам также не установлено.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2021 по делу № А40-46879/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина