Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» (ул. Смольная, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2017 по делу № А40-87390/2017 (судья Шудашова Я.Е.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2018 (судьи Валиев В.Р., Левченко Н.И., Садикова Д.Н.) по тому же делу

по иску иностранного лица – Outfit7 Limited (5th Floor, 52-54 Gracechurch Street, London, EC3V 0EH, UK)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО»

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права
на товарный знак по международной регистрации № 1111352.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» – ФИО1 (по доверенности от 29.11.2017 № 26276_00/ЮР),

от иностранного лица – Outfit7 Limited – ФИО2 (по доверенности от 27.02.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо – Outfit7 Limited (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» (далее – общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1111352 в размере 3 235 800 руб.; расходов на составление нотариального протокола осмотра сайта в размере 28 300 руб.; расходов на приобретение контрафактного товара в размере 13 178 руб.; расходов на уплату государственной пошлины в размере 32 500 руб. (с учётом принятых на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений исковых требований).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2018, требования компании удовлетворены: взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1111352 в размере 3 235 800 руб.; расходы на составление нотариального протокола осмотра сайта в размере 28 300 руб.; расходы на приобретение контрафактного товара в размере 13 178 руб.; расходы на уплату государственной пошлины в размере 32 500 руб.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить, прекратить производство по делу.

Нарушение своих прав общество усматривает в неверном применении судами норм материального права в части определения размера взысканной с общества компенсации за нарушение исключительного права, а также норм процессуального права, в частности, статей 71, 168, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По мнению общества, определенный судами размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, поскольку компанией не доказана обоснованность представленного расчета, а товарные накладные, на основании которых компанией произведен расчет компенсации, не подтверждают факт реализации обществом всей продукции, перечисленной в названных товарных накладных. Общество указывает, что компанией не доказана реализация ответчиком 2 100 единиц контрафактного товара, а доказана лишь реализация продукции, которую приобрел истец.

Кроме того, общество считает, что судами не дана надлежащая оценка его доводам относительно фактов, влияющих на возможность снижения размера компенсации (в частности, об отсутствии иных нарушений исключительных прав истца, о несоответствии заявленной суммы компенсации принципам соразмерности восстановления имущественного положения истца, о принятии ответчиком мер по устранению нарушения после получения претензии от истца, о необоснованности представленного истцом на основании товарных накладных расчета суммы компенсации).

Общество также обращает внимание на то, что судом первой инстанции в решении допущена фактическая ошибка (указание на факты, не имеющие отношения к рассматриваемому делу). Общество указывает, что нарушение исключительного права на товарный знак № 555188 не являлось предметом рассмотрения по настоящему делу, а также на то, что к участию в деле не привлекались третьи лица, тогда как решение суда первой инстанции содержит ссылки на указанные обстоятельства.

В отзыве на кассационную жалобу компания просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы и оставить в силе обжалуемые судебные акты, полагая их законными и обоснованными. Компания ссылается на то, что оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется, равно как не имеется и безусловных оснований для отмены судебных актов. Доводы общества, по мнению компании, направлены на переоценку сделанных судами выводов, что выходит за пределы компетенции суда кассационной инстанции.

В судебном заседании представитель общества настаивал на удовлетворении кассационной жалобы, указывая на незаконность обжалуемых судебных актов.

Также в судебном заседании представитель общества, ссылаясь на статью 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ходатайствовал об изменении просительной части кассационной жалобы. Представитель компании оставил вопрос о разрешении названного ходатайства на усмотрение суда.

Суд удовлетворил ходатайство общества об изменении просительной части кассационной жалобы и рассмотрел требование общества об отмене решения Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2017 по делу № А40-87390/2017 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2018 по тому же делу с принятием нового судебного акта о частичном удовлетворении требования компании и взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 26 356 руб.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является обладателем исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1111352.

Как следует из материалов дела, истец обнаружил, что общество осуществляет предложение к продаже и продажу товаров, которыми воспроизводится изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака по международной регистрации № 1111352.

Судами установлено и ответчиком не оспаривается, что он с 2014 года предлагает к продаже и реализует товары, содержащие воспроизведение товарного знака истца, в магазинах розничной сети «Эльдорадо» (в частности, в Москве, Белгородской обл., Саратовской обл., Воронежской обл., Волгоградской об., Ульяновской обл., Пензенской обл., Липецкой обл., Тамбовской обл., Омской обл., Свердловской обл., Челябинской обл., Томской обл., Тюменской обл., Новосибирской обл., Курганской обл.), а также через сайт в сети Интернет www.eldorado.ru.

Данные обстоятельства были подтверждены следующими доказательствами: нотариальным протоколом осмотра сайта от 01.10.2015; фотографиями приобретенной продукции; видеофиксацией процесса покупки товара; кассовыми чеками от 12.06.2015, 13.06.2015, 21.09.2015, 16.06.2015, 02.08.2015, 13.09.2015, 17.09.2015, 16.09.2015, 26.09.2015, 17.06.2015, 16.09.2015, 15.09.2015, 10.08.2015, 12.08.2015, 18.07.2015, 16.09.2015, 24.09.2015, 06.09.2015, 15.09.2015, 20.07.2015, 13.09.2015, 08.09.2015. Также в ходе досудебного урегулирования спора обществом в адрес компании были представлены товарные накладные № 708 от 19.12.2014, № 32 от 11.02.2015, в соответствии с которыми общее количество полученного ответчиком от поставщиков товара по предоставленным накладным составляет 2 100 (две тысячи сто) единиц. Коды поставленных ответчику товаров совпадают с кодами, указанными на упаковках, которые были закуплены истцом.

Судами также установлено, что визуальное сопоставление изображения «Кот Том», зарегистрированного в качестве товарного знака по международной регистрации № 1111352, правообладателем которого является компания, и изображения на реализованных обществом товарах очевидно свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Также установлено, что у общества отсутствуют законные основания для использования изображения, сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком истца (в частности, между истцом и ответчиком отсутствуют договорные отношения по предоставлению права использования товарного знака истца, внедоговорных оснований для использования товарного знака также не установлено).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 1233, 1229, 1479, 1481, 1484, 1250, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), суды первой и апелляционной инстанций установили факт нарушения обществом исключительного права истца на товарный знак по международной регистрации № 1111352 и взыскали в пользу компании компенсацию в сумме 3 235 800 руб.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, и учитывая изменение ее просительной части, судебная коллегия установила, что общество не оспаривает выводы судов относительно принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1111352, относительно установления судами фактов предложения к продаже и реализации обществом товаров, воспроизводящих охраняемое названным товарным знаком изображение, а также относительно того, что использование обществом товарного знака по международной регистрации № 1111352 являлось незаконным. Доводы заявителя кассационной жалобы по существу сводятся к несогласию с размером взысканной компенсации.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов кассационной жалобы.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг;3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с позиции рядового потребителя, как разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 13 информационного письма от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее – информационное письмо №122).

Совокупность приведенных выше норм права и официальных разъяснений практики их применения устанавливает обязательный круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по спорам о защите исключительного права на товарный знак. В частности, для признания использования лицом (не правообладателем) обозначения нарушением исключительного права на товарный знак правообладателю такого товарного знака надлежит доказать тождественность или сходство до степени смешения используемого обозначения с обозначением, охраняемым в качестве товарного знака, а также вероятность смешения двух обозначений в глазах потребителей. При этом вероятность смешения обозначений выступает в качестве необходимого элемента нарушения исключительного права.

Наличие у истца исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1111352 признано доказанным судами первой и апелляционной инстанций на основании оценки доказательств, представленных в материалы дела. Также судами установлена тождественность изображения, охраняемого товарным знаком, и изображения, размещенного на реализуемых обществом товарах. Данные обстоятельства обществом не оспариваются.

Суды первой и апелляционной инстанций также исходили из того, что согласно пункту 2 информационного письма № 122 использованием исключительного права в форме распространения является, в том числе, предложение к продаже экземпляра товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

При этом судебная коллегия не соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что предложение к продаже осуществлялось не в отношении всей партии товаров, так как часть товара находилась не непосредственно в магазинах, а на складе.

Следует отметить, что предложение к продаже может осуществляться не только в магазине, являющемся объектом недвижимости, но и при продаже товаров через сеть Интернет.

В настоящем деле установлено, что продажа товаров через Интернет осуществлялась.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества не отрицал того факта, что через сеть Интернет могла быть продана вся партия товара.

Доводы общества относительно несоразмерности суммы взысканной судами компенсации допущенному нарушению не могут быть основанием для отмены судебных актов ввиду следующего.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 9 четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29), применяя положения ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с пунктом 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Компанией при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Вместе с тем судебная коллегия не усматривает, что общество при рассмотрении спора по существу представило в суд соответствующие доказательства такой несоразмерности.

Довод заявителя кассационной жалобы об уничтожении им контрафактной продукции не может быть положен в основу постановления об отмене обжалуемых судебных актов, поскольку компенсация взыскана за нарушение исключительного права, выразившегося в предложении к продаже (в том числе, через Интернет-сайт общества) и частичной реализации 2 100 единиц продукции. При этом судебная коллегия отмечает, что данные обстоятельства обществом не оспариваются. Кроме того, заявляя довод об уничтожении контрафактной продукции, общество в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представило суду первой инстанции достоверных доказательств названного обстоятельства.

В связи с тем, что обществом не представлено надлежащих доказательств законного использования товарного знака по международной регистрации № 1111352 при предложении к продаже товара в количестве 2 100 единиц, а также не оспаривается вывод судов о признании данного товара контрафактным, судебная коллегия приходит к выводу, что размер подлежащей взысканию компенсации судами правомерно исчислен исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, в том числе, изменять определенный судами размер компенсации.

Судом по интеллектуальным правам также принимается во внимание, что из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12).

Довод общества о допущенной судом первой инстанции фактической ошибке в тексте обжалуемого решения сам по себе не может служить основанием для признания обжалуемых судебных актов незаконными.

Согласно части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Между тем судебная коллегия не усматривает в допущенной судом первой инстанции фактической ошибке предпосылок для принятия неправильного судебного акта. Кроме того, постановлением суда апелляционной инстанции данная ошибка устранена.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов на основании доводов, заявленных в кассационной жалобе.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.11.2017 по делу № А40-87390/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

В.А. Корнеев

Судья

В.А. Химичев