Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Фармцентр ВИЛАР» (ул. Грина, д. 7, Москва, 117216, ОГРН 1027700450690) на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 по делу № А41-71432/2015 (судьи Миришов Э.С., Быков В.П., Епифанцева С.Ю.)

по иску закрытого акционерного общества «Фармцентр ВИЛАР»

к закрытому акционерному обществу «Канонфарма продакшн» (ул. Заречная, д., 105, Щелковский район, Московская область, 141100 ОГРН 1025006523520)

об обязании прекратить незаконное использование товарного знака со словесным элементом «СИЛИМАР» по свидетельству Российской Федерации № 189612 и взыскании компенсации в размере 4 500 000 рублей за его незаконное использование.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Самородова Ольга Анатольевна (Москва, ОГРНИП 309774614500412) и закрытое акционерное общество «Самаралектравы» (ул. Полевая, д. 19, поселок Антоновка, Сергиевский район, Самарская область, 446554, ОГРН 1036303160046).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества «Фармцентр ВИЛАР» – Рогов А.В.
(по доверенности от 26.08.2016) и Ершов С.Е. (по доверенности
от 12.02.2015);

от закрытого акционерного общества «Канонфарма продакшн» – Ларионов Д.В. (по доверенности от 11.01.2016 № 289) и Кудинов А.А.
(по доверенности от 25.06.2015 № 237-3).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Фармцентр ВИЛАР» (далее – общество «Фармцентр ВИЛАР») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Канонфарма продакшн» (далее – общество «Канонфарма продакшн»; ответчик) о запрете незаконного использования товарного знака «СИЛИМАР» по свидетельству Российской Федерации № 189612, выразившегося в изготовлении, применении, предложении к продаже и хранении для этих целей фармацевтического препарата «ФОСФОНЦИАЛЕ» с изображением на упаковке словесного обозначения «СИЛИМАР», с вложением в каждую упаковку этого препарата документации («Инструкция по медицинскому применению»), необходимой для введения в гражданский оборот, в тексте которой использован товарный знак «СИЛИМАР», а также размещении информации в сети Интернет о лекарственном препарате «ФОСФОНЦИАЛЕ» с указанием товарного знака «СИЛИМАР»
по свидетельству Российской Федерации № 189612; об изъятии и уничтожении за счет общества «Канонфарма продакшн» контрафактного товара; о взыскании с общества «Канонфарма продакшн» компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «СИЛИМАР» по свидетельству Российской Федерации № 189612 в размере 4 500 000 рублей.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Самородова Ольга Анатольевна (далее – предприниматель) и закрытое акционерное общество «Самаралектравы» (далее – общество «Самаралектравы).

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.03.2016 исковые требования удовлетворены частично: обществу «Канонфарма продакшн» запрещено использовать товарный знак «СИЛИМАР»
по свидетельству Российской Федерации № 189612 путем изготовления, применения, предложения к продаже и хранения для этих целей фармацевтического препарата «ФОСФОНЦИАЛЕ», который реализуется с изображением на упаковке словесного обозначения «СИЛИМАР», с вложением в каждую упаковку этого препарата документации («Инструкция по медицинскому применению»), необходимой для введения в гражданский оборот, в тексте которой использован товарный знак «СИЛИМАР»
по свидетельству Российской Федерации № 189612, а также размещать информацию в сети Интернет о лекарственном препарате «ФОСФОНЦИАЛЕ» с указанием товарного знака «СИЛИМАР»
по свидетельству Российской Федерации № 189612; с общества «Канонфарма продакшн» в пользу общества «Фармцентр ВИЛАР» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак «СИЛИМАР» по свидетельству Российской Федерации № 189612 в размере 2 709 608 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Общество «Фармцентр ВИЛАР», не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество «Фармцентр ВИЛАР» ссылается на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение.

По мнению общества «Фармцентр ВИЛАР», суд апелляционной инстанции, неверно оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к необоснованному выводу об отсутствии нарушения со стороны общества «Канонфарма продакшн» исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 189612.

Общество «Фармцентр ВИЛАР» указывает, что общество «Канонфарма продакшн» без согласия правообладателя использовало спорный товарный знак при продаже лекарственного препарата «ФОСФОНЦИАЛЕ», путем размещения его на упаковке указанного препарата, а также в документации к нему.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что обладает исключительными правами на спорный товарный знак и правом на их защиту путем подачи настоящего искового заявления на основании лицензионного договора от 08.11.2012 и поручения от 14.08.2015 о защите прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 189612.

Поэтому общество «Фармцентр ВИЛАР» считает, что суд апелляционной инстанции безосновательно отказался признать за обществом «Фармацентр ВИЛАР» право на подачу настоящего искового заявления.

Также общество «Фармцентр ВИЛАР» указывает на то, что суд апелляционной инстанции пришел к необоснованному выводу о том, что «силимар» является вспомогательным веществом лекарственного препарата «ФОСФОНЦИАЛЕ», так как из содержания инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата «ФОСФОНЦИАЛЕ» вспомогательным веществами являются кремния диоксид коллоидный (аэроперл 300), повидон (коллидон 90F), кальций фосфат дигидрат, магний стереат, трехалоза дигидрат.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает, что судом апелляционной инстанции не применены положения специального закона, подлежащего применению, а именно положения Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», которым регулируются процедура выявления и изъятия контрафактных лекарственных средств из гражданского оборота.

В отзыве на кассационную жалобу общество «Канонфарма продакшн» просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

По мнению общества «Канонфарма продакшн», все доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке выводов суда апелляционной инстанции.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании представитель общества «Фармцентр ВИЛАР» доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержал.

Представитель общества «Канонфарма продакшн» доводы заявителя кассационной жалобы оспорил, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Предприниматель и общество «Самаралектравы», надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей общества «Фармцентр ВИЛАР» и общества «Канонфарма продакшн», проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным судом обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций общество «Фармцентр ВИЛАР» является российским производителем лекарственных средств, самостоятельно занимается разработкой и производством лекарственных препаратов на основе растительного сырья.

Обществом «Фармцентр ВИЛАР» с 2005 года реализуется лекарственный препарат «Силимар».

При этом предпринимателем на основании лицензионного договора
от 08.11.2012 обществу «Фармцентр ВИЛАР» были предоставлены права на спорный товарный знак на основании неисключительной лицензии.

Вместе с тем, общество «Канонфарма продакшн» также является российским производителем лекарственных препаратов.

В частности, им производится и вводится в гражданский оборот лекарственный препарат «ФОСФОНЦИАЛЕ».

Общество «Фармцентр ВИЛАР», полагая, что общество «Канонфарма продакшн» без согласия правообладателя использует в своей хозяйственной деятельности спорный товарный знак путем его нанесения на упаковку лекарственного препарата «ФОСФОНЦИАЛЕ», а также на документацию к нему, обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Московской области.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные исковые требования, исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак, вследствие чего признал обоснованным требование истца о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак обоснованы.

Вместе с тем, суд первой инстанции, определяя размер компенсации, исходил из степени вины ответчика, отсутствия ранее совершенных ответчиком нарушений исключительных прав истца, отсутствия доказательств, подтверждающих понесенные истцом убытки вследствие допущенного ответчиком нарушения, а также соразмерности суммы компенсации последствиям нарушения и снизил компенсацию до
2 709 608 рублей.

При этом, отказывая в удовлетворении требования общества «Фармцентр ВИЛАР» об изъятии и уничтожении за счет общества «Канонфарма продакшн» контрафактного товара, суд первой инстанции сослался на положения частей 1 и 2 статьи 1515 ГК РФ и статей 16, 170, 174, 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признал указанное требование неисполнимым, ввиду отсутствия сведений о местонахождении товара и его количестве.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявленных требований, установил следующее.

В соответствии с пунктом 1.1 лицензионного договора от 08.11.2012 обществу «Фармцентр ВИЛАР» предпринимателем были предоставлены исключительные права на спорный товарный знак на основании неисключительной лицензии.

При этом суд апелляционной инстанции указал на отсутствие у общества «Фармцентр ВИЛАР» прав на обращение в арбитражный суд за защитой исключительных прав на спорный товарный знак в порядке, предусмотренном статьями 1250 и 1252 ГК РФ, поскольку общество «Фармцентр ВИЛАР» не является правообладателем спорного товарного знака.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что поручение от 14.08.2015 о защите прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 189612 не подтверждает право требования общества «Фармцентр ВИЛАР» взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак, поскольку в нем отсутствуют обстоятельства нарушения, в объеме достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере; период нарушения; основания предъявления требования о защите исключительного права и возможность смены таких обстоятельств.

Поэтому, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии у общества «Фармцентр ВИЛАР» права на обращение в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Также суд апелляционной инстанции признал недоказанным факт нарушения обществом «Канонфарма продакшн» исключительных прав на спорный товарный знак.

В частности, как указал суд апелляционной инстанции, обозначение «Силимар» не использовалось обществом «Канонфарма продакшн» в целях индивидуализации своего товара. Указание на упаковке лекарственного препарата «ФОСФОНЦИАЛЕ», а также в инструкции к его применению на обозначение «СИЛИМАР» является указанием на состав самого лекарственного препарата, в который входит субстанция под названием «силимар».

Учитывая изложенные обстоятельства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований общества «Фармцентр ВИЛАР».

Суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Судом апелляционной инстанции правомерно установлено, что договором от 08.11.2012 обществу «Фармцентр ВИЛАР» на основании неисключительной лицензии предоставлены исключительные права на спорный товарный знак.

Согласно положениям пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам – обладателям простой (неисключительной) лицензии –- право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса. Таким правом обладают только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии.

Таким образом, неисключительный лицензиат для защиты своих интересов против третьих лиц вынужден обращаться к обладателю исключительного права за содействием.

При этом суд апелляционной инстанции обосновано признал, что поручение от 14.08.2015 о защите прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 189612 является по своей юридической природе договором уступки права требования, поскольку, исходя из толкования его положений, предприниматель фактически предоставил обществу «Фармцент ВИЛАР» право требования взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак.

В соответствии со статьей 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно пункту 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

В пункте 43.5 постановления № 5/29 разъяснено, что право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования).

Также в пункте 16 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120, обращено внимание на незаконность правовой позиции о возможности уступки права (требования), лишь окончательно определенного по размеру. При этом отмечено, что уступка права, размер которого окончательно не определен, означает, что согласно статье 384 Кодекса соответствующее право переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Спорное право в такой ситуации переходит в таком же неопределенном размере, существовавшем на момент перехода права.

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

По смыслу пункта 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения. Размер подлежащей взысканию компенсации определяется судом.

Исходя из данных нормативных положений для определения предмета договора уступки требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения, в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

В силу частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства, в том числе заключение эксперта, не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (часть 4 и 5 статьи 71, часть 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд апелляционной инстанции, оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленное в материалы дела поручение от 14.08.2015, пришел к правомерному выводу об отсутствии в нем указания на обстоятельства нарушения исключительных прав на спорный товарный знак, в объеме достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере; период нарушения, а также основания предъявления требования о защите исключительного права и возможность смены таких обстоятельств.

В связи с этим, суд апелляционной инстанции, признав доказательства, представленные истцом в материалы дела недостаточными, пришел к выводу о недоказанности его права на подачу настоящего иска.

Таким образом, ввиду отсутствия у общества «Фармацентр ВИЛАР» права на подачу искового заявления о защите исключительных прав на спорный товарный знак и взыскании компенсации, суд апелляционной инстанции правомерно отказал в его удовлетворении.

Вместе с тем коллегия суда кассационной инстанции принимает во внимание довод общества «Фармцентр ВИЛАР» об ошибочности вывода суда апелляционной инстанции о недоказанности факта нарушения обществом «Канонфарма продакшн» исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 189612, однако указанный ошибочный вывод не привел к принятию неправильного судебного акта.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, не установлено.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что приведенные в кассационной жалобе доводы заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Таким образом, обжалуемый судебный акт является законным, обоснованным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016
по делу № А41-71432/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Фармцентр ВИЛАР» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья Д.А. Булгаков

Судья И.В. Лапшина

Судья Н.Л. Рассомагина