Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы иностранного лица GPM spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytova (Usmiechu 1, 32-083 Balice, Poland) и общества с ограниченной ответственностью «Центрум-А» (ул. Ленина, д. 1, корп. 109, эт. 2, комн. 1, р.п. Запрудня, г. Талдом, Московская обл., 141960) на решение Арбитражного суда Московской области от 13.03.2020 по делу
№ А41-95910/2019 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 по тому же делу

по исковому заявлению иностранного лица GPM spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytova к Баринову Александру Владимировичу (г. Дубна, Московская обл.) и обществу с ограниченной ответственностью «Центрум-А» о признании действий нарушением исключительных прав, обязании устранить допущенные нарушения, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр»
(3-я Хорошевская ул., д. 2, стр. 1, Москва, 123308).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица GPM spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytova – Буранова Е.М. (по доверенности от 27.03.2019);

от общества с ограниченной ответственностью «Центрум-А» – Хомкалов С.В. (по решению от 19.07.2011 №4), Журавкова Ж.А. (по доверенности от 12.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо GPM spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia spolka komandytova (далее – истец, компания) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Баринову Александру Владимировичу, обществу с ограниченной ответственностью
«Центрум-А» (далее – общество «Центрум-А») со следующими требованиями (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации):

признать действия Баринова А.В. по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав компании на товарные знаки по международным регистрациям № 1000442,
№ 1068157, № 1184331, № 1186798;

обязать Баринова А.В. аннулировать регистрацию доменного имени galeco.ru;

признать действия общества «Центрум-А» по фактическому использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав компании на товарные знаки по международным регистрациям № 1000442, № 1068157, № 1184331, № 1186798;

обязать общество «Центрум-А» опубликовать на главной странице сайта chekker.ru резолютивную часть решения суда по настоящему делу;

взыскать солидарно с ответчиков в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям № 1000442, № 1068157, № 1184331, № 1186798 в размере 800 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр».

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.03.2020, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020, исковые требования удовлетворены частично; с ответчиков солидарно в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям № 1000442, 1184331, 1186798в размере 400 000 рублей; на общество «Центрум – А» возложена обязанность опубликовать на главной странице сайта chekker.ru резолютивную часть решения суда; в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требования о признании действий Баринова А.В. по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru и о признании действий общества «Центрум-А» по фактическому использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав компании на товарные знаки по международным регистрациям № 1000442, № 1068157, № 1184331, №1186798.

В кассационной жалобе компания указывает, что суды первой и апелляционной инстанции необоснованно отказали в удовлетворении требований истца о признании действий ответчиков по регистрации и использованию домена нарушением исключительных прав истца на товарные знаки. По мнению компании, такой способ защиты, как признание действий направлен на внесение ясности в правоотношения истца и ответчиков, он позволит истцу зарегистрировать и использовать домен в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в связи с чем указанные требования подлежат удовлетворению.

Компания также указывает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции содержат внутренние противоречия, поскольку суды фактически признали действия ответчиков нарушением исключительных прав истца на товарные знаки, однако исковые требования о таком признании не удовлетворили.

Общество «Центрум-А» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить в части взыскания с общества «Центрум-А» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям, обязания опубликовать на главной странице сайта chekker.ru резолютивную часть решения суда, а также в части взыскания судебных расходов по оплате государственной пошлины, направить дело в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе общество «Центрум-А» указывает, что вопреки доводам судов нижестоящих инстанций, общество «Центрум-А» не осуществляло фактическое использование доменного имени galeco.ru.

Заявитель данной кассационной жалобы отмечает, что общество «Центрум-А» выступало информационным посредником, не использовало сайт chekker.ru для продвижения и продажи продукции, развития дилерской сети: общество «Центрум-А» никогда не заключало ни в качестве продавца, ни в качестве покупателя каких-либо дилерских соглашений или договоров поставки кровельных или водосточных систем, информация о которых размещена на сайте chekker.ru; не осуществляло производство каких-либо товаров (ни самостоятельно, ни с привлечением третьих лиц); среднесписочная численность работников общества за 2018 год и 2019 год составляет 1 человек (генеральный директор), что подтверждается сведениями, переданными в Федеральную налоговую службу, в связи с чем вывод об использовании обществом «Центрум-А» сайтов chekker.ru и galeco.ru для продвижения своей или какой-либо иной продукции нельзя признать обоснованным. По мнению общества «Центрум-А», суд первой инстанции не дал оценку всем представленным в дело доказательствам при установлении лица, фактически использовавшего сайты с доменными именами chekker.ru и galeco.ru.

Бариновым А.В. представлен отзыв на кассационную жалобу компании, в котором он просит кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

Компания в отзыве на кассационную жалобу общества «Центрум-А» просит оставить жалобу названной организации без удовлетворения.

В судебном заседании представителем общества «Центрум-А» заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств относительно проведенной сторонами спора процедуры мирного урегулирования спора.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 3 указанной статьи при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию фактических обстоятельств дела, выявленных в ходе его рассмотрения по существу, а также по исследованию ранее не представлявшихся доказательств. В связи с этим представленные обществом «Центрум-А» дополнительные доказательства не могут быть приобщены Судом по интеллектуальным правам к материалам дела.

Как разъяснено в абзацах втором и третьем пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде кассационной инстанции», новые и (или) дополнительные доказательства, имеющие отношение к установлению обстоятельств по делу, судом кассационной инстанции не принимаются. Если лицо, участвующее в деле, представило в суд кассационной инстанции дополнительные доказательства, не представленные им в суд первой, апелляционной инстанции, в том числе вместе с отзывом на кассационную жалобу, то такие доказательства судом кассационной инстанции к материалам дела не приобщаются и при необходимости возвращаются.

На основании изложенного, Суд по интеллектуальным правам возвращает документы, о приобщении которых ходатайствует общество «Центрум-А».

Представители заявителей кассационных жалоб в судебном заседании поддержали доводы своих кассационных жалоб, просили решение и постановление отменить в соответствующих частях, направить дело на новое рассмотрение.

Баринов А.В. и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрение жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и возражениях относительно жалобы.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является правообладателем товарных знаков по международной регистрации № 1000442 «GALECO», № 1068157 «», № 1184331 «», № 1186798 «ГАЛЕКО», включающих в себя словесный элемент «Galeco» или его транслитерацию «Галеко»; товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 39, 41, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе для водосточных и дренажных систем, включая их различные элементы, детали и комплектующие, а также для услуг, связанных с введением указанных товаров в гражданский оборот: продажа в розницу и оптом деталей, материалов и металлических и неметаллических изделий для строительства.

Как указал истец, ему стало известно о наличии в сети Интернет сайта, расположенного на доменном имени «galeco.ru», который является магазином водосточных систем, на указанном сайте и в доменном имени используются обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками компании.

В целях подтверждения нарушения компанией представлены в материалы дела нотариальные протоколы осмотра сайта от 05.10.2018 и
от 07.05.2019.

В соответствии с информацией, предоставленной в ответ на адвокатский запрос регистратором доменных имён «RU-CENTER» (акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр»), являющимся аккредитованным регистратором доменных имен в домене верхнего уровня .RU, администратором домена «galeco.ru» является Баринов Александр Владимирович.

Истец также полагал, что общество «Центрум-А» является лицом, фактически использующим доменное имя и расположенный на нем сайт для предложения к продаже и продажи своей продукции под брендами «Ruplast» и «GLC», являющейся однородной продукцией, для которой зарегистрированы товарные знаки, а также для рекламы собственного сайта-магазина с такой продукцией.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения компании в Арбитражный суд Московской области с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя исковые требования в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на принадлежащие истцу товарные знаки, суд первой инстанции исходил из того, что ответчики являются лицами, фактически использующими доменное имя «galeco.ru», факт нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарные знаки подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. С учетом принципов разумности, соразмерности компенсации нарушения суд счел возможным снизить размер компенсации до 400 000 рублей. При рассмотрении спора судом первой инстанции отклонены ссылки ответчиков на принцип исчерпания прав и легальное происхождение спорного товара, судами отмечено, что ответчиками в материалы дела не представлено грузовых таможенных деклараций на поставленный товар, которые позволили бы идентифицировать ранее поставленный товар истцом в адрес ответчика.

Отказывая в удовлетворении иска в части признания действий ответчиков по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав компании, суд первой инстанции исходил из того, что истцом избран ненадлежащий способ защиты.

Отказывая в иске об обязаниии ответчика Баринова А.В. аннулировать регистрацию доменного имени, суд установил, что регистрация сайта http://galeco.ru была осуществлена в марте 2012 года на имя компании Galeco Limited, Баринов А.В. приобрел домен galeco.ru на открытом аукционе доменов в зоне «ru», поскольку домен был свободен и открыто предложен регистратором к приобретению; в период приобретения домена между истцом и ответчиком имелись партнерские взаимоотношения, что сторонами в ходе рассмотрения дела не оспаривалось. Суд счел, что приобретение ответчиком доменного имени проводилось в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ответчик, получив претензию, направил в адрес истца ответ от 11.09.2019, в котором указал о готовности безвозмездно передать доменное имя истцу, согласовать сроки и порядок его передачи.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для отмены принятых по делу судебных актов в части взыскания с ответчиков суммы компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и обязания опубликовать решение суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и следует из материалов дела, согласно нотариальным протоколам осмотра сайта www.galeco.ru от 05.10.2018 и от 07.05.2019, на названном сайте в разделе «распродажный прайс» предлагаются к продаже «остатки» оригинальной продукции истца, включающих в себя словесный элемент «Galeco». На сайте имелись следующие информационные сообщения: «Завершен 16-ти летний период присутствия на российском рынке водосточных систем Galeco», «все элементы GLC PVC 152/100-100% стыкуются с системой GALECO PVC 152/100 и увеличивают доход более чем на 20%». Внизу страницы сайта www.galeco.ru также есть ссылка на сайт www.chekker.ru, указаны почта «info@chekker.ru» и номер телефона.

Согласно выписке из сервиса Whois, общество «Центрум-А» является администратором домена chekker.ru. Сайт www.chekker.ru является интернет-магазином, предлагающим, в том числе водосточные системы из стали и ПВХ под брендами «Ruplast» и «GLC», при этом на сайте используется и словесное обозначение «GALECO», что подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта www.chekker.ru. Доменные имена chekker.ru и galeco.ru зарегистрированы на одном хостинге и на одном IP-адресе, указанные на сайте электронная почта и номер телефона совпадают с электронной почтой и номером телефона на сайте www.galeco.ru.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам, предусмотренным статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчики являются лицами, фактически использующими доменное имя galeco.ru; принимая во внимание, что Баринов А.В. является администратором доменного имени galeco.ru, а общество «Центрум-А» фактически использует одноименный сайт, на котором используются словесные обозначения, сходные до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками, суд первой инстанции взыскал сумму компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки истца с ответчиков солидарно.

Судами первой и апелляционной инстанции также установлено, что нарушение ответчиком, обществом «Центрум-А», исключительных прав на товарные знаки истца выразилось в том, что на сайте http://chekker.ru общество «Центрум-А» (администратор данного сайта) предлагает товары и услуги, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, при этом на главной странице сайта используется элемент «GALECO», сходный до степени смешения с товарными знаками истца. Факт размещения информации на сайте http://chekker.ru подтвержден протоколом осмотра доказательств.

Поскольку факт использования ответчиками обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим истцу товарными знаками в отношении однородных товаров подтвержден материалами дела, суд первой инстанции на основании статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ пришел обоснованному выводу о взыскании с ответчиков солидарно суммы компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и возложения на ответчика общество «Центрум-А» обязанности опубликовать резолютивную часть решения на главной странице сайта http://chekker.ru.

Доводы общества «Центрум-А» о том, что он не является фактическим пользователем доменов chekker.ru и galeco.ru, заявлены без учета компетенции Суда по интеллектуальным правам (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установление данных обстоятельств, являющихся вопросами факта, относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу (определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308), и выходит за пределы компетенции суда кассационной инстанции.

По сути, доводы общества «Центрум-А» свидетельствуют о его несогласии с установленными по делу фактическими обстоятельствами, с оценкой доказательств судами первой и апелляционной инстанций и не свидетельствуют о судебной ошибке, которая может быть исправлена в суде кассационной инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 АПК РФ), не допускается.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в части взыскания с ответчиков суммы компенсации за нарушение исключительного права истца на товарные знаки и возложения на общество «Центрум-А» обязанности опубликовать резолютивную часть решения суда.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции полагает не достаточно обоснованным решение суда первой инстанции и апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требований об отказе в удовлетворении исковых требований о признании действий Баринова А.В. по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по международным регистрациям № 1000442, 1068157, 1184331, 1186798 и обязании аннулировать регистрацию доменного имени galeco.ru, а также в части отказа в удовлетворении исковых требований о признании действий общества «Центрум-А» по фактическому использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по международным регистрациям №№ 1000442, 1068157, 1184331, 1186798.

Отказывая в удовлетворении иска в указанной части, суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что истцом избран ненадлежащий способ защиты права. Суды указали, что по смыслу статьи 12 ГК РФ и части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо - лицо, чьи права или законные интересы нарушены или оспариваются, должно избрать такой способ защиты нарушенного права, который предусмотрен законом для конкретного вида правоотношений и который позволит в действительности восстановить нарушенное право. При этом ни статья 12 ГК РФ, ни статьи 1250, 1252, 1253, 1474, 1515 главы 4 ГК РФ не предусматривают такой способ защиты права, как признание незаконными действий юридических и физических лиц, не являющихся органами, осуществляющими публичные полномочия, или должностными лицами таких органов.

Судами отклонен довод истца о том, что гражданским законодательством установлен открытый перечень способов защиты нарушенных прав, ввиду чего истец не ограничен в выборе любого способа защиты. По мнению суда первой инстанции, истец не указал, какому изпредусмотренных законом способов защиты соответствует заявленное им требование о признании действий ответчиков по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru, незаконными. Кроме того, по мнению судов первой и апелляционной инстанций, в данном случае не усматривается, каким образом избранный истцом способ защиты приведет к действительному восстановлению прав и законных интересов истца в случае их нарушения ответчиками.

Способы защиты Гражданского права предусмотрены статьей 12 ГК РФ. В названной норме прямо указано, что перечень способов защиты права не является исчерпывающим, защита гражданских прав может быть осуществлена и иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как разъяснено в пункте 158 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

В соответствии с пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения. В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.

Суд кассационной инстанции полагает не достаточно обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что избранный истцом способ защиты права является ненадлежащим (поскольку прямо не поименован в законе и не позволит восстановить нарушенное право).

Иск о признании действий незаконными представляет собой разновидность иска о признании, целью которого является внесение ясности и правовой определенности в правовые отношения истца и ответчиков, констатация наличия исключительного права у истца и нарушение/ отсутствие нарушения его ответчиками.

Данный способ защиты является широко распространенным по данной категории дела, о чем свидетельствуют постановления Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2019 по делу № А40-222169/2018, от 18.04.2019 по делу № А40-15457/2018, от 23.01.2020 по делу № А65-11051/2019, от 22.09.2020 по делу № А55-23131/2018, от 12.02.2021 по делу № А40-192897/2019.

Судами первой и апелляционной инстанции не учтены доводы истца о том, что избранный им способ защиты права может привести к восстановлению нарушенных прав и законных интересов истца.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Принятыми по делу судебными актами установлено и лицами, участвующими в деле не оспаривается, что спорное доменное имя galeco.ru является сходным до степени смешения с товарными знаками истца по международным регистрациям № 1000442, 1068157, 1184331, 1186798. На момент обращения истца с иском являлся действующим сайт с названым доменным именем, который являлся интернет-магазином водосточных систем и предлагал к продаже товары, однородные тем, для индивидуализации которых зарегистрированы принадлежащие истцу товарные знаки.

Судебная коллегия полагает заслуживающими внимания доводы истца о том, что он, являясь правообладателем товарных знаков по международным регистрациям № 1000442, 1068157, 1184331, 1186798 не имеет возможности зарегистрировать домен с использованием упомянутого словесного элемента.

В соответствии с пунктом 4.2.1 Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (утверждено решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20.09.2012 № 2012-07/47) действия по реализации преимущественного права регистрации доменного имени после вступления в силу судебного акта по существу спора в отношении данного доменного имени осуществляются регистратором на основании судебного акта, вступившего в законную силу, в случае, если в резолютивной части судебного акта содержится:

(1) запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежат правообладателю, и (или)

(2) запрет администратору использовать соответствующее доменное имя, и (или)

(3) признание администрирования домена администратором нарушением прав правообладателя.

В силу пункта 4.2.2 названного Положения правообладатель, в пользу которого вынесен судебный акт, указанный в пункте 4.2.1 Положения, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления этого судебного акта в законную силу обладает преимущественным правом регистрации на себя доменного имени, в отношении которого был вынесен этот судебный акт.

В этой связи судебный акт о признании действий ответчиков по регистрации и использованию доменного имени позволит восстановить нарушенное право правообладателя товарного знака.

Судебная коллегия отмечает, что из пункта 158 Постановления № 10 усматривается, что иск о признании незаконным действий по приобретению права на доменное имя и действий по фактическому использованию доменного имени в целом возможен. Вместе с тем из указанных разъяснений высшей судебной инстанции следует, что если подлежащий защите товарный знак не является общеизвестным или не установлена недобросовестная конкуренция, запрет на использование товарного знака может касаться только конкретных товаров или (и) услуг, в отношении которых судом установлено нарушение исключительного права.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что при принятии обжалуемых судебных актов в оспариваемой части судами не учтено, что по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. В связи с этим, выводы судов об отказе в удовлетворении исковых требований о признании незаконными действий ответчиком по фактическому использованию доменного имени находятся в определенном противоречии с установленными судами обстоятельствам относительно фактического использования ответчиками доменного имени galeco.ru.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

На основании изложенного суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требований в указанной части вынесены при неполном исследовании обстоятельств дела, что привело или могло привести к принятию неправильного постановления, в связи с чем его нельзя признать законным и обоснованным.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствующей части подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть вышеизложенное, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам, доводам и возражениям участвующих в деле лиц с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства и принять законный и обоснованный судебный акт.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что выводы, изложенные в настоящем постановлении, не предрешают результат рассмотрения спора по существу, а направлены на обеспечение его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 13.03.2020 по делу
№ А41-95910/2019 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований о признании действий Баринова Александра Владимировича по регистрации и использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по международным регистрациям № 1000442, 1068157, 1184331, 1186798 и обязании аннулировать регистрацию доменного имени galeco.ru, а также в части отказа в удовлетворении исковых требований о признании действий общества с ограниченной ответственностью «Центрум-А2 (ОГРН 1055001801414) по фактическому использованию доменного имени galeco.ru нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по международным регистрациям №№ 1000442, 1068157, 1184331, 1186798.

Направить дело № А41-95910/2019 в Арбитражный суд Московской области на новое рассмотрение в указанной части.

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от 13.03.2020 по делу № А41-95910/2019 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Центрум-А» - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина