Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-2627/2024) ИП ФИО5 на решение Арбитражного суда Мурманской области от 13.12.2023 по делу № А42- 3424/2023, принятое

по иску ИП ФИО5

к ФИО4

3-е лицо: ООО «Хохоро»

о взыскании,

установил:

ФИО5 (ОГРН <***>) обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском к ФИО4 (ОГРН <***>) о взыскании 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 811488 «HOHORO» и возложении обязанностей: по немедленному прекращению использования контрафактных товаров, а также по изъятию таких товаров из оборота и по их последующему уничтожению.

В определении от 28.09.2023 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «Хохоро» (420034, <...> зд. 85Б, помещ. 1100, ОГРН <***>, ИНН <***>).

В заявлении от 19.10.2023 истец уменьшил размер компенсации. Просил взыскать с ответчика 1 200 000 рублей.

В заявлении от 27.10.2023 истец отказался от иска в части требований о возложении на ответчика обязанностей: по немедленному прекращению использования контрафактных товаров, по изъятию контрафактных товаров из оборота и по их последующему уничтожению.

Решением суда от 13.12.2023 прекращено производство по делу в части требований о возложении обязанностей по немедленному прекращению использования контрафактных товаров и изъятию таких товаров из оборота с последующим уничтожением, в иске отказано.

Истец, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на то, что ООО «Царь горы» является фактическим владельцем сайта goramet.ru, использующим его в своей предпринимательской деятельности.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы, представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Общество с ограниченной ответственностью «Хохоро», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направило, что в силу статей 156 и 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не препятствует рассмотрению апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела,до 06.06.2023 истцу принадлежали исключительные права на товарный знак № 811488, что подтверждается данными из открытого реестра товарных знаков Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Товарный знак). Приоритет Товарного знака с 03.11.2020. Срок действия регистрации Товарного знака истекает 03.11.2023. Товарный знак зарегистрирован для использования в классах Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): 07, 11, 35 и 43.

27.04.2021 ФИО5 (Лицензиар) и ФИО4 (Лицензиат) заключен лицензионный договор № 578 (далее - Договор).

Также сторонами подписана Гарантия об установлении цен на продукцию и товары, по условиям которой Лицензиар гарантировал Лицензиату, что в рамках сотрудничества по Лицензионному договору от 27.04.2021 № 578 цены на продукцию и товары, реализуемые согласованным поставщиком - ИП ФИО6 (ОГРНИП <***>) в пользу Лицензиата, не будут превышать согласованных значений.

В дополнительном соглашении от 24.11.2021 к Лицензионному договору ФИО5 (Лицензиар-1), ООО «ХОХОРО» (Лицензиар-2) и ФИО4 (Лицензиат) пришли к соглашению о замене лица, являющегося Лицензиаром по Лицензионному договору от 27.04.2021 № 578. Лицензиар-1 передал все права и обязанности по Договору в пользу Лицензиара-2, а Лицензиар-2 принял их. Лицензиат не возражал против замены лица на стороне Лицензиара и обязался выплачивать Лицензиару-2 все платежи, предусмотренные Договором, а также исполнять перед Лицензиаром-2 все обязанности, предусмотренные Договором (пункт 1 дополнительного соглашения).

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения от 24.11.2021 Лицензиар-2 и Лицензиат вправе заключать дополнительные соглашения/приложения/спецификации к Договору без согласования с Лицензиаром-1 и без его участия.

В дополнительном соглашении к Договору, в котором указана дата его составления - 30.03.2022, ООО «ХОХОРО» и ФИО4 пришли к соглашению о досрочном расторжении Лицензионного договора.

В пункте 2 дополнительного соглашения предусмотрено, что Лицензионный договор утрачивает юридическую силу с момента подписания настоящего дополнительного соглашения. Стороны освобождаются от каких-либо выплат по Договору. Единовременный фиксированный платеж по Договору возврату не подлежит.

В соответствии с пунктом 3 дополнительного соглашения с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения Лицензиат лишается всех прав, предусмотренных Лицензионным договором, включая права использования Товарного знака и Секрета производства Лицензиара. Лицензиат обязан в течении двух месяцев после подписания прекратить использование всех результатов интеллектуальной деятельности ООО «ХОХОРО» согласно разделу 8 Лицензионного договора. Использование исключительных прав Лицензиара Лицензиатом после расторжения Договора влечет за собой применение к Лицензиату санкций, предусмотренных Лицензионным договором.

В обоснование заявленного требования ФИО5 указал, что в период, когда он являлся правообладателем товарного знака № 811488 (с 30.11.2022 до 08.12.2022), по его поручению проведена проверка кофеен самообслуживания ответчика, в результате которой установлено, что в них использовались одноразовые картонные стаканы с нанесением на них изображением «HOHORO». При этом сами образцы (макеты) стаканов истцу не были известны, разрешения на их производство и использование ФИО5 никому не предоставлял.

Согласно чекам о покупке товаров, полученных при проверке кофеен самообслуживания, продавцом кофейных напитков по указанным адресам является ФИО4

19.12.2022 истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованиями о прекращении незаконного использования Товарного знака, об уничтожении контрафактной продукции и о выплате денежной компенсации.

Претензия оставлена без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения в суд.

Суд первой инстанции в иске отказал.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обществом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Исходя из характера спора о защите авторских прав на истце лежит обязанность доказать факты принадлежности ему авторских прав и использования данных прав ответчиком, на ответчике – выполнение им требований действующего законодательства при использовании соответствующих произведений (пункт 3 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судом первой инстанции установлено, что ФИО5 принадлежит исключительное право на товарный знак № 811488 «HOHORO» (далее – Товарный знак). Приоритет Товарного знака с 03.11.2020. Срок действия регистрации Товарного знака истекает 03.11.2030. Товарный знак зарегистрирован для использования в классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 07, 11, 35 и 43.

Суд первой инстанции ссылался на положения Лицензионного договора № 578 от 27.04.2021, применяя их к обстоятельствам правонарушения, выявленного в период с 30.11.2022 по 08.12.2022. Вместе с тем, его условия не регулировали правоотношения Сторон в момент правонарушения, а сам Договор был расторгнут Сторонами задолго до периода правонарушения (с 30.11.2022 по 08.12.2022).

Факт незаконного использования Товарного знака является самостоятельным правонарушением, которое выразилось в изготовлении и использовании для целей предпринимательской деятельности одноразовых стаканов с Товарным знаком Истца.

Лицензионный договор был заключён между Истцом и Ответчиком 27.04.2021, а расторгнут 30.03.2022 (после замены стороны ФИО5 на ООО «ХОХОРО» 24.11.2021).

С учётом Соглашения о расторжении Лицензионного договора Ответчик с 31.05.2022 был лишён любых прав на использование Товарного знака в кофейнях самообслуживания (права на изготовление товаров с Товарным знаком Ответчику не предоставлялись).

Таким образом, Лицензионный договор не действовал в спорный период, а именно с 30.11.2022 по 08.12.2022.

Судом апелляционной инстанции принят во внимание факт направления Ответчиком «Гарантийного письма» от 29.11.2022, из которого следует, что Лицензионный договор на момент составления письма утратил силу.

Лицензионный договор о предоставлении «Логотипа» заключался Сторонами в период государственной регистрации изображения, ставшего в дальнейшем Товарным знаком, в связи с чем Сторонами Лицензионного договора был указан номер заявки на государственную регистрацию товарного знака (страница 3 Договора) – ФИО5 и ФИО4 не имели возможности иным образом идентифицировать предоставляемое изображение, в связи с чем в понятии «Логотип» был указан именно номер заявки на регистрацию будущего Товарного знака. Правоотношения по Договору между Сторонами были связаны именно с Товарным знаком № 811488, на что указывает упоминание понятия «Товарный знак» в Дополнительном соглашении к Договору от 30.03.2022.

Вместе с тем, Ответчику не было предоставлено прав использования «Логотипа» с возможностью использования в работе кофейных аппаратов одноразовых картонных стаканчиков с изображением «HOHORO» - ни раздел 1 Лицензионного договора, ни Приложение № 2 к нему этого не предполагают; доказательств предоставления названных прав в материалы дела не представлено. На основании Договора Ответчик получил лишь право осуществления предпринимательской деятельности под брендом «HOHORO», которое заключалось в использовании «брендированной» мебели кофейни самообслуживания и «брендированных» сопутствующих товаров согласованных поставщиков, однако не предполагало самостоятельного изготовления одноразовых картонных стаканов или приобретения продукции у несогласованных поставщиков.

В период с 30.11.2022 по 08.12.2022 Истцу стало известно о нарушении своих прав на товарный знак: в предприятиях самообслуживания, расположенных в городе Мурманск, использовались одноразовые картонные стаканы с нанесением на них Товарного знака HOHORO. При этом сами образцы (макеты) стаканов Истцу известны не были, разрешения на их производство и использование ИП ФИО5 никому не предоставлял. По факту изложенного ИП ФИО5 была инициирована проверка кофеен самообслуживания, расположенных в городе Мурманск.

Указанная проверка производилась в городе Мурманск третьим лицом (Тайный покупатель).

Согласно чекам о покупке товаров, полученных при проверке кофеен самообслуживания, продавцом кофейных напитков по указанным адресам является ИП ФИО4

Правонарушение, допущенное Ответчиком, заключается в неправомерном использовании Товарного знака Истца (HOHORO) при осуществлении предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли.

Исходя из смысла статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ факт незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака заключается в его использовании без согласия правообладателя и данное обстоятельство само по себе указывает на контрафактность продукции.

В пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъясняется, что согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результатинтеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Поскольку судом апелляционной инстанции установлен и ответчиком не опровергнут факт неправомерного использования принадлежащего истцу объекта исключительных прав, суд приходит к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности по выплате компенсации правообладателю.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и абзаца 6 пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 правообладатель вправе требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, которые продаются иди предлагаются к продаже с незаконным использованием товарного знака. Двукратная стоимость контрафактных товаров в качестве компенсации может быть взыскана не только за фактически проданный товар, но и в случаях предложения к продаже такого товара, исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в двукратном размере стоимости контрафактного товара, предложенного к продаже, а именно в размере 1 200000 руб. Расчёт заявленной суммы произведён на основании признания Ответчика в приобретении контрафактных товаров у ИП ФИО7 на сумму 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей (600 000 руб. х 2 = 1 200 000 руб.)

Расчет истца проведен судом апелляционной инстанции и признан обоснованным по праву и по размеру.

Суд апелляционной инстанции полагает, что указанный размер компенсации с учетом обстоятельств настоящего дела является соразмерным и разумным. В ходе рассмотрения настоящего дела ответчиком надлежащих доказательств наличия оснований для снижения размера компенсации не представлено.

Указанные обстоятельства не приняты во внимание судом первой инстанции. Исковые требования ИП ФИО5 документально подтверждены и ответчиком не опровергнуты, в связи с чем решение суда подлежит отмене, а требования истца – удовлетворению.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Мурманской области от 13 декабря 2023 года по делу № А42-3424/2023 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции.

Прекратить производство по делу в части требований о возложении обязанностей по немедленному прекращению использования контрафактных товаров и изъятию таких товаров из оборота с последующим уничтожением.

Возвратить ФИО5 из федерального бюджета 26000 рублей государственной пошлины.

Взыскать с ИП ФИО4 в пользу ИП ФИО5 1200000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак № 811488.

Взыскать с ИП ФИО4 в пользу ИП ФИО5 28000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

Д.С. Геворкян

О.В. Горбачева