Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет» (630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 2/1, этаж/пом. отметка3,500/7) на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 по делу № А45-20530/2022,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Халики Корп.» (143005, Московская область, г. Одинцово, Говорова улица, дом 21, квартира 5, ОГРН: 1205000050408) к обществу с ограниченной ответственностью «Всемаркет» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Лопатина Владислава Константиновича (Кемеровская область, г. Белово), индивидуального предпринимателя Каминского Георгия Генриховича (Московская область), индивидуального предпринимателя Мустафаева Игоря Мухаддин Оглы (г. Новосибирск), индивидуального предпринимателя Тверитневой Людмилы Александровны (Московская область).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Халики Корп» Коврижных М.С. (по доверенности от 17.03.2022 № 1);

от общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет» Клейменова С.С. (по доверенности от 12.09.2023);

от индивидуального предпринимателя Каминского Георгия Генриховича

Коврижных М.С. (по доверенности от 18.03.2022 № 50АБ6754769).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Халики Корп.» (далее– истец, общество «Халики Корп.») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Всемаркет» (далее – ответчик, общество «Всемаркет») о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 785430 в размере 17 433 010 рублей, расходов на оплату услуг нотариуса в размере 62 500 рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 110 165 рублей.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Лопатин Владислав Константинович, индивидуальный предприниматель Каминский Георгий Генрихович, индивидуальный предприниматель Мустафаев Игорь Мухаддин Оглы, индивидуальный предприниматель Тверитнева Людмила Александровна.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.03.2023 исковые требования удовлетворены частично: с общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Халики Корп.» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 785430 в размере 8 716 505 рублей, 31 250 рублей расходов на оплату услуг нотариуса, а также 55 082 рубля 50 копеек расходов на оплату госпошлины; в удовлетворении остальной части требований отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 решение Арбитражного суда Новосибирской области от 22.03.2023 отменено и принят по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований: с общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Халики Корп.» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав по свидетельству Российской Федерации № 785430 в размере 17 433 010 рублей, 62 500 рублей расходов на оплату услуг нотариуса, а также 113 165 копеек расходов на оплату госпошлины.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

При этом непосредственно в Суд по интеллектуальным правам ответчиком подано ходатайство о приостановлении исполнения постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 по делу № А45-20530/2022 до рассмотрения кассационной жалобы ответчика по существу.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2023 ходатайство ответчика о приостановлении исполнения постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 по делу

№ А45-20530/2022 удовлетворено: исполнение постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 по делу № А45-20530/2022 приостановлено до окончания рассмотрения кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Всемаркет» по существу.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2023 кассационная жалоба принята к производству, назначено судебное заседание по ее рассмотрению на 03.10.2023.

В качестве оснований для отмены обжалуемых судебных актов ответчик ссылается на нарушение норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам, в связи с этим просит, отменить решение суда первой инстанции от 22.03.2023 и постановление суда апелляционной инстанции от 25.07.2023 полностью, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование доводов кассационной жалобы ответчик настаивает на неправомерности выводов судов первой и апелляционной инстанции о том, что он не может быть признан информационным посредником.

С позиции заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанции неправомерно применили методологию расчета двукратного размера стоимости контрафактных товаров, предусмотренная подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку в его основу положены предложения о количестве продукции «наличие которой может быть обеспечено», а не количество контрафактного товара.

С учетом вышеуказанного довода ответчик полагает, что суды первой и апелляционной инстанции не приняли во внимание сложившуюся судебную практику (судебные акты по делам № А40-230070/2019, № А33-20730/2018, № А41-60362/2017), из которой следует необходимость устанавливать реальное количество контрафактного товара.

По утверждению заявителя кассационной жалобы количество предложений к продаже приравнено к количеству произведенного контрафактного товара, при этом выводы судов о количестве контрафактного товара не основан на доказательствах о реальном количестве контрафактного товара. В данном случае в материалы дела представлены доказательства того, что фактически было произведено и реализовано 11 товаров со спорным товарным знаком на общую сумму в размере 37 666 рублей.

Основываясь на вышеуказанных выводах, ответчик считает, что размер присужденной компенсации не соответствует нанесенному ущербу.

В представленных письменных пояснениях к кассационной жалобе, ответчик поддерживает ранее изложенные в кассационной жалобе доводы, а также обращает внимание на нарушение принципа единообразия в толковании и применении норм права.

Согласно правовой позиции истца, кассационная жалоба ответчика не подлежит удовлетворению, поскольку доводы ответчика являются несостоятельными, а постановление суда апелляционной инстанции

правомерным. В частности, истец настаивает на том, что не нарушена методология расчета размера компенсации, предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ; правомерность заявленных исковых требований и аналогичной методологии расчета подтверждается Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2023 по делу № А45-4790/2022 с аналогичными обстоятельствами.

До начала судебного заседания от ответчика также поступило ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до принятия Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) решения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку. По мнению ответчика, данное решение может напрямую повлиять на результаты рассмотрения кассационной жалобы по настоящему делу, поскольку признание предоставления правовой охраны товарному знаку № 785430 недействительным, свидетельствует о том, что у истца отсутствовало исключительное право на товарный знак на момент подачи иска по данному делу, и как следствие, отсутствовало право на иск и основание для взыскания компенсации по настоящему делу.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал ходатайство о приостановлении производства по рассмотрению настоящего дела со ссылкой на положения пункта 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений, изложенных в пункте 142 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10); кассационную жалобу поддержал в полном объеме, пояснил правовую позицию по делу.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства о приостановлении производства по делу, а также против удовлетворения кассационной жалобы, поясняет свою позицию по существу спора.

Рассмотрев ходатайство ответчика о приостановлении производства по рассмотрению настоящего дела, судебная коллегия суда кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Исходя из цели такого правового института арбитражного процесса как приостановление производства по делу, невозможность рассмотрения дела арбитражным судом обусловлена такой взаимной связью дел, при которой обстоятельства, входящие в предмет доказывания по одному делу, устанавливаются или оспариваются в рамках рассмотрения другого дела,

разрешаемого в судебном порядке. При этом приостановление производства по делу в порядке, предусмотренном указанной нормой закона, допускается, если в рамках самостоятельного производства находятся дела, требования по которым связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов.

Кроме того, обязательным условием приостановления производства по делу по указанному основанию является объективная невозможность рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом до разрешения другого дела.

По смыслу норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такая невозможность означает, что, если производство по рассматриваемому делу не будет приостановлено, разрешение дела может привести к незаконности судебного решения, неправильным выводам суда или даже к вынесению противоречащих судебных актов.

Вместе с тем в рассматриваемом случае ответчик просит приостановить производство по рассмотрению настоящего дела до вынесения Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку истца, а не до рассмотрения какого-либо другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Ссылки ответчика на разъяснения, изложенные в пункте 142 постановления № 10 не могут быть приняты во внимание, поскольку абзац первого названного пункта разъясняет о наличии у суда права приостановления производства по делу о нарушении прав в случае рассмотрении Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, а не обязанности у суда.

При этом абзацем вторым пункта 142 постановления № 10 предусмотрено, что в случае если после рассмотрения дела о нарушении исключительного права на патент или на товарный знак, наименование места происхождения товара патент будет аннулирован или предоставление правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара будет признано недействительным, судебный акт по делу о нарушении исключительного права может быть пересмотрен по новым обстоятельствам (пункт 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что проверяет законность обжалуемых судебных актов с учетом установленных судами фактических обстоятельств дела, существующих на дату их вынесения.

В связи с этим приостановление рассмотрения настоящего дела на стадии кассационного производства с учетом наличия уж установленных обжалуемыми судебными актами фактических обстоятельств, судебная

коллегия суда кассационной инстанции полагает нецелесообразным и не отвечающим принципу процессуальной экономии дела.

При таких обстоятельствах ходатайство ответчика о приостановлении производства по рассмотрению настоящего дела подлежит отклонению.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 785430 в отношении товаров 14-го, 16-го, 18-го, 25-го и услуг 35-го классам МКТУ.

Выявив факт предложения на сайте в сети «Интернет» по адресу: https://www.vsemavki.ru/ к продаже товара, содержащего обозначения сходные до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, истец направил в адрес ответчика досудебную претензию, поскольку полагает, что ответчиком нарушены его исключительные права на товарный знак.

Поскольку направленная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с рассматриваемыми требованиями, представив в их обоснование протокол осмотра доказательств от 25.04.2022, распечатку страницы в сети интернет с информацией о заказе № 43632258, фотографиями приобретенного у ответчика товара, видеозаписью получения товара, кассовым чеком от 19.05.2022.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак и нарушения ответчиком исключительных прав истца, придя при этом к выводу о наличии оснований для снижения размера денежной компенсации до 8 716 505 рублей.

Отменяя судебный акт суда первой инстанции и удовлетворяя требования истца в заявленном размере, суд апелляционной инстанции констатировал нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, поскольку именно ответчиком, а не пользователями сайта оказываются сопутствующие (взаимосвязанные) услуги по введению в гражданский оборот созданного продукта (футболок, кружек, значков и пр.), а также услуги по расчетам с заказчиком, по сортировке и хранению результатов, выполненных исполнителями в рамках заказа работ, а также непосредственно вправе выполнить работу по изготовлению товара, рекламирует товары посредством размещения изображения товаров или макетов товаров на сайте в соответствии с агентскими договорами с изготовителем товара, получает за это вознаграждение (примеры таких агентских договоров представлены ответчиком в материалы дела).

При этом разрешая требование истца о взыскании компенсации, суд апелляционной инстанции признал, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для снижения заявленного истцом размера компенсации с учетом критериев, указанных в постановлении

Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - Постановление № 40-П), поскольку продажа товаров через Интернет - магазины является основной деятельностью ответчика, ранее ответчик привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав иных правообладателей; отсутствие доказательств того, что ответчик предпринимал попытки проверки предлагаемых товаров на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц, свидетельствует о грубом характере нарушения; продавец готов к реализации большого количества единиц контрафактной продукции.

Проверив математический расчет компенсации, суд апелляционной инстанции признал его верным, а требование истца подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

В связи с изложенными выводами, суд апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Новосибирской области от 22.03.2023 отменил в полном объеме с последующим вынесением нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В кассационной жалобе ответчик просит отменить решение Арбитражного суда Новгородской области от 22.03.2023 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023.

Однако согласно резолютивной части обжалуемого постановления решение суда первой инстанции от 22.03.2023 отменено и принят по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в заявленном размере, что свидетельствует о том, что судебный акт суда первой инстанции уже признан неправомерным судом апелляционной инстанции.

Вместе с тем суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что судебный акт суда апелляционной инстанции содержит выводы аналогичные выводам суда первой инстанции, изложенные в решении от 22.03.2023 касаемо установления принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, включая признание несостоятельным довод ответчика о том, что он является информационным посредником.

В связи с этим фактически, согласно тексту обжалуемого постановления, суд апелляционной инстанции признал неправомерным вывод суда первой инстанции о наличии оснований для снижения размера

заявленной к взысканию компенсации, что по мнению суда кассационной инстанции, являлось основанием к изменению судебного акта суда первой инстанции в части размера компенсации, а не для его отмены в полном объеме с последующим принятием нового судебного акта.

Таким образом принимая во внимание, что выводы суда апелляционной инстанций о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, включая признание несостоятельным довод ответчика о том, что он является информационным посредником согласуются с выводами суда первой инстанции, правомерность которых оспаривается ответчиком, суд кассационной инстанции полагает возможным проверить обоснованность выводов и суда первой и суда апелляционной инстанции.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий

(часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Как следует из доводов кассационной жалобы, ответчик не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанции о принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 785430, в связи с этим, в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации названные выводы судов первой и апелляционной инстанции не подлежат проверке судом кассационной инстанции.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на неправомерности выводов судов первой и апелляционной инстанции о том, что его нельзя признать информационным посредником.

Как указано в пункте 2 статьи 1253¹ ГК РФ, информационный посредник, осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении следующих условий: он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала; он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала; он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 78 Постановления № 10, если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и

(или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В данном случае, суды первой и апелляционной инстанции установили, что сопутствующие (взаимосвязанные) услуги по введению в гражданский оборот созданного продукта (футболок, кружек, значков и пр.) оказываются не пользователями сайта, а ответчиком. В частности, услуги по расчетам с заказчиком, по сортировке и хранению результатов, выполненных исполнителями в рамках заказа работ, осуществляет ответчик.

Суды отметили, что ответчик вправе непосредственно выполнить работу по изготовлению товара, занимается рекламой соответствующих товаров посредством размещения изображения товаров или макетов товаров на сайте в соответствии с агентскими договорами с изготовителем товара, получает за это вознаграждение (примеры таких агентских договоров представлены ответчиком в материалы дела); получателем платежа от пользователя, загрузившего изображение или выбравшего готовую продукцию с нанесенным изображением, является ответчик.

С учетом изложенного суды пришли к обоснованному выводу о том, что ответчик осуществляет деятельность интернет-магазина, совершая обычные для такого рода деятельности действия: поддержка онлайн- магазина, прием оплаты за произведенный товар, консультирование покупателей, доставка оплаченного товара, а в случае, если он действует в интересах лица, разместившего определенное изображение на товаре, и предлагающего этот товар посредством сайта, действует как коммерческий посредник.

Учитывая вышеизложенное, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что общество «Всемаркет» не является информационным посредником, поскольку вводит товары в гражданский оборот, является продавцом товаров с использованием товарного знака без разрешения правообладателя, тем самым нарушая исключительные права истца.

При названных обстоятельствах соответствующий довод кассационной жалобы ответчика признается судом кассационной инстанции несостоятельным и подлежащим отклонению.

Между тем судебная коллегия признает заслуживающим внимания довод кассационной жалобы ответчика в отношении произведенного истцом, и признанного верным судами первой и апелляционного инстанции, расчета компенсации предъявленного к взысканию.

Так, обращаясь с заявленными требованиями, истец просил взыскать компенсацию в сумме 17 433 010 рублей исходя из двукратной стоимости каждой единицы (модели) представленного на сайте контрафактного товара, предложенного ответчиком на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515

ГК РФ. При этом расчет суммы компенсации истцом осуществлен исходя из наименования каждого товара с учетом количества моделей в размерном ряду каждой товарной позиции и количества вариантов цветовой гаммы, поскольку товар одного цвета и товар другого цвета – это разные товары, содержащие различные характеристики /свойства.

Определяя размер, подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции исходил из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, принял во внимание ходатайство ответчика о снижении размера компенсации, а также количество проданных экземпляров, а также тот факт, что заявленная компенсация в размере 17 433 010 рублей значительно превышает величину возможных убытков истца в отсутствие доказательств их несения, и признал возможным удовлетворить требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак с учетом однократной стоимости каждой единицы (модели) представленного на сайте контрафактного товара, предложенного ответчиком.

Не соглашаясь с указанным выводом суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал на отсутствие критериев, установленных Постановлением № 40-П, и как следствие, отсутствие оснований для определения иного (меньшего) размера компенсации заявленного к взысканию истцом.

При этом суд апелляционной инстанции констатировал верность математического расчета компенсации, произведенного истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Вместе с тем суд кассационной инстанции полагает вывод суда апелляционной инстанции неверным, сделанным с нарушением норм материального права.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пункт 4 статьи 1515 ГК РФ предоставляет правообладателю право требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, рассчитываемой одним из следующих методов: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; либо 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как усматривается из материалов дела, истцом предъявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Применительно к данному способу расчета суммы компенсации в абзацах втором и шестом пункта 61 Постановления № 10 приведены разъяснения, согласно которым, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену. При определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Вопреки вышеизложенным нормативно-правовым положениям, суд апелляционной инстанции признав расчет истца верным, не принял во внимание, что данный расчет содержит товары, которые фактически ответчиком не произведены и не были введены в гражданский оборот.

Между тем предусмотренная подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ методология расчета, как указано в самой норме и прокомментировано в пункте 61 Постановления № 10, предполагает учет стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

При этом суд кассационной инстанции считает недопустимым при расчете суммы компенсации по избранному самим истцом способу учет еще фактически не созданных товаров.

Кроме того согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В данном случае, заявитель кассационной жалобы обоснованно обращает внимание на то, что в обоснование заявленной суммы компенсации и его расчета, в материалы настоящего дела не представлено доказательств, подтверждающих наличие у ответчиков на момент выявленного нарушения физически существующих экземпляров контрафактных товаров, учет которых позволил бы взыскать сумму в размере 17 433 010 рублей.

В свою очередь выбор методологии расчета суммы компенсации осуществлен самим истцом, и именно на нем лежит обязанность представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену.

Более того в противовес представленного истцом расчета ответчиком в суд первой инстанции представлен контррасчет компенсации, а также доказательства (протокол нотариального осмотра, перечень заказов с информацией о документах, подтверждающих их выполнение, агентские договоры, универсальные передаточные документы, отчет о продажах)

фактически изготовленных и реализованных им товаров, содержащих обозначения сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Между тем из судебного акта суда апелляционной инстанции не следует, что представленные ответчиком контррасчет и документы получили надлежащую правовую оценку суда апелляционной инстанции при разрешении требования истца о размере компенсации, подлежащей взысканию.

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о том, что расчет суммы компенсации является верным признается несостоятельным судом кассационной инстанции, поскольку сделан с нарушением норм материального права и без учета представленных в материалы дела доказательств (включая контррасчет и доказательства представленные ответчиком в обоснование данного контррасчета) в обоснование размера такой компенсации.

Вышеуказанные обстоятельства также не приняты во внимание и не учтены судом первой инстанции при определении размера компенсации, подлежащего взысканию с ответчика, в связи с этим не представляется возможным признать правомерным расчет компенсации, определенный в решении Арбитражного суда Нижегородской области от 22.03.2023.

Иные доводы кассационной жалобы ответчика связаны с размером, взысканной судами первой и апелляционной инстанций, в связи с этим, являются производными от расчета компенсации, признанного ранее указанными выводами неверными, и их рассмотрение на данной стадии является преждевременным.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что выводы судов касаемо размера компенсации сделаны с нарушением норм материального права и не соответствуют представленным в дело доказательствам, в связи с этим, не могут быть признаны достаточно мотивированными и соответствующими требованиям статей 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Данное обстоятельство в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых судебных актов и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, полно и всесторонне исследовать все обстоятельства, дать оценку доводам ответчика и возражениям истца относительно подлежащего взысканию размера компенсации с учетом заявленного истцом расчета и представленных в его обоснование доказательств, подтверждающие количество фактически реализованных ответчиком товаров и их цену, и правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Выводы, изложенные в настоящем постановлении, не предрешают результат спора, а указывают на необходимость его рассмотрения на основе правильного применения норм материального и процессуального права исходя из представленных в материалы дела доказательств.

По результатам повторного рассмотрения дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы сторон по уплате государственной пошлины, в том числе за подачу (рассмотрение) кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 22.03.2023 по делу № А45-20530/2022 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело № А45-20530/2022 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской Области.

Отменить приостановление исполнения постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 по делу № А45-20530/2022, принятое определением Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2023.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Н.Н. Погадаев Судья Д.А. Булгаков Судья Ю.М. Сидорская