Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Лашко Алексея Владимировича
(г. Екатеринбург, ОГРНИП 315665800067302) на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2021 по делу № А45-3169/2020

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Лашко Алексея Владимировича к обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Влияние Запада» (ул. Каменская, д. 51, оф. 1,
г. Новосибирск, 630005, ОГРН 1197456001236),

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Содействие Финанс Групп» (ул. Каменская, д. 51, оф. 1,
г. Новосибирск, 630005, ОГРН 1115476142275),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, об обязании прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками.

В судебном заседании принял участие представители:

от индивидуального предпринимателя Лашко Алексея Владимировича – Целыковских П.И. (по доверенности от 11.10.2021);

от общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Влияние Запада» – Захаров В.А. (по доверенности от 21.01.2020 № 43/20).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Лашко Алексея Владимировича (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Влияние Запада» (далее – общество) о признании незаконными действий общества МК «Влияние Запада» по использованию обозначения «Содействие» для индивидуализации услуг
36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 719060, № 719087, № 717707, и однородных им услуг; об обязании общества МК «Влияние Запада» удалить с сайта, размещенного по адресу https://www.sfgroup.ru/, а также с администрируемых им страниц в социальных сетях, размещенных по следующим адресам: httрs://vk.com/finance.help.group, httрs://ok.ru/sfgroup, https://www.facebook.com/promotion.finance.group, https://www.instagram.com /zaim.pod.zalog/, обозначения «Содействие»; обязать общество МК «Влияние Запада» удалить с вывесок, рекламных материалов, включая, но не ограничиваясь, рекламу на рекламных щитах, транспорте, рекламных баннерах, а также прекратить использование в дизайне интерьеров помещений, в которых ведется оказание услуг, обозначения «Содействие»; взыскать с общества МК «Влияние Запада» компенсацию в размере 800 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 719060, № 719087, №717707, а также судебные расходы (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменения предмета заявления).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено общество с ограниченной ответственностью «Содействие Финанс Групп» (далее – общество «Содействие Финанс Групп»).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области
от 31.05.2021 исковые требования исковые требования предпринимателя удовлетворены.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда
от 15.12.2021 решение Арбитражного суда Новосибирской области
от 31.05.2021 изменено: в удовлетворении исковых требований предпринимателя отказано, с предпринимателя взысканы судебные расходы в размере 3 000 рублей.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального права, на несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемое постановление отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Предприниматель не согласен с выводами суда апелляционной инстанции о том, что сходство товарных знаков истца и обозначения ответчика до степени смешения не доказано, а целостное восприятие товарных знаков истца не позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает выводы суда апелляционной инстанции о том, что слово «Содействие» отдельно без каких-либо изобразительных элементов не обладает различительной способностью и не может являться товарным знаком, поскольку относится к общепризнанным терминам.

По мнению предпринимателя, ссылки суда апелляционной инстанции на иные регистрации не могут являться убедительным мотивом для отказа в иске, поскольку делопроизводство по каждому конкретному обозначению (товарному знаку) ведется отдельно.

Заявитель кассационной жалобы также не согласен с выводом суда апелляционной инстанции о том, что материалами дела не подтверждается нарушение прав истца.

В отзыве на кассационную жалобу общество возражает против ее удовлетворения, ссылаясь на законность и обоснованность выводов суда апелляционной инстанции.

В судебном заседании, состоявшемся 24.03.2022, представитель предпринимателя поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Общество с ограниченной ответственностью «Содействие Финанс Групп», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своего представителя не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 719060, № 719087, № 717707, зарегистрированных в отношении услуг 36-го класса «агентства кредитные; выпуск кредитных карточек; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; организация сбора денег и подписей; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги сберегательных фондов; финансирование» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Предпринимателем обнаружено, что общество использует обозначение со словесным элементом «Содействие», сходное до степени смешения с вышеназванными товарными знаками, в отношении однородных услуг, а именно, обозначение со словесным элементом «Содействие» используется на страницах сайта по адресу www.sfgroup.ru и в частности при предложении однородных услуг на страницах сайта https://www.sfgroup.ru/uslugi/, а также в социальных сетях: «В Контакте» по адресу https://vk.com/finance.help.group, «Одноклассники» по адресу https://ok.ru/sfgroup, «Facebook» по адресу https://www.facebook.com/promotion.finance.group, «Instagram» по адресу https://www.instagram.com/zaim.pod.zalog/.

Факты использования спорных товарных знаков зафиксированы протоколом осмотра доказательств, составленным и подписанным нотариусом Иващеновой С.Н.

Согласно сведениям, опубликованным на интернет-сайте www.sfgroup.ru, лицом, ответственным за функционирование этого сайта, является общество.

Кроме того, истцом было установлено, что указанное обозначение используется ответчиком в оформлении офиса, находящегося по адресу места его нахождения, что подтверждается фотографиями, размещенными на указанных выше страницах общества в социальных сетях.

Направленная истцом в адрес ответчика досудебная претензия была оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Новосибирской области с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки.

Отклоняя довод ответчика о том, что он использует не товарные знаки истца, а коммерческое обозначение «», исключительное право на которое перешло к нему на основании договора купли-продажи предприятия от 21.06.2019, заключенного с обществом «Содействие Финанс Групп», в составе которого были включены имущественные права, в том числе право аренды помещения, право на товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 665142, объекты авторского права, сайт, право администрирования доменного имени, страницы социальных сетей и другие объекты, суд первой инстанции основывался на заключении судебной экспертизы, согласно которой время выполнения подписей в договоре купли-продажи предприятия от 21.06.2019 и оттиска печати ответчика не соответствует указанной в документе дате – 21.06.2019, вышеперечисленные реквизиты выполнены не ранее декабря 2019 года.

В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу о том, что договор от 21.06.2019 был подписан сторонами не ранее декабря 2019 года, то есть после направления истцом в адрес ответчика претензии 12.11.2019.

При этом суд первой инстанции критически отнесся к представленному ответчиком в материалы дела соглашению от 14.04.2021, заключенному между ответчиком и третьим лицом, в котором стороны установили, что договор от 21.06.2019 исполнен ими ранее даты его фактического заключения, поскольку указанный документ был представлен ответчиком после получения результатов судебной экспертизы, которая установила несоответствие времени выполнения/нанесения реквизитов указанной в документе дате.

Суд первой инстанции, исследовав имеющиеся в деле доказательства, установил, что предприятие ответчику не передано, право собственности на него не перешло к ответчику, а также отметил, чтодоговор, датированный 21.06.2019, не является договором купли-продажи предприятия, а, значит, исключительное право на коммерческое обозначение по нему не могло быть передано.

Суд первой инстанции исходил из того, что ответчик не представил в материалы дела доказательств наличия достаточных различительных признаков у обозначения, что является обязательным условием возникновения права на коммерческое обозначение, не представил доказательств использования обозначения конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, не представил доказательств приобретения обозначением известности на определенной территории, не представил доказательств момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия, что препятствует установлению даты возникновения исключительного права и не позволяет установить, возникло ли исключительное право раньше даты приоритета товарных знаков истца.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии доказательств того, что исключительное право на коммерческое обозначение возникло до даты приоритета товарных знаков истца и перешло к ответчику.

Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции, указал, что сходство товарных знаков, принадлежащих истцу, и обозначения, используемого ответчиком, не доказано, а целостное восприятие товарных знаков истца не позволяет сделать вывод о сходстве этих обозначений до степени смешения.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отметил, что слово «Содействие» входит во многие товарные знаки, зарегистрированные для однородных услуг 36-го класса МКТУ, и потребители услуг не вводятся в заблуждение относительно лица, предлагающего услуги.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что слово «Содействие» отдельно от каких-либо изобразительных элементов не обладает различительной способностью и не может являться товарным знаком, поскольку относится к общепризнанным терминам и может быть включено в товарный знак как неохраняемый элемент, если не занимает в нем доминирующего положения.

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении отметил, что использование ответчиком обозначения, которое не является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, не нарушает права последнего.

Суд апелляционной инстанции также пришел к выводу о том, что приводимые сторонами доводы относительно использования коммерческого обозначения, даты заключения договора передачи имущественного комплекса в рамках рассматриваемого дела на существо отношений между сторонами не влияют.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение присутствующих судебном заседании представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно подпунктам 2 и 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования:
о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 этого Кодекса.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1
статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак (знак обслуживания) входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком (знаком обслуживания) обозначения в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован, или однородных товаров и услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака (знака обслуживания) либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное
не предусмотрено данным Кодексом.

Наличие у предпринимателя исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 719060, № 719087, № 717707, в защиту которых он обратился в суд, установлено судами первой и апелляционной инстанций на основании оценки представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и взаимной связи, что иными лицами, участвующими в деле, не подвергается сомнению.

Изложенные в кассационной жалобе предпринимателя доводы сводятся к оспариванию выводов суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между обозначением, используемым ответчиком для индивидуализации оказываемых услуг, и товарными знаками истца.

Суд по интеллектуальным правам считает основанным на правильном применении норм материального права и соответствующим установленным фактическим обстоятельствам дела вывод суда первой инстанции о том, что ответчик не обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «», в связи с чем норма пункта 6 статьи 1252 ГК РФ в рассматриваемом случае применению не подлежит.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может признать основанным на правильном применении норм материального права и полном и всестороннем исследовании всех обстоятельствам дела вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства между принадлежащими истцу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации
№ 719060, № 719087, № 717707, и используемым ответчиком обозначением в силу следующего.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных
с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Однако, независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу № А60-6484/2016.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 43 Правил № 482 предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 44 Правил № 482 комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

По результатам анализа сравниваемых обозначений на предмет их сходства до степени смешения суд апелляционной инстанции пришел к выводам об отсутствии между ними сходства.

При этом судом апелляционной инстанции при анализе сходства сравниваемых обозначений не учтено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017,
от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу № СИП-137/2018 и от 26.11.2018 по делу
№ СИП-147/2018.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции – индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Содействие». При этом данный элемент выполнен в сравниваемых обозначениях крупным шрифтом по отношению к иным словесным элементам и занимает существенный объем в комбинированном обозначении.

Суд апелляционной инстанции сильные (доминирующие) элементы, которые подлежали сравнению в первую очередь, в составе сравниваемых обозначений не выявил, анализ изобразительных элементов на основании критериев, установленных в пунктах 43 и 44 Правил № 482, не осуществлял, ограничившись лишь указанием на то, что целостное восприятие товарных знаков истца не позволяет сделать вывод о сходстве.

Следует также отметить, что суд апелляционной инстанции поставил под сомнение охраноспособность словесного элемента «Содействие», входящего в состав товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 719060, № 719087, № 717707, тогда как данный словесный элемент в названных товарных знаках не дискламирован.

Вместе с тем согласно статье 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1497 ГК РФ экспертиза заявки на товарный знак проводится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).

Административная процедура экспертизы заявленного обозначения включает административные действия по проверке соответствия заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям законодательства Федерации. В том числе – по проверке оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака в соответствии со статьей 1483 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 этого Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 ГК РФ признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Согласно разъяснению, данному в пункте 52 Постановления № 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, признание судом какого-либо элемента товарного знака (знака обслуживания) неохраняемым в споре о защите исключительного права на этот знак противоречит вышеприведенным нормам материального права, устанавливающим особый порядок такого признания.

Истец приобрел исключительные права на товарные знаки в установленном законом порядке, пройдя процедуру регистрации товарных знаков.

Таким образом, вывод об отсутствии у слова «Содействие», входящего в состав зарегистрированных товарных знаков, различительной способности выходит за рамки компетенции суда, рассматривающего спор о защите исключительных прав на эти товарные знаки.

Кроме того, судом апелляционной инстанции не проведен анализ на предмет однородности услуг, оказываемых ответчиком с использованием спорного обозначения, и услуг 36-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца.

С учетом изложенного вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями не может быть признан основанным на правильном применении норм материального права, полном и всестороннем исследовании фактических обстоятельств дела.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 № 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Кроме того, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судом апелляционной инстанции не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам могли привести к принятию неверного постановления, оно не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем решение суда первой инстанции не может быть оставлено в силе, поскольку не содержит анализа товарных знаков истца и используемого ответчиком обозначения на предмет их сходства до степени смешения.

Исходя из этого, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2021 по делу № А45-3169/2020 отменить.

Дело № А45-3169/2020 направить на новое рассмотрение в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья А.А. Снегур

Судья А.Н. Березина

Судья Ю.М. Сидорская