Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Промышленная группа «АЛСИКО» (ул. А. Невского, д. 19/25, стр. 1, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Орловской области от 24.01.2014 по делу № А48-3538/2013 (судья Юдина А.Н.) и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2014 по тому же делу (судьи Маховая Е.В., Алферова Е.Е., Владимирова Г.В.),

по иску закрытого акционерного общества «Промышленная группа «АЛСИКО» к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕТ-СОЮЗ» (пер. Торговый, д. 1А, пос. Знаменка, Орловский район, Орловская область, 302520, ОГРН <***>) об истребовании сведений о реализации товаров с использованием товарного знака «Маркиз», об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, о взыскании компенсации в размере 3 000 000 руб.,

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «АЛСИКО-РЕСУРС» (пер. Трехпрудный, д. 11/13, стр. 1, Москва, 123001, ОГРН <***>)

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 01.08.2013 б/н;

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 27.06.2014 б/н;

от третьего лица – представитель не явился, извещен надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество Промышленная группа «АЛСИКО» (далее - ЗАО ПГ «АЛСИКО») обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕТ-СОЮЗ» (далее – ООО «ВЕТ-СОЮЗ») о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 432413 в размере 3 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «АЛСИКО-РЕСУРС» (далее - ООО «АЛСИКО-РЕСУРС»).

Решением Арбитражного суда Орловской области от 24.01.2014, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ЗАО ПГ «АЛСИКО» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт.

В канцелярию Суда по интеллектуальным правам 29.07.2014 от ООО «ВЕТ-СОЮЗ» поступили ходатайства о приобщении к материалам дела отзыва на кассационную жалобу.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство.

В судебном заседании представитель ЗАО ПГ «АЛСИКО» доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель ООО «ВЕТ-СОЮЗ» против удовлетворения кассационной жалобы возражал, в том числе по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, поддержал решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, считает их законными и обоснованными.

ООО «АЛСИКО-РЕСУРС», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, каких-либо ходатайств не представило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, ЗАО ПГ «АЛСИКО» является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 432413, дата приоритета 29.09.2009, дата регистрации 16.03.2011, в отношении товаров 03, 05, 21, 31 классов МКТУ и услуг 44 классов МКТУ.

В обоснование заявленного иска истец ссылался на тот факт, что ООО «ВЕТ-СОЮЗ» без разрешения правообладателя осуществляет реализацию товара – наполнителя для туалета домашних животных, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является ЗАО ПГ «АЛСИКО».

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции пришли к выводу о том, что ЗАО ПГ «АЛСИКО» и ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» являются аффилированными лицами, ввиду чего введение товара с использованием товарного знака «Маркиз» в хозяйственный оборот третьим лицом было произведено с ведома и с согласия правообладателя.

Между тем судами не учтено следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.2 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на использование товарного знака входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком, путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном ГК РФ, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела (части 1, 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Обстоятельства принадлежности истцу прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 432413 были правомерно признаны судами подтвержденным материалами дела и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Между тем, суды пришли к выводу об отсутствии в действиях ответчика нарушения прав истца, поскольку указанный товар был введен в гражданский оборот аффилированным лицом истца – ООО «АЛСИКО-РЕСУРС», то есть с ведома и согласия правообладателя.

Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (в редакции от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» под аффилированными лицами понимаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Кроме того, аффилированными лицами юридического лица являются:

- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 31 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2006 № 6/8, взаимоотношения двух хозяйственных обществ могут рассматриваться как взаимоотношения основного и дочернего общества, в том числе и применительно к отдельной конкретной сделке, в случаях, когда основное общество (товарищество) имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом, либо давать обязательные для него указания.

При этом основное общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

Вместе с тем выводы судов об аффилированности ЗАО ПГ «АЛСИКО» и ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» и подотчетности деятельности ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» перед ЗАО ПГ «АЛСИКО», и, как следствие этого, обладание ЗАО ПГ «АЛСИКО» всей информацией о хозяйственной деятельности ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» основаны лишь на свидетельских показаниях.

По правилам статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

При рассмотрении дела по существу ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции не исследовались учредительные документы истца и третьего лица.

Обстоятельства наличия права у ЗАО ПГ «АЛСИКО» для дачи обязательных указаний для ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» не устанавливались.

Выводы судов о реализации ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» товара с нанесением товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 432413 с согласия правообладателя не мотивированы со ссылками на доказательства, на которых основаны указанные выводы об обстоятельствах дела в нарушение требования пункта 2 части 4 статьи 170, пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, в суде кассационной инстанции представитель истца подтвердил, что в какой - то временной период ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» производило товар с маркировкой его обозначением, однако данные обстоятельства также не устанавливались судебными инстанциями.

Обстоятельства, свидетельствующие о том, что товар, приобретенный на основании товарного чека от 26.03.2013, был произведен в период получения согласия правообладателя на производства товара с маркировкой его товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 432413, также не устанавливались.

Судами не устанавливались обстоятельства уведомления ЗАО ПГ «АЛСИКО» ответчика об отсутствии права ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» на производство товара с нанесением на него маркировки товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 432413.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из буквального толкования искового заявления следует, что истец вменяет ответчику нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 432413, что подтверждено копией товарного чека от 26.03.2013 на сумму 500 рублей, при этом предъявляет требование об истребовании у ответчика сведений о реализации товаров с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 432413.

Судами не установлена правовая природа требования об истребовании у ответчика сведений о реализации товаров с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 432413, в том числе является ли это самостоятельным требованием, основанным на нормах материального права, либо это ходатайство истца в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предъявленное с целью уточнения расчета компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак о взыскании которой предъявлен настоящий иск.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при рассмотрении спора по существу суд не определил на основании какой нормы права подпункта 1 или подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ основано требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 3 000 000 руб.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при оспариваемых судебных актов, судами установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов судов, содержащихся в решении постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также допущено нарушение норм материального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований, как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: исследовать учредительные документы ЗАО ПГ «АЛСИКО» и ООО «АЛСИКО-РЕСУРС», установить наличие либо отсутствие факта аффилированности указанных юридических лиц, в том числе, являлись ли обязательными для исполнения третьим лицом указания истца, даваемые ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» в процессе их взаимодействия по производству товаров либо корпоративных правоотношений, давалось ли правообладателем разрешение на производство товаров ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 432413, уведомлял ли истец ООО «АЛСИКО-РЕСУРС» о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 432413 и в какой временной период, а также определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации с учетом требований статьи 401 ГК РФ.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Орловской области от 24.01.2014 по делу № А48-3538/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов

Судья

С.М. Уколов