Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фишеринг сервис» (ул. Багратиона, 119, 1, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Приморского края от 11.02.2021 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2021 по делу
№ А51-13229/2020

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Фишеринг сервис» к обществу с ограниченной ответственностью «Приморская фабрика орудий лова» (ул. Судоремонтная, 7, г. Находка, Приморский край, 692903, ОГРН <***>) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебное заседание явился представитель общества с ограниченной ответственностью «Приморская фабрика орудий лова» ФИО1 (по доверенности от 19.10.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Фишеринг сервис» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Приморская фабрика орудий лова» (далее – ответчик) о взыскании компенсации в размере 19 182 230 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 456751, об обязании прекратить нарушение исключительного права, об обязании ответчика изъять товар из оборота (с учетом уточнений требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Приморского края от 11.02.2021, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2021, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Кассационная жалоба мотивирована ошибочностью выводов судов об отсутствии доказательств нарушения исключительного права на товарный знак в действиях ответчика по вводу в гражданский оборот глубинных тралов с обозначением «Атлантика».

Истец ссылается на то, что судами дана неверная оценка имеющимся в материалах дела доказательствам. По мнению подателя жалобы, суды ошибочно сделали вывод о невозможности признания достоверным доказательством копии паспорта на изделие, представленного истцом.

Истец указывает на неправомерной отказ в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств у таможенных органов.

Податель кассационной жалобы не согласен с выводами судов о достоверности доказательств, представленных ответчиком, и об отсутствии факта введения в заблуждение ответчиком потребителей в отношении товаров, маркированных спорным обозначением.

Истец отмечает некорректность ссылок суда первой инстанции на использование слова «аналог» в документации ответчика в отношении спорной продукции, которыми суд мотивировал отсутствие нарушения исключительного права на товарный знак.

Кроме того, истец просит суд кассационной инстанции обратить внимание на просьбу ответчика снизить размер компенсации, что, по мнению подателя жалобы, является признанием ответчика о производстве контрафактной продукции.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «Атлантика» по свидетельству Российской Федерации № 456751, зарегистрированного в отношении товаров 22-го класса «сети рыболовные» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истец установил факт реализации ответчиком товара «Трал разноглубинный «Атлантика».

Считая, что ответчиком нарушено исключительное право на упомянутый товарный знак, истец направил в его адрес претензию с требованием прекратить незаконное использование обозначения «Атлантика», выплатить компенсацию и изъять из гражданского оборота произведенный товар.

Оставление ответчиком претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с указанными требованиями.

При этом размер компенсации исчислен истцом исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которые нанесен товарный знак истца.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, пришел к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак.

Отклоняя ссылку истца на пункт 4 заключенного ответчиком со сторонним покупателем договора от 20.05.2020 № 11/2020 на поставку товара «Трал разноглубинный Атлантика 1248 м», суд первой инстанции отметил, что данное указание применено ответчиком в целях сбора, обработки, хранения и представления данных о местоположении судов рыбопромыслового флота и данных о производственной деятельности судов и организаций рыбохозяйственного комплекса.

Данное обстоятельство, как указал суд первой инстанции, не свидетельствует о факте изготовления и реализации ответчиком орудий лова – трала разноглубинного с указанием слова «Атлантика», сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

При этом суд апелляционной инстанции обратил внимание на содержащееся в упомянутом договоре указание на то, что товар является аналогом орудия лова – трала «Атлантика».

С точки зрения суда апелляционной инстанции, «слово аналог в данном случае не является подтверждением изготовления копии объекта того же назначения, близкого по совокупности существенных признаков с нанесением товарного знака «Атлантика» и «Atlantica». Ссылка в договоре «Изготовляемые орудия лова являются аналогом орудия лова по коду ОСМ 612 – Трал разноглубинный Атлантика 1248» направлена исключительно для дополнительного раскрытия ссылки на код ОСМ 612, по существу определяя согласованные сторонами требования к качеству товара, по определенному коду ОСМ.»

Суд по интеллектуальным правам считает, что выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, суды неправильно применили нормы материального права к установленным ими обстоятельствам.

Как указано выше, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В рассматриваемом деле использование ответчиком в договоре от 20.05.2020 № 11/2020 на поставку товара «Трал разноглубинный Атлантика 1248 м» обозначения «Атлантика», являющегося единственным словесным элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 456751, было установлено судами, и по существу не оспаривалось ответчиком.

Между тем суды, установив данное обстоятельство, не учли указанные положения пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

В то же время приведенные выше суждения в мотивировочных частях обжалуемых решения и постановления, положенные в основу выводов судов об отсутствии факта нарушения исключительных прав, не имеют отношения к предмету настоящего спора и обстоятельствам, подлежащим исследованию и установлению по настоящему делу.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 157 Постановления № 10, употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Вместе с тем из обжалуемых судебных актов не усматривается, что при рассмотрении настоящего дела суды установили использование термина «Атлантика» именно в таком качестве, что могло бы послужить основанием для вывода об отсутствии нарушения исключительного права на товарный знак.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Приморского края от 11.02.2021 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2021 по делу № А51-13229/2020 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий	В.В. Голофаев
Судья	С.П. Рогожин
Судья	А.А. Снегур