Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобуобщества с ограниченной ответственностью «Быстра» (примерно 1,5 км по направлению на юго-запад от ст., станица Усть-Быстрянская, Усть-Донецкий район, Ростовская область, 346555, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.06.2020 по делу № А53?35289/2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «БЫСТРА» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (г. Гуково, Ростовская область, ОГРНИП <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителяобщества с ограниченной ответственностью «Быстра» ФИО2 (по доверенности от 05.12.2020),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Быстра» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – предприниматель) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 613484 в двукратном размере стоимости права использования товарного знака в сумме 7 372 200 рублей.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 15.06.2020, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять новое решение об удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов о незаконности обжалуемых судебных актов истец ссылается на то, что суды пришли к необоснованным выводам относительно недоказанности истцом нарушения его исключительных прав именно ответчиком и предъявления иска к ненадлежащему ответчику.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, суды должны были руководствоваться презумпцией того, что действия представителя ответчика по нарушению исключительного права, установленные в приговоре мирового судьи судебного участка № 3 Гуковского судебного района Ростовской области от 27.05.2020 по делу № 1-21/2020, являются основанием для взыскания компенсации с предпринимателя, что соответствует разъяснениям, изложенным в пунктах 53 и 54 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10).

Истец ссылается на то, что суд апелляционной инстанции неправомерно сослался на договор доверительного управления компанией по розливу бутилированной воды «Водолей» 2017 года, так как он в силу требований статей 167, 168 и 1015 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является ничтожным, так как ФИО3 индивидуальным предпринимателем на дату его заключения не являлся.

В судебном заседании представитель истца выступил по доводам, содержащимся в кассационной жалобе, и просил удовлетворить изложенные в ней требования.

Возражения на кассационную жалобу, представленные ответчиком через систему «Мой Арбитр» 29.12.2020, Суд по интеллектуальным правам в судебном заседании определил возвратить представившему ему лицу, ввиду не заблаговременного его направления (вручения) истцу (часть 2 статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество является правообладателем серии товарных знаков «СЕРЕБРЯНАЯ», в том числе словесного товарного знака «СЕРЕБРЯНАЯ» по свидетельству Российской Федерации № 613484, зарегистрированого для ряда товаров 32-го класса МКТУ, в том числе для различных видов питьевой воды: воды (напитки); воды газированные; воды минеральные (напитки); воды столовые.

Согласно правовой позиции истца предприниматель без разрешения истца продает, и таким образом вводит в гражданский оборот товар - питьевую воду с использованием обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками.

В частности, питьевая вода под обозначением «СЕРЕБРЯНАЯ» (в нескольких вариантах оформления этикетки, в том числе в варианте с дополнительным обозначением «ЗАПОВЕДНАЯ» и местом производства - Лаго-Наки) с аналогично изобразительно оформленной этикеткой в бутылках объемом 5 л и 19 л была обнаружена в продаже в торговой точке по адресу: <...>, принадлежащей предпринимателю, что подтверждается фотоснимками продукции и копии товарных чеков о ее приобретении.

По данному факту по заявлению общества 27.02.2019 возбуждено уголовное дело в отношении представителя ответчика ФИО3, ведущего бизнес предпринимателя на основании доверенности. Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Гуковского судебного района Ростовской области от 27.05.2020 по делу № 1-21/2020, было установлено, что ФИО3, действуя от лица предпринимателя на основании доверенности от 25.09.2017 № 61 АА5443188, с целью осуществления преступного умысла, направленного на незаконное использование сходных обозначений товарных знаков для однородных товаров, в августе 2018 года, находясь в неустановленном месте, разработал эскиз этикетки для бутылок с питьевой водой под наименованием «Заповедная Серебряная», обозначения которого сходно до степени смешения с товарным знаком «Серебряная», исключительным правообладателем которого согласно свидетельствам, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации: № 613484 от 18.04.2017, № 298151 от 15.11.2005, № 555381 от 22.10.2015, № 555427 от 22.10.2015, № 555603 от 26.10.2015, № 555622 от 26.10.2015, в отношении товаров 05, 32-го классов МКТУ является общество. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО3, 17.01.2018, находясь в помещении типографии ООО «Алина» расположенной по ул. Ломоносова, 310 г. Таганрога Ростовской области, заключил договор № 1-19 от 17.01.2018 от имени ИП ФИО1 на поставку продукции с ООО «Алина», согласно которому в ООО «Алина» были изготовлены этикетки с нанесенным на них маркировочным знаком «Заповедная Серебряная» для поклейки на бутылки объемом 19 литров в количестве 3 500 штук, а также этикетки с нанесенным на них маркировочным знаком «Заповедная Серебряная» для поклейки на бутылки объемом 5 литров в количестве 3 500 штук.

После чего, действуя вопреки интересам компаний общества и не имея с ними соглашения об использовании товарных знаков «Серебряная» ФИО3 в период времени с августа 2018 года по 27.02.2019, в цеху, расположенном по ул. Шахтерская, 19 г. Гуково Ростовской области, организовал изготовление питьевой воды, изготовив не менее 163 бутылок, снабдив их маркировочным товарным знаком «Заповедная Серебряная» с целью последующей ее реализации, заведомо зная, что такого рода товар, согласно ст. 1515 ГК РФ является контрафактным, предлагал к продаже и продавал продукцию с незаконно нанесенной на нее маркировкой, схожей до степени смешения с товарным знаком «Серебряная» зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за обществом, часть из которых были поклеены на бутылки с питьевой водой объемом 19 и 5 литров и впоследствии поступили на реализацию в торговые точки.

Приговором установлено, что ФИО3 умышленно, незаконно неоднократно использовал чужой товарный знак, чем причинил обществу ущерб, выразившийся в виде недополученных доходов из-за снижения потребительского спроса на оригинальную продукцию, в результате появления на рынке неучтенного количества контрафактных экземпляров, установления демпинговых цен и уменьшения рынка сбыта легальной продукции, а также вред деловой репутации правообладателя, выразившийся в подрыве их авторитета и престижа за счет низкого качества контрафактной продукции.

По сведениям ОМВД по г. Гуково Ростовской области, производство и реализация данной воды начаты ответчиком в декабре 2018 года и продолжались в апреле 2019 года, в том числе уже в период проведения ОМВД по г. Гуково проверки по фактам незаконного использования товарных знаков, а также после возбуждения уголовного дела.

Период использования товарных знаков ответчиком, как полагает истец, составил не менее чем с декабря 2018 года по апрель 2019 года.

Ссылаясь на то, предпринимателем нарушены исключительные права на товарный знак, общество обратилось в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1226, 1484, 1515 ГК РФ, учитывая обязательность для арбитражного суда приговора мирового судьи судебного участка № 3 Гуковского судебного района Ростовской области от 27.05.2020 по делу № 1-21/2020 (далее – приговор суда от 27.05.2020) по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом, пришел к выводу об отсутствии у ответчика обязательств по возмещению компенсации за незаконное использование товарного знака.

При вынесении решения суд первой инстанции исходил из того, что приговором суда установлено непосредственное виновное физическое лицо ФИО3, поэтому гражданско-правовую ответственность за использование товарного знака должен нести не ответчик, а виновное в преступлении физическое лицо ФИО3

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, согласился с выводами о том, что приговор суда от 27.05.2020 на основании части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора, а, следовательно, виновным лицом за нарушение прав на товарный знак, является ФИО3

При этом суд апелляционной инстанции указал, что ФИО3 и предпринимателем в 2017 году заключен договор доверительного управления компанией по розливу бутилированной воды «Водолей», на основании которого ФИО3 вел хозяйственную деятельность предприятия, в результате которой установлено нарушение исключительных прав общества.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Истец заявил требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком.

На ответчика возлагается бремя доказывания законности использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности.

Как было указано выше, истец обратился с иском о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 613484, ссылаясь на то, что представленными доказательствами подтверждается факт ввода в гражданский оборот и продажу предпринимателем товара питьевой воды «Заповедная Серебряная», с незаконным использованием указанного товарного знака. Указывая на вышеперечисленные обстоятельства, истец предъявил требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела, не опровергая наличие у истца исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 613484, было указано, что поскольку виновным в совершении уголовного наказуемого деяния согласно приговору суда от 27.05.2020 был признан ФИО3, то предприниматель является ненадлежащим ответчиком по делу.

Между тем судами не учтено следующее.

Как следует из материалов дела, и не оспаривается сторонами, ФИО3 по приговору суда от 27.05.2020 был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В пункте 53 постановления № 10 разъясняется, что применение к лицу, нарушившему интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, мер административной или уголовной ответственности не исключает возможности применения к этому же лицу мер защиты интеллектуальных прав в гражданско-правовом порядке.

Поэтому сам по себе факт привлечения ФИО3 к уголовной ответственности не исключает возможности применения к иному лицу мер защиты интеллектуальных прав в гражданско-правовом порядке при наличии соответствующих доказательств.

В то же время в соответствии со статьей 401 ГК РФ действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями самого должника, и он несет за них ответственность.

В силу пункта 1 статьи 1068 ГК РФ юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Из смысла приведенных норм права следует, что одним из условий ответственности работодателя является причинение вреда работником именно при исполнении им трудовых (служебных, должностных) обязанностей, то есть вред причиняется в связи с исполнением трудовой функции. К таким действиям относятся действия производственного (хозяйственного, технического) характера, совершение которых входит в круг трудовых обязанностей работника по трудовому или гражданско-правовому договору.

Кроме того, согласно разъяснениям пункта 54 постановления № 10 надлежащим ответчиком по требованию о применении мер ответственности за нарушение исключительного права, допущенное работником юридического лица или гражданина при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, является названное юридическое лицо или гражданин, работник которого допустил нарушение (пункт 1 статьи 1068 ГК РФ).

Основанием гражданско-правовой ответственности, установленной статьей 1064 ГК РФ, является правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие), нарушающее субъективные права других участников гражданских правоотношений.

Факт нарушения исключительных прав ФИО3 действовавшим от имени предпринимателя на основании доверенности от 25.09.2017 № 61 АА5443188 был установлен в приговоре суда от 27.05.2020.

Кроме того судами не были приняты во внимание иные представленные истом доказательства о нарушении предпринимателем исключительных прав истца (договора поставки от 01.01.2017, 05.02.2017, 01.11.2017, 28.12.2017, товарная накладная от 16.01.2019, подписанные лично предпринимателем).

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то обстоятельство, что с иском по настоящему делу обратился правообладатель исключительного права товарного знака. Отказ в удовлетворении его требований при установлении факта нарушения его исключительных прав по мотиву того, что виновным в совершении уголовного наказуемого деяния был признан представитель предпринимателя, свидетельствует о необоснованном ограничении правообладателя в судебной защите и противоречит вышеназванным положениям гражданского законодательства и разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным прав соглашается с доводом истца о том, что суд апелляционной инстанции необоснованно сослался на то, что между ФИО3 и предпринимателем в 2017 году заключен договор доверительного управления компанией по розливу бутилированной воды «Водолей», на основании которого ФИО3 вел хозяйственную деятельность предприятия, в результате которой установлено нарушение исключительных прав общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1015 ГК РФ доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.

ФИО3 не будучи предпринимателем, в силу указанной нормы права не может быть доверительным управляющим и субъектом отношений по договору доверительного управления.

С учетом изложенного выше Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судами первой и апелляционной инстанций не были установлены и исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, обжалуемые решение и постановление приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, рассмотреть вопрос о составе лиц, участвующих в деле, с учетом в судебных актах выводов в отношении ФИО3, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 15.06.2020 по делу № А53?35289/2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

А.А. Ерин