Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Топган» на решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.03.2022 по делу № А53-36363/2021

по иску ООО «Топган»

к ответчику - индивидуальному предпринимателю ФИО3

о взыскании убытков

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Топган" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО3 упущенной выгоды в размере 2420000 рублей (с учетом уменьшения размера требований в прядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - т. 1 л.д. 97-101).

Решением от 23.03.2022 в иске отказано.

Решение мотивировано тем, что договор не содержит запрета на ведение деятельности под другим брендом в парикмахерских, не предусмотренных договором концессии. На момент заключения договора ФИО3 уже подал заявку на регистрацию товарного знака "Tommy GUN". Оснований для взыскания убытков в виде упущенной выгоды не имеется.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность и необоснованность решения, просил его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель сослался на то, что ответчик нарушил ограничения, предусмотренные в пунктах 3.3.7 и 3.3.8 спорного договора, в результате чего у истца возникли убытки в виде упущенной выгоды.

Судом дано неверное толкование условий пункта 3.3.7 договора коммерческой концессии от 16.01.2017 № РНД_001, в котором используется термин "предпринимательская деятельность" в широком смысле, а не в смысле деятельности с использованием товарного знака "Top Gun". Данное условие включено в договор с целью ограничения возможности ответчику вести аналогичную, конкурирующую деятельность.

Кроме того, ответчик в нарушение условий пункта 3.3.8 договора зарегистрировал товарный знак "Tommy Gun" 07.12.2018, приоритет защиты - 11.01.2016. Таким образом, заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) сходного до степени смешения с товарным знаком истца - "Top Gun" в аналогичной деятельности подана ответчиком после заключения соглашения от 25.02.2015 с аффилированным с истцом лицом.

Судом не приняты во внимание выводы по делу № А32-58331/2020 о злоупотреблении правом ФИО3, факт недобросовестного поведения ответчика и злоупотребления правом установлен также при рассмотрении иных дел № А41-2486/2020, А68-16/2020. При рассмотрении названных дел ответчик не оспаривал факт нарушения им договора, не возражал относительно осуществления деятельности в барбершопе "Tommy Gun", следовательно, в силу принципа "эстоппеля" не может отрицать данных обстоятельств в настоящем деле.

Вследствие нарушений ответчиком ограничений, предусмотренных договором, истцу причинены убытки в размере неполученной фиксированной части вознаграждения, ежемесячного вознаграждения и ежемесячного маркетингового платежа по двум барбершопам. Не выяснены обстоятельства наличия договорных отношений между ответчиком и правопредшественником правообладателя товарного знака, которые установлены при рассмотрении дела № А53-33353/2017. При рассмотрении названного дела установлено, что ответчик выразил волеизъявление на использование товарного знака "Top Gun" уже 25.02.2015.

По ходатайству сторон судом апелляционной инстанции организовано проведение онлайн-заседания.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца жалобу поддержал.

Представитель ответчика в заседании доводы жалобы отклонил как несостоятельные по основаниям, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителей сторон, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 16.01.2017 между сторонами заключен договор коммерческой концессии № РНД_001 (т. 1 л.д. 120-128), согласно которому ООО "Топган" (правообладатель) обязалось предоставить ФИО3 (пользователь) право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав в пределах территории города Ростова-на-Дону и города Краснодара, пользователь обязался уплатить правообладателю обусловленное договором вознаграждение.

Комплекс исключительных прав, пользование которыми предоставляется по договору определен в пункте 1.2.

Пользователь обязался открыть не менее 1 мужской парикмахерской в г. Краснодаре (пункт 2.9).

В пункте 3.3.7 договора пользователь обязался без предварительного письменного согласия правообладателя не использовать при ведении предпринимательской деятельности какие-либо товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие обозначения или иные обозначения, за исключением товарного знака или иных средств индивидуализации, предоставленных правообладателем, для индивидуализации мужских парикмахерских, открытие которых предусмотрено настоящим договором.

Кроме тог, пользователь обязался в течение срока действия договора, а также после его прекращения, не предпринимать попыток, прямо или косвенно, как, действуя самостоятельно, так и через третьих лиц, оспорить (или) зарегистрировать на собственное и (или) иное имя права на интеллектуальную собственность правообладателя, его дочерних, зависимых и (или) аффилированных лиц, включая права ноу-хау, товарный знак. права на сходные до степени смешения с ними объекты, а также запатентовать любые способы производства, технологии, используемые правообладателем (пункт 3.3.8).

Пользователь обязался: выплатить фиксированное вознаграждение - 250000 рублей (пункт 6.1.1 договора), выплачивать ежемесячное вознаграждение за маркетинговые услуги - 10000 рублей (пункт 6.1.2 договора) и ежемесячное вознаграждение за использование комплекса прав - 30000 рублей (пункт 6.1.3 рублей).

Предоставление права использования средств индивидуализации по данному договору зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.08.2017 за номером РД0230411 на срок до 16.01.2022 на соответствующей территории использования.

Расторжение указанного договора зарегистрировано 12.05.2020 за номером РД0332298.

Ссылаясь на нарушение пользователем условий пунктов 3.3.7 и 3.3.8 договора, ООО «Топган» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом. Такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и другие виды договоров.

Согласно пункту 1 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В пункте 2 названной статьи указано, что договор коммерческой концессии также предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В пункте 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что предусмотренные этим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено данным Кодексом.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено названным Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 этого Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В обоснование своих требований ООО "Топган" ссылается на то, что в период действия договора пользователь развивал свой конкурирующий бизнес, а именно зарегистрировал товарный знак со схожим словесным обозначением - "Tommy GUN", открыл барбершоп "Tommy GUN". По мнению заявителя жалобы, пользователем нарушены ограничения, предусмотренные в пунктах 3.3.7 и 3.3.8 договора коммерческой концессии, в результате чего у ООО "Топган" возникли убытки в размере неполученной фиксированной части вознаграждения, ежемесячного вознаграждения и ежемесячного маркетингового платежа по двум барбершопам ответчика "Tommy GUN" в общей сумме 2420000 рублей.

Согласно статье 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса (пункт 2 названной статьи). Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что применяя статью 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.

По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

Из приведенных норм следует, что для применения ответственности лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения стороной обязательств по договору, наличие и размер убытков, причинную связь между понесенными убытками и ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору. Отсутствие одного из элементов данного состава правонарушения влечет отказ в применении к должнику указанного вида ответственности.

Причинно-следственная связь между нарушением права и причинением убытков должна быть прямой. Единственной причиной, повлекшей неблагоприятные последствия для истца в виде убытков, являются исключительно действия (бездействия) ответчика и отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, повлекшие наступление указанных неблагоприятных последствий.

В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по смыслу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации упущенная выгода представляет собой неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было.

Согласно пункту 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен понести, если бы обязательство было исполнено.

В настоящем споре истец просит взыскать с ответчика 2420000 рублей убытков в виде упущенной выгоды исходя из следующего расчета.

Барбершоп "Tommy GUN" в городе Ростове-на-Дону открыт в 2016 году, договор коммерческой концессии начал действовать с 16.01.2017, то размер убытков подлежит расчету с февраля 2017 года по июль 2020 года - 42 месяца, где фиксированная часть вознаграждения 250000 рублей, ежемесячный маркетинговый платеж 420000 рублей (10000 х 42), размер ежемесячного вознаграждения 1260000 рублей (30000 х 42), итого 1930000 рублей.

Барбершоп "Tommy GUN" открыт в январе 2018 года, фиксированная часть вознаграждения в размере 250000 рублей, ежемесячный маркетинговый платеж в размере 10000 рублей и 30000 рублей - ежемесячное вознаграждение. Деятельность с использованием товарного знака "Tommy GUN" в г. Краснодаре осуществлялась ФИО3 по июнь 2018 года. Пользователь должен произвести оплату платежей по договору, где фиксированная часть вознаграждения 250000 рублей, ежемесячный маркетинговый платеж 60000 рублей (10000 х 6), размер ежемесячного вознаграждения 180000 рублей (30000 х 6), итого 490000 рублей.

Между тем, заявленные исковые требования правомерно оставлены судом первой инстанции без удовлетворения.

В постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2020 по делу № А32-5831/2020 указано, что заключая договор от 16.01.2017 № РНД_001, ФИО3 и общество установили императивный запрет самостоятельного ведения деятельности ООО "Топган", связанной с оказанием парикмахерских услуг населению под обозначением "Tор GUN" на территории городов Ростов-на-Дону и Краснодар, а также запрет на предоставление третьим лицам аналогичного комплекса исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории.

Также в деле № А32-5831/2020 установлено, что ФИО3 осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием парикмахерских услуг под обозначением "Tommy GUN", допустил недобросовестное поведение в части соблюдения правил конкуренции.

При подаче иска по настоящему спору о взыскании с ответчика убытков в связи с открытием других барбершопов, истец ссылается на пункт 3.3.7 договора концессии, согласно которому пользователь настоящим обязуется без предварительного письменного согласия правообладателя не использовать при ведении предпринимательской деятельности какие-либо знаки обслуживания, коммерческие обозначения или иные обозначения, за исключением товарного знака или иных средств индивидуализации, предоставленных правообладателем, для индивидуализации мужских парикмахерских, открытие которых предусмотрено настоящим договором.

Проанализировав пункт 3.3.7 договора концессии, суд первой инстанции пришел к выводу, что по условиям договора в барбершопах, открываемых с использованием передаваемого по договору коммерческой концессии товарного знака "Tор GUN", запрещено использование других знаков обслуживания, коммерческих обозначений или иных обозначений. В тоже время, договор не содержит запрета на ведение деятельности под другим брендом в парикмахерских, не предусмотренных договором концессии.

На момент заключения спорного договора ФИО3 уже подал заявку на регистрацию товарного знака "Tommy GUN", следовательно, нарушений условий пункта 3.3.8 спорного договора не допущено.

Ссылка заявителя жалобы на то, что судом не исследованы взаимоотношения ФИО3 и правопредшественника правообладателя спорного товарного знака, не принимается во внимание судом апелляционной инстанции. Указанные обстоятельств не имеют правового значения для рассмотрения настоящего дела.

Действия, направленные на государственную регистрацию договора концессии реализованы пользователем самостоятельно, вследствие чего государственная регистрация коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017 состоялась только 25.08.2017, то есть после регистрации подачи заявки на регистрацию товарного знака "Tommy GUN" ФИО3

При этом на момент заключения спорного договора ФИО3 уже осуществлял деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака"Tommy GUN".

Ограничение ведение любой иной предпринимательской деятельности не соответствует положениям статьи 1033 Гражданского кодекса российской Федерации, предусматривающей возможные ограничения по договору коммерческой концессии.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что осуществляя деятельность под брендом "Tommy GUN", ФИО3 не нарушал ограничений, указанных в договоре концессии. Оснований для взыскания убытков не имеется. Поскольку истцом не подтвержден факт наличия противоправности в действиях ответчика.

При таких условиях, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что иск правомерно отклонен судом первой инстанции, оснований для отмены или изменения обжалуемого решения суд апелляционной инстанции не усматривает.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.03.2022 по делу № А53-36363/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий Еремина О.А.

Судьи Баранова Ю.И.

Шапкин П.В.