Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В. рассмотрел в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ростовской области (судья Бирюкова В.С. при ведении протокола отдельного процессуального действия помощником судьи Брегер Е.А.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ТПК «Промарматура» (ул. Фрунзе, д. 92, ком. 4А, г. Таганрог, Ростовская область, 347904, ОГРН 1086154007972) на решение Арбитражного суда Ростовской области от 25.08.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021 по делу № А53-3695/2020

по иску публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ул. Ленина, д. 220, г. Таганрог, 347910, ОГРН 1026102573562) к обществу с ограниченной ответственностью «ТПК «Промарматура» о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-Химический комбинат» (ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск, Красноярский край, 662972, ОГРН 1022401404871).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» – Ромасев Р.А. (по доверенности от 23.12.2021 № 153/21);

от общества с ограниченной ответственностью «ТПК «Промарматура» – Лукашев А.Б. (по доверенности от 22.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТПК «Промарматура» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 22589 в размере 2 570 000 рублей (с учетом изменения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-Химический комбинат» (далее – третье лицо).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.08.2021 исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 580 500 рублей.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021 решение суда первой инстанции изменено: с ответчика
в пользу истца взыскана компенсация в размере 869 015 рублей 10 копеек.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой,
в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела
и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции изменить и взыскать с ответчика компенсацию в размере 264 000 рублей.

В обоснование кассационной жалобы ответчик указывает на то, что в основу выводов судов о контрафактности спорных товаров положен акт приемки материалов от 19.03.2020 № 32-13/0438 (далее – Акт), который не может быть признан допустимым доказательством, так как выводы комиссии, содержащиеся в нем, сделаны без документов, указывающих на данные обстоятельства, со слов лиц, участвовавших при его составлении, со стороны истца, полномочия которых ничем не подтверждены.

Ответчик также полагает, что судом первой инстанции необоснованно было отказано в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы, предметом которой должно было стать выяснение вопроса о качестве, технических данных и происхождении спорных товаров.

По мнению ответчика, суды первой и апелляционной инстанций при принятии оспариваемых судебных актов не приняли во внимание тот факт, что решением Арбитражного суда Красноярского края от 03.08.2020 по делу № А33-8278/2020, имеющим преюдициальное значение для настоящего дела, установлено, что товар (вентили запорные Ду50 Ру10,0 Мпа Т-107б с заводскими номерами № 1812033-1812036, № 1812137-1812040, № 1812030-1812032 в количестве 11 штук), поставленный ответчиком третьему лицу по договору поставки от 09.04.2019 № 9066-с/24-2018/13914/364, является некачественным (контрафактным), в связи с чем суды должны были произвести расчет компенсации в отношении лишь указанных изделий, контрафактность которых была установлена.

Ответчик также отмечает, что в отношении качества товаров – вентили запорные Ду50 Ру10,0 Мпа Т-107б с заводскими номерами № 1807886-1807890, № 1807880-1807884 в количестве 10 штук, указатель уровня Т-29бм № 1718525, претензий от третьего лица в адрес ответчика не поступало.

Не соглашаясь с размером взысканной компенсации, ответчик отметил, что суд апелляционной инстанции неправомерно признал экспертное заключение Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты от 21.05.2021 № 085040043 недопустимым доказательством по мотиву отсутствия анализа соответствующего рынка, достаточного количества предложений, максимально приближенных к объектам экспертизы. По мнению ответчика, суд апелляционной инстанции не учел, что эксперту был поставлен вопрос – определить среднерыночную стоимость оригинального товара (аналогичного): вентили запорные Ду50 Ру 10,0 Мпа Т-107б, указатель уровня Т-29бм за период с 2017 по 2018 год, в связи с чем такая информация могла быть получена только из специальных источников, которые занимаются сбором такой информации, но не методом получения в реальном времени информации о стоимости объекта путем сравнения оцениваемого объекта с объектами аналогами.

Отзыв на кассационную жалобу истец не представил.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил обжалуемые судебные акты отменить.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 22589.

В августе-сентябре 2019 года в адрес истца поступил запрос от третьего лица о подтверждении подлинности изготовления на заводе в период с 2017 по 2018 год следующих товаров: вентили запорные Ду50 Ру10,0Мпа Т-107б с заводскими номерами № 1807886-1807890, № 1812033-1812036, № 1807880-1807884, № 1812137-1812040, № 1812030-1812032, указатель уровня Т-29бм с заводским номером № 1718525.

К запросу были приложены копии паспортов на оборудование, а также договоры поставки от 11.09.2017 № 7119-С/24-2017/10179/749, № 8099-с/24-2018/12120/175, от 09.04.2019 № 9066-с/24-2018/13914/364, и спецификации к ним, из которых следует, что оборудование в адрес третьего лица поставлено ответчиком. В соответствии со спецификациями к указанным договорам производителем оборудования является истец. Аналогичная информация содержится в паспортах на оборудование, в которых указано наименование производителя «Открытое акционерное общество Красный котельщик», а также нанесен товарный знак, зарегистрированный на имя истца.

Учитывая тот факт, что оборудование с заводскими номерами № 1807886-1807890, № 1812033-1812036, № 1807880-1807884, № 1812137-1812040, № 1812030-1812032, № 1718525 истцом не изготавливалось, полагая свое исключительное право на товарный знак нарушенным, истцом в адрес ответчика направлена претензия, оставление без удовлетворения которой послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности фактов принадлежности истцу исключительного права на товарный знак и нарушения указанного права действиями ответчика.

В связи с тем, что истцом избран способ исчисления размера компенсации исходя из двукратного размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, а ответчик выразил несогласие с испрашиваемой им суммой, суд первой инстанции определил размер взыскиваемой компенсации на основе вероятной среднерыночной стоимости оригинальных товаров, указанной в экспертном заключении от 21.05.2021. Суд также пришел к выводу о наличии в данном случае оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о снижении размера компенсации до размера однократной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изменил решение суда первой инстанции в части определения размера взыскиваемой компенсации.

Признавая экспертное заключение от 21.05.2021 недопустимым доказательством по делу, суд апелляционной инстанции определил среднюю стоимость контрафактных товаров на основе представленных истцом договоров о реализации своим контрагентам оригинальных товаров, аналогичных контрафактным, и спецификаций к ним.

При этом суд апелляционной инстанции указал, что истец является производителем указанного товара и при расчете компенсации необходимо руководствоваться среднерыночной стоимостью товара, по которой данный товар реализуется контрагентам истца, что соответствует разъяснениям, приведенным в пункте 61 Постановления № 10.

Суд апелляционной инстанции также поддержал вывод суда первой инстанции о возможности снижения компенсации ниже низшего предела, приняв во внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированные в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее – Постановление от 24.07.2020 № 40-П) и от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – Постановление от 13.12.2016 № 28-П), а также разъяснения, изложенные в пункте 62 Постановления № 10.

Принимая во внимание доводы кассационной жалобы, направленные на оспаривание размера компенсации, определенной судами первой и апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции не может признать соответствующими нормам материального и процессуального права выводы, содержащиеся в оспариваемых актах, касающиеся способов расчета подлежащей взысканию компенсации.

Из разъяснений, содержащихся в абзаце шестом пункта 61 Постановления № 10, следует, что в случаях, когда правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Из системного толкования положений статьи 1515 ГК РФ и разъяснений высшей судебной инстанции следует, что при избрании истцом такого способа расчета компенсации, как двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, судам необходимо руководствоваться ценой именно контрафактных товаров. В формулу расчета суммы компенсации не может включаться стоимость правомерно произведенных товаров.

В нарушение указанных положений судом первой инстанции при определении размера компенсации использовались выводы экспертного заключения о среднерыночной стоимости оригинальных товаров, аналогичных контрафактным, поставленным ответчиком третьему лицу, а судом апелляционной инстанции принята во внимание стоимость правомерно произведенных товаров, реализованных по договорам, заключенным истцом различным контрагентам.

В связи с этим суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, без учета правовой позиции высшей судебной инстанции, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как определение размера компенсации за нарушение исключительных прав не относится к компетенции суда кассационной инстанции.

Вместе с тем, коллегия судей не находит обоснованными доводы ответчика, сводящиеся к его несогласию с установленным судами фактом контрафактности поставленной им продукции.

Учитывая специфику споров о защите исключительных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по данным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара – исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности, путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара также подчиняется общим положениям процессуального законодательства о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при вводе ответчиком в гражданский оборот контрафактного товара, а ответчик (при доказанности факта использования) законность использования товарного знака не доказывает, то незаконность такого использования считается подтвержденной в силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Если в такой ситуации ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая это тем, что товар внешне выглядит как оригинальный, товарный знак использован в том виде, в каком его использует сам правообладатель, а в качестве изготовителя на товаре (упаковке) указан сам правообладатель или его лицензиат.

Поскольку ответчик считает недопустимыми доказательства контрафактности поставленных им товаров, положенные в основу оспариваемых судебных актов, и настаивает на оригинальности спорных товаров, то именно на него возложено бремя доказывания соответствующих обстоятельств и представления в материалы дела надлежащих доказательств, подтверждающих источник их происхождения.

Между тем в доводах кассационной жалобы отсутствует указание на доказательства оригинального происхождения контрафактных товаров, которые представлялись ответчиком в ходе рассмотрения дела и были оставлены судами первой и апелляционной инстанции без надлежащей правовой оценки.

Ссылка ответчика на немотивированное отклонение судом первой инстанции ходатайства о назначении экспертизы как на основание отмены судебных актов, отклоняется судом кассационной инстанции, так как назначение экспертизы по делу в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является правом, а не обязанностью суда. Так как заявленное ходатайство не было обосновано надлежащим образом, а сам ответчик занял пассивную позицию в процессе доказывания оригинального происхождения поставленных им товаров, суды пришли к выводам о наличии в материалах дела доказательств, достаточных для рассмотрения спора по существу, и об отсутствии необходимости в получении дополнительных доказательств.

Соответствующие выводы судов первой и апелляционной инстанций надлежащим образом мотивированы (статьи 15, 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Иные доводы ответчика по существу выражают несогласие с выводами судов относительно установленных обстоятельств спора и направлены на их переоценку, что не допускается в суде кассационной инстанции.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 25.08.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021 по делу № А53-3695/2020 отменить.

Направить дело № А53-3695/2020 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий		В.В. Голофаев
Судьи		Ю.М. Сидорская
		С.П. Рогожин