Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-31253/2023) ИП ФИО2 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2023 по делу № А56-115901/2022, принятое

по иску ИП ФИО2

к ООО "СпецТекстиль СЗ"

о взыскании,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2, ОГРНИП: <***>, (далее – истец, Предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «СпецТекстиль СЗ», адрес: 192148, <...>, литер А, помещение 18-Н, ОГРН: <***>, (далее – ответчик, Общество) о взыскании 200 000 руб. компенсации за использование товарного знака «Комфорт» (свидетельство № 637376) и 200 00 руб. компенсации за использование товарного знака «Практик» (свидетельство № 637377), а также 2 468 руб. 75 коп. расходов за нотариальное удостоверение протокола осмотра доказательств, 142 руб. 40 коп. почтовых расходов.

Решением суда от 24.07.2023 в иске отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Податель жалобы указывает, что поскольку товары, предлагаемые Обществом к продаже однородны товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы спорные товарные знаки, суд первой инстанции пришел к неверному выводу об отсутствие степени смешения обозначений, используемых ответчиком в наименовании позиций товаров с товарными знаками истца. Кроме того, податель жалобы ссылается на звуковое, смысловое и графическое сходство обозначений, используемых ответчиком для продажи товаров, и товарными знаками истца.

В настоящем судебном заседании представитель Предпринимателя поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя не направил, что не является препятствием для рассмотрения дела в настоящем судебном заседании.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Предприниматель является правообладателем следующих товарных знаков:

- "Практик" (свидетельство N 637377, приоритет от 01.02.2016, 09, 16, 20, 25 класс МКТУ);

- "Комфорт" (свидетельство N 637376, приоритет от 23.12.2015, 09, 16 класс МКТУ).

Сведения о данных товарных знаках находятся в открытом доступе в разделе "Открытые реестры" ФИПС по адресу: https://wwwl.fips.ru/registersweb/action?acName=treeBack.

Из информационно-телекоммуникационной сети Интернет истцом получены сведения о том, что Общество посредством сайта: https://www.spetstek.ru на протяжении длительного времени осуществляет продажу специальной одежды (костюм рабочий), маркированной обозначениями «Практик», специальной одежды/обуви (ботинки летние, зимние), маркированной обозначениями «Комфорт», что подтверждается протоколом осмотра страниц данного сайта от 27.05.2022, удостоверенным ФИО3, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы ФИО4.

В обоснование иска истец указал, что используемые ответчиком обозначения «Спец-Прак005тик» и «Спец-Прак003тик» сходны до степени смешения с товарным знаком «Практик» по свидетельству N 637377, поскольку в элементах «Прак005тик» и «Прак003тик» включение между слогами цифровых элементов «005» и «003» соответственно не влияет на восприятие обозначения в целом и на общее впечатление о данном обозначении путем его прочтения с учетом наличия словесного элемента. Также используемое ответчиком обозначение «Спец-Комфорт» сходно до степени смешения с товарным знаком «Комфорт» по свидетельству N 637376, поскольку элемент «Комфорт» имеет доминирующее значение в обозначении ответчика и определяет восприятие потребителем обозначения в целом; при этом, обозначение «Спец» является дополнительным и не влияет на восприятие потребителем обозначения.

Ссылаясь на то, что действия ответчика по продаже, предложению к продаже в сети Интернет одежды, маркированной обозначениями «Спец-Прак005тик», «Спец-Прак003тик» и «Спец-Комфорт», сходными до степени смешения с товарными знаками «Практик» и «Комфорт», созданные истцом для индивидуализации аналогичных товаров, спецодежды, нарушают исключительные права истца на товарные знаки и уменьшают покупательский спрос на его продукцию, истец направил в адрес ответчика претензию от 29.06.2022 с требованием прекратить продажу товаров, маркированных вышеуказанными товарными знаками, а также выплате компенсации за нарушение исключительных прав.

Претензия истца оставлена Обществом без удовлетворения, что явилось основанием для обращения Предпринимателя в суд с настоящим иском.

Суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из недоказанности сходства до степени смешения товарных знаков истца и обозначений, используемых ответчиком для продажи товаров.

Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела и оценив доводы апелляционной жалобы, полагает, что решение суда подлежит отмене на основании следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1503 названного Кодекса в Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Исходя из смысла вышеизложенных норм следует, что исключительное право на товарный знак действует только в отношении тех товаров и (или) услуг, для которых ему предоставлена правовая охрана согласно свидетельству на товарный знак.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ определено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Согласно пунктам 42 - 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак "ПРАКТИК" согласно выписке из реестра товарных знаков зарегистрирован в отношении товаров 9, 16, 20, 25 класса МКТУ, в том числе: одежды для работников различных профессий, одежды с защитными свойствами, униформы, костюмы.

Товарный знак "КОМФОРТ" согласно выписке из реестра товарных знаков, зарегистрирован в отношении товаров 9, 16 класса МКТУ, в том числе: обувь с защитными свойствами специального назначения для работников разных профессий, полуботинки и ботинки для рабочих различных специальностей, ботинки бортопрошивные, ботинки с цельнолитой подошвой.

Истец является правообладателем данных товарных знаков.

Из представленного в материалы дела протокола осмотра сайта https://www.spetstek.ru следует, что ответчик предлагает к продаже специальную одежду/обувь, маркированную обозначениями «Спец-Прак005тик», «Спец-Прак003тик», «Спец-Комфорт» с теми же потребительскими свойствами и функциональным назначением, что вводит в оборот истец, используя те же каналы реализации - сеть Интернет и тот же круг потребителей специальной одежды.

В соответствии с частью 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В силу пункта 18 статьи 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 (далее - Основы) обеспечение доказательств относится к нотариальным действиям, совершаемым нотариусами.

Статьей 102 Основ установлено, что по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. Обеспечение доказательств, размещенных в сети "Интернет", осуществляется путем их осмотра (статья 103 Основ) и фиксации посредством составления протокола с указанием в нем обстоятельств, обнаруженных при осмотре (пункт 45 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 15.03.2000 N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации").

Также лицом, участвующим в деле, может быть самостоятельно зафиксирована находящееся в сети "Интернет" информация доступными ему средствами, и представлена в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее, которая, в свою очередь, относится к числу письменных доказательств, однако которая, должна содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), а также должна быть заверена подписью представляющего ее лица (представителя).

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что спорные обозначения является сходными до степени смешения с товарными знаками предпринимателя и способны ввести в заблуждение потенциального потребителя относительно принадлежности обозначения определенному лицу, тем более, что спорные обозначения использованы при предложении к продаже товаров, аналогичных товарам истца.

По мнению апелляционного суда, в данном случае сравниваемые обозначения товаров на интеренет-сайте https://www.spetstek.ru и товарные знаки истца содержат звуковое, графическое и смысловое сходство. При этом незначительное расхождение в деталях не препятствуют восприятию у обычного потребителя данных обозначений как товарных знаков, принадлежащих истцу.

Используемые ответчиком обозначения «Спец-Прак005тик», «Спец-Прак003тик», «Спец-Комфорт» сходны до степени смешения с товарным знаком «Практик» по свидетельству № 637377 и товарным знаком «Комфорт» по свидетельству № 637376, поскольку элементы «Практик» и «Комфорт» в обозначениях ответчика имеют доминирующее значение и определяют восприятие потребителем обозначений в целом; элементы «Спец», цифры являются дополнительным и не влияют на восприятие потребителем данных обозначений. То есть обозначения «Спец-Прак005тик», «Спец-Прак003тик» ассоциируется с товарным знаком «Практик» в целом, а обозначение «Спец-Комфорт» ассоциируется с товарным знаком «Комфорт» в целом, несмотря на наличие дополнительных элементов.

Ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о том, что товары, предлагаемые к продаже на сайте https://www.spetstek.ru, введены в гражданский оборот самим истцом либо с его согласия.

Доказательств наличия у Общества прав на использование вышеназванных товарных знаков, равно как и доказательств ввода спорных товаров в гражданский оборот непосредственно истцом или с его согласия, ответчиком вопреки части 1 статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления № 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Предпринимателем при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию в сумме 400 000 руб. за использование товарных знаков «Практик», «Комфорт».

В обоснование размера компенсации истцом предоставлены лицензионный договор от 20.12.2017 на использование товарных знаков № 637376, № 637377, № 637374, № 637379, № 637912, № 637362, заключенный с ООО «Эксперт Спецодежда».

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

На основании пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Согласно пункту 4.1.1 договора от 20.12.2017 размер вознаграждения за право использования товарного знака «Комфорт» (№ 637376) составляет 200 000 руб. в месяц, но не менее 5% от стоимости всего отгруженного товара за данный месяц.

Размер вознаграждения за право использования товарного знака «Практик» (№ 637377) составляет 10 000 руб. в месяц, но не менее 5% от стоимости всего отгруженного товара за данный месяц.

В отзыве на иск ответчик, ссылаясь на незначительный оборот и небольшую прибыль, просил снизить размер компенсации.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исходя из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, принимая во внимание характер допущенного нарушения, суд апелляционной инстанции почитал возможным снизить размер компенсации до 20 000 руб. за каждый товарный знак в соответствии с принципам разумности и соразмерности.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию 40 000 руб. компенсации.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 2 468 руб. 75 коп. расходов за нотариальное удостоверение протокола осмотра доказательств, 142 руб. 40 коп. почтовых расходов.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В материалы дела представлены акт и платежное поручение об оплате услуг нотариуса, а также квитанции об оплате почтовых услуг, в связи с чем, спорные судебные расходы подлежат отнесению к возмещению за счет ответчика на основании статьи 106 АПК РФ.

Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина платежным поручением от 30.09.2022 N 289 в размере 7 400 руб., при подаче апелляционной жалобы – 3 000 руб. согласно платежному поручению от 04.08.2023 N268.

С учетом частичного удовлетворения исковых требований судебные расходы в порядке статьи 110 АПК РФ по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2023 по делу № А56-115901/2022 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецТекстиль СЗ» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 20 000 руб. компенсации за использование товарного знака «Комфорт»; 20 000 руб. компенсации за использование товарного знака «Практик»; 1 890,70 руб. расходов по госпошлине по иску и апелляционной жалобе; 474,96 руб. судебных издержек.

В остальной части иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

Д.С. Геворкян

Л.П. Загараева