Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело А56-12274/2020 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции,

по иску ООО «ТД «АРМАТЕХ»

к ООО «ЭПАКОМ НЕВА»

3-е лицо: ООО «ЭПАКОМ»

о запрете незаконного использования полезной модели, охраняемой патентом; о взыскании компенсации за нарушение исключительного патентного права на полезную модель по патенту, а также расходов по уплате государственной пошлины,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Арматех" (далее – истец, ООО "ТД "Арматех") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Эпаком Нева" (далее – ответчик, ООО "Эпаком Нева") о запрете незаконного использования полезной модели, охраняемой патентом RU191161 "Сигнализатор уровня раздела сред", о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. за нарушение исключительного патентного права на полезную модель по патенту RU191161, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 29 000 руб.

Решением суда от 25.02.2021 исковые требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить.

Определением суда от 25.05.2021 апелляционный суд перешел к рассмотрению дела № А56-12274/2020 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, а также привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «ЭПАКОМ» (ОГРН <***>).

От ООО «ЭПАКОМ» и ООО «ЭПАКОМ НЕВА» поступило ходатайство о назначении патентоведческой экспертизы

Определением суда от 17.08.2021 по делу №А56-12274/2020 назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО «Ленинградская экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» ФИО6, производство по настоящему делу приостановлено до проведения судебной патентоведческой экспертизы ООО «ЛЭС «ЛЕНЭКСП».

22.11.2021 в суд апелляционной инстанции от ООО «ЛЭС «ЛЕНЭКСП» поступило заключение эксперта №1234а-ПТВ/2021 от 18.11.2021.

Определением от 06.12.2021 суд апелляционной инстанции возобновил производство по делу.

Определением суда от 04.02.2022 судебное разбирательство отложено в целях вызова в судебное заседание для дачи пояснений эксперта ООО «ЛЭС «Ленэксп» ФИО6, подготовившего заключение №1234а-ПТВ/2021 от 18.11.2021.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, представители ответчика, 3 лица возражали против удовлетворения исковых требований.

Также в судебном заседании эксперт дал пояснения по подготовленному экспертному заключению.

Представитель истца заявил ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы.

Представители ответчика, третьего лица возражали против удовлетворения данного ходатайства.

Согласно части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Данная норма не носит императивного характера, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения об удовлетворении либо отклонении ходатайства.

По смыслу статьи 82 АПК РФ экспертиза назначается только в том случае, если суд не может рассмотреть вопрос, который требует специальных знаний в этой области.

Согласно части 1 статьи 87 АПК РФ в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее проведение тому же или другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2 статьи 87 АПК РФ).

Как разъяснено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018), в силу части 3 статьи 86 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит исследованию и оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

В рассматриваемом случае заключение эксперта каких-либо противоречий не содержит, соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ, сомнений в его достоверности не имеется. Экспертиза назначена и проведена по правилам, предусмотренным статьями 82, 83 АПК РФ, в связи с чем основания назначения повторной экспертизы отсутствуют.

Из материалов дела следует, что ООО "ТД "Арматех" является правообладателем патента на полезную модель "Сигнализатор уровня раздела сред" RU191161 с установленной датой приоритета заявки 03.06.2019.

Формула полезной модели:

1. Сигнализатор уровня раздела сред, прежде всего границы раздела жира - воды, включающий емкостной датчик, соединенный коммуникационным кабелем через разъем, установленный на корпусе сигнализатора, с входом блока согласования, включающим опторазвязку; выход блока согласования подключен к сигнальному входу микропроцессора, а выход микропроцессора соединен с блоком вывода сигнала, в корпусе сигнализатора размещен также блок питания для емкостного датчика, блока согласования, микропроцессора, блока вывода информации, включающий трансформатор, выпрямитель, фильтр и стабилизатор, при этом микропроцессор выполнен с возможностью определения уровня раздела сред при постоянном, в течение определенного времени, уровне сигнала емкостного датчика (независимый пункт);

2. Сигнализатор по пункту 1, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью обработки сигнала емкостного датчика при постоянном, в течение 5-15 секунд, уровне сигнала датчика;

3. Сигнализатор по пункту 1, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью подключения, по меньшей мере, одного дополнительного емкостного датчика и содержит, по меньшей мере, один дополнительный разъем, установленный на корпусе сигнализатора, для подключения коммутационного кабеля дополнительного датчика, при этом в сигнализаторе выполнен, по меньшей мере, один дополнительный блок согласования, включающий опторазвязку, соединенный по входу с соответствующим дополнительным разъемом, а по выходу с соответствующим входом микропроцессора.

В обоснование исковых требований истец указал, что в результате закупки устройства «Сигнализатор уровня LS-1» ООО "ТД "Арматех" стало известно о том, что ООО «Эпаком Нева» реализует данное устройство с применением полезной модели, правообладателем которой является истец.

Истец полагает, что в данном устройстве используются все признаки полезной модели по независимому пункту 1 патента RU191161 «Сигнализатор уровня раздела сред».

В подтверждение данного обстоятельства истец представил в материалы дела экспертное заключение по проверке факта нарушения исключительных прав патентообладателя по патенту RU191161 от 22.11.2019, согласно которому все признаки сигнализатора раздела сред по независимому пункту 1 патента №191161 на полезную модель использованы в устройстве «Сигнализатор уровня LS-1», производимого ООО «Эпаком».

Патентообладатель не давал какого-либо разрешения на использование исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий ООО "ТД "Арматех", в том числе в изделии, которое предлагается к продаже, продается ответчиком, а также хранится с этой целью на территории Российской Федерации.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком полезной модели по патенту Российской Федерации RU191161 при предложении к продаже, реализации и хранении устройства «Сигнализатор уровня LS-1» без разрешения правообладателя является незаконным, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении рекламы, в том числе на сайтах в сети Интернет, производства, продажи и/или иного отчуждения устройства «Сигнализатор уровня LS1» с использованием полезной модели «Сигнализатор уровня раздела сред», охраняемой патентом RU191161, а также об оплате компенсации за нарушение исключительных патентных прав на полезную модель по патенту RU191161 в сумме 1 000 000 руб.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд апелляционной инстанции, исследовав материалы дела, изучив доводы участвующих в деле лиц, приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

Согласно части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).

Из положений приведенных норм права, а также из части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании полезной модели. Истец должен подтвердить факты принадлежности ему указанного права и доказать факт использования соответствующей полезной модели ответчиком.

В обоснование исковых требований истец представил в материалы дела экспертное заключение по проверке факта нарушения исключительных прав патентообладателя по патенту RU191161 от 22.11.2019, согласно которому все признаки сигнализатора раздела сред по независимому пункту 1 патента №191161 на полезную модель использованы в устройстве «Сигнализатор уровня LS-1», производимого ООО «Эпаком».

Возражая против удовлетворения требований истца, ответчик указал, что ответчик использует устройство «Сигнализатор уровня LS-1» в целях осуществления коммерческой деятельности с 2018 года, в то время как исключительное право на полезную модель зарегистрировано истцом в 2019 году. В связи с этим ответчик полагает, что ответчик имеет право использовать в своей деятельности указанное устройство на основании права преждепользования в соответствии со статьей 1361 ГК РФ.

В связи с наличием между сторонами спора о том, содержит ли устройство «Сигнализатор уровня LS-1» признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте RU 191161 формулы полезной модели «Сигнализатор уровня раздела сред», судом апелляционной инстанции назначена по делу патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО «Ленинградская экспертная Служба «ЛЕНЭКСП» ФИО6.

В соответствии с заключением эксперта №1234а-ПТВ/2021 от 18.11.2021 В результате сопоставительного анализа конструктивных признаков предъявленного для экспертизы устройства «Сигнализатор уровня LS-1», произведенного ООО «Эпаком», с соответствующими признаками полезной модели, приведенными в независимом пункте формулы патента №101161 на полезную модель, можно сделать вывод о том, что устройство «Сигнализатор уровня LS-1» не содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели «Сигнализатор уровня раздела сред» по патенту №191161. Это означает, что согласно действующему законодательству предъявленное ООО «Эпаком» для экспертизы устройство «Сигнализатор уровня LS-1» не подпадает под действия патента РФ №191161 на полезную модель «Сигнализатор уровня раздела сред», патентообладателем которой является ООО «ТД «Арматех».

В судебном заседании эксперт также подтвердил выводы, изложенные в экспертном заключении.

Указанное заключение судебной экспертизы является полным и обоснованным, противоречия в выводах эксперта, иные обстоятельства, вызывающих сомнения в достоверности проведенной экспертизы, отсутствуют, эксперт был надлежащим образом предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, оснований для проведения повторной экспертизы не имеется.

Таким образом, принимая во внимание выводы эксперта, изложенные в экспертном заключении, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в рассматриваемом случае устройство «Сигнализатор уровня LS-1» не содержиткаждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте №101161 формулы полезной модели «Сигнализатор уровня раздела сред».

При таких обстоятельствах, у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы подлежат распределению пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Частями 1 и 2 статьи 109 АПК РФ установлено, что Денежные суммы, причитающиеся экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей. Денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда.

Платежным поручением №511 от 12.08.2021 от ООО «Эпаком Нева» на депозитный счет Тринадцатого арбитражного апелляционного суда поступили денежные средства в счет оплаты экспертизы по делу №А56-12274/2020 в сумме 100 000 руб.

22.11.2021 ООО «Ленинградская экспертная служба «Ленэксп» выставлен счет №01553 за производство экспертизы по настоящему делу на сумму 72 000 рублей, который подлежит оплате путем перечисления с депозитного счета суда на расчетный счет экспертного учреждения.

Принимая во внимание, что ООО «Эпаком Нева» перечислило на депозитный счет Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в счет оплаты экспертизы денежные средства в сумме 100 000 руб., излишне уплаченные денежные средства в сумме 28 000 руб. подлежат возврату на расчетный счет ООО «Эпаком Нева».

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.02.2021 по делу № А56-12274/2020 отменить.

В удовлетворении требований отказать.

Взыскать с ООО «ТД «Арматех» в пользу ООО «Эпаком Нева» расходы на оплату государственной пошлины за рассмотрение дела в апелляционном суде в сумме 3 000 руб. и 72 000 руб. за судебную экспертизу.

Взыскать с ООО «ТД «Арматех» в пользу ООО «Эпаком» расходы на оплату государственной пошлины за рассмотрение дела в апелляционном суде в сумме 3 000 руб.

Возвратить с депозитного счета Тринадцатого арбитражного апелляционного суда на расчетный счет ООО «Эпаком Нева» излишне уплаченные денежные средства в сумме 28 000 руб.

Перечислить с депозитного счета Тринадцатого арбитражного апелляционного суда на расчетный счет на расчетный счет ООО «Ленинградская экспертная служба «ЛЕНЭКСП» по счету №01553 от 22.11.2021 денежные средства в сумме 72 000 руб. за проведение судебной экспертизы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

О.В. Горбачева

Л.П. Загараева