Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица «OLMIX S.A.» (Le Lintan, Z.A. du Haut du Bois, 56580 BREAN) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.09.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2019 по делу
№ А56-147620/2018 по иску иностранного лица «OLMIX S.A.» к обществу с ограниченной ответственностью «НАТУР-ТЕК» (деревня Захонье,
д. 116А, Волосовский район, Ленинградская обл., 188410, ОГРН 1154705001660) о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,привлечено иностранное лицо «Tekbio International SAS» (Gare de Bordeaux Saint Jean PaviLon Nord Parvis Louis Armand 33082 Bordeaux CEDEX, 33082).

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью «НАТУР-ТЕК» – Алексейчук А.А. и Шишанова А.А., путем онлайн-заседания (по доверенности от 05.03.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо «OLMIX S.A.» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «НАТУР-ТЕК» (далее – ответчик) об обязании прекратить любое незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками «OLMIX» по международной регистрации № 861273 и «AMADEITE» по международной регистрации № 872680, удалить с сайта http://www.tekbio-int.com указанные обозначения, а также о взыскании компенсации в размере 10 000 000 руб.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо «Tekbio International SAS» (далее – третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.09.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2019, исковые требования удовлетворены частично: на ответчика возложена обязанность прекратить любое незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с названными товарными знаками, и удалить с сайта, размещенного в сети Интернет по адресу http://www.tekbio-int.com, указанные обозначения. В удовлетворении требования о взыскании компенсации отказано.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменитьрешение и постановление в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации, принять новый судебный акт о присуждении компенсации в размере 10 000 000 рублей, по 5 000 000 рублей за незаконное использование каждого товарного знака.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что ответчик не может быть освобожден от ответственности за незаконное использование данных товарных знаков, поскольку он и третье лицо являются аффилированными лицами, руководителями которых является одно лицо – Гийу Рафаэль Луи Жозеф. В связи с этим ответчик знал или должен был знать о неправомерном размещении товарных знаков на сайте.

Ответчик полагает, что если лицо занимает должность директора в двух обществах, заключивших сделку, и/или учувствует в их уставном капитале, то одно общество обладает или должно обладать информацией о деятельности другого общества, в том числе о нарушениях, допущенных другим обществом. С учетом того, что Гийу Рафаэль Луи Жозеф был осведомлен об отсутствии разрешения на публикацию спорных товарных знаков на сайте, об их дальнейшем фактическом размещении на сайте и о неправомерности такого размещения, то он знал об этих обстоятельствах не только как генеральный директор ответчика, но и как контролирующий ответчика участник; возглавляемый им ответчик и третье лицо знали об этих обстоятельствах.

В связи с этим истец полагает, что первое из условий освобождения ответчика в качестве информационного посредника не соблюдено, поскольку ответчик в лице генерального директора и контролирующего участника знал или должен был знать о неправомерности размещения спорных товарных знаков на сайте.

Истец полагает, что суды первой и апелляционной инстанций необоснованно приняли во внимание договор, заключенный между ответчиком и третьим лицом, так как он заключен в условиях аффилированности, его подписание не исключает информированность ответчика об особенностях использования сайта, в том числе о публикации спорных товарных знаков без разрешения истца.

При этом истец считает, что данный договор представляет собой мнимую сделку, заключенную исключительно для создания видимости независимого использования сайта, для освобождения ответчика от ответственности, а также перевода спора из России во Францию.

Истец полагает, что ответчик действовал недобросовестно и злоупотреблял процессуальными правами, так как представил в материалы дела заведомо сфальсифицированное письмо с разрешением истца на публикацию товарных знаков.

Истец считает, что поскольку нарушение ответчиком прав истца на спорные товарные знаки установлено по итогам судебного разбирательства, то суд должен был взыскать компенсацию за незаконное использование товарных знаков.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить без изменения оспариваемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители ответчика возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее частичного удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1253.1 ГК РФ лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, – информационный посредник – несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом (пункт 3 статьи 1253.1 Кодекса).

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «OLMIX» по международной регистрации № 861273, зарегистрированного в отношении товаров 1, 2, 3, 5, 16, 17, 19, 31-го классов и услуг 40, 42, 44-го классов МКТУ, и товарного знака «AMADEITE» по международной регистрации № 872680, зарегистрированного в отношении товаров 1, 2, 5, 16, 17, 19, 31-го классов и услуг 40, 42-го классов МКТУ.

Протоколом официального подтверждения факта, подготовленного 22.05.2018 ассоциированным судебным приставом Лораном Трембле зафиксировано, что в сети «Интернет» по сетевому адресу: http://www.tekbioint.com/catalog/, администратором которого является ответчик, незаконно используются обозначения, сходные до степени смешения со спорными товарными знаками. При демонстрации обозначений рекламируются и предлагаются к продаже продукты и услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки.

Ссылаясь на то, что он не давал ответчику разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков, истец обратился в арбитражный суд с указанными исковыми требованиями.

Как следует из материалов дела, ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 02.07.2015. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) основным видом деятельности ответчика являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, прочее (код 72.19), дополнительными видами деятельности – выращивание однолетних культур, многолетних культур, производство кормов, удобрений и т.д.

В ЕГРЮЛ 14.12.2017 внесены изменения в части состава учредителей ответчика и лица, имеющего право без доверенности действовать от его имени – в состав учредителей включен Гийу Рафаэль Луи Жозеф (51% доли в уставном капитале), который также назначен генеральным директором ответчика.

Между ответчиком и третьим лицом 26.01.2018 заключен договор о передаче эксклюзивных прав на доменное имя и почтовый ящик, по условиям которого ответчик, являясь администратором сайта, предоставляет иностранной компании эксклюзивные права пользования интернет-сайта http://www.tekbio-int.com для размещения информации об услугах, предложенных заказчиком и его партнеров на российском рынке биотехнологий для животных. По условиям договора предоставляется также эксклюзивное право пользования адреса: info@tekbioint.com и любых последующих адресов с окончанием @tekbio-int.com. Оплата услуг в соответствии с условиями договора осуществляется посредством размещения логотипа ответчика на сайте. В соответствии с пунктом 1.10 договора администратор сайта не несет ответственность за нарушения прав третьих лиц, возникших в результате действий иностранного лица, совершенных с использованием услуг, служб и сервисов, предоставляемых ответчиком.

Удовлетворяя заявленные требования в части обязания прекратить любое незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками «OLMIX» и «AMADEITE», и удалить с сайта, размещенного в сети Интернет по адресу: http://www.tekbio-int.com, указанные обозначения, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1229, 1252, 1484 ГК РФ и исходил из подтвержденного представленными в дело доказательствами факта размещения товарных знаков на интернет ресурсе, администратором которого является ответчик.

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании компенсации, суд первой инстанции указал на то обстоятельство, что ответчик передал права на использование домена третьему лицу, что предполагает отсутствие ответственности администратора за содержание контента, размещенного на сайте.

Суд посчитал, что факт передачи ответчиком прав на использование доменного имени другому лицу (третьему лицу) по договору от 26.01.2018 предполагает отсутствие ответственности администратора сайта за содержание контента, размещенного на спорном сайте. Из материалов дела и непосредственного осмотра сайта http://www.tekbio-int.com судом усмотрено, что в качестве лица, в интересах и от имени которого используется сайт, указана компания Tekbio International с адресом в разделе «Контакты»: Gare de Bordeaux B. Centre 33 082 Bordeaux – France. Сайт используется как средство рекламы для продажи товаров и услуг, предоставляемых указанной компанией, компания формирует контент (наполнение) сайта различной словесной и изобразительной информацией о своей деятельности и продукции, в том числе размещает на сайте спорные товарные знаки истца.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик не является лицом, использующим товарные знаки истца (либо сходные с ними обозначения) в своей коммерческой деятельности в сферах, применительно к которым зарегистрированы товарные знаки, ввиду чего с него не подлежит взысканию заявленная компенсация.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Как указал суд апелляционной инстанции, поскольку в соответствии с условиями договора от 26.01.2018 ответчик не контролирует состав информации, размещаемой третьим лицом, и не несет ответственности перед другими лицами, отсутствуют основания считать ответчика как информационного посредника осведомленным о неправомерности использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале.

Суд учел, что с момента получения претензии правообладателя, а именно с 01.12.2018 ответчиком предприняты меры по прекращению нарушения интеллектуальных прав – изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, удалены с сайта.

Поскольку ответчиком соблюдены условия освобождения от гражданско-правовой ответственности, предусмотренные пунктом 3 статьи 1253.1 ГК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно отказал истцу в удовлетворении требований о взыскании компенсации в сумме 10 000 000 рублей.

Между тем суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов о наличии оснований для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации не могут быть признаны обоснованными, поскольку они сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела, с нарушением норм материального и процессуального права.

Судом первой инстанции установлено, что ответчик, являющийся администратором сайта, на котором размещены товарные знаки истца, не осуществлял фактическое использование спорного доменного имени, в связи с чем предъявление к нему требований по общим основаниям привлечения к ответственности невозможно.

Однако, отказывая в удовлетворении требования о взыскании компенсации со ссылкой на то, что ответчик является информационным посредником, суды не исследовали доводы истца об аффилированности ответчика и третьего лица, которыми он обосновывал осведомленность ответчика о неправомерном размещении товарных знаков на сайте.

Между тем ответчик при рассмотрении спора не отрицал, что его руководителем и руководителем третьего лица является одного и то же лицо – Гийу Рафаэль Луи Жозеф, что свидетельствует об аффилированности данных субъектов.

Суд апелляционной инстанции формально подошел к проверке доводов истца относительно осведомленности администратора сайта о незаконном использовании спорного товарного знака, ограничившись указанием на то, что названный субъект и ответчик являются различными юридическими лицами.

Между тем установление данного обстоятельства имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела, поскольку от этого может зависеть установление того, должен ли был ответчик знать о неправомерном использовании товарных знаков на своем сайте, что, в свою очередь, имеет значение для цели применения пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ, определяющего основания ответственности информационного посредника за нарушение интеллектуальных прав.

Суд кассационной инстанции полагает, что установление указанных обстоятельств имеет существенное значение также при оценке договора, заключенного между ответчиком и третьим лицом.

Учитывая необходимость исследования и оценки доказательств для принятия законного и обоснованного решения, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, суд кассационной инстанции считает необходимым в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в части требования о взыскании компенсации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, рассмотреть требование истца о взыскании компенсации, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.09.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2019 по делу № А56-147620/2018 отменить в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушения исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям № 861273 и № 872680.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В остальной части решение Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.09.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2019 по делу № А56-147620/2018 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий	В.В. Голофаев
Судья	С.П. Рогожин
Судья	Ю.М. Сидорская