Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-24748/2017 ) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.08.2017 по делу № А56-28083/2017 (судья Кожемякина Е.В.), принятое

по иску Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет"

к ООО "Издательство"ЛЕМА"

3-е лицо: ФИО4

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации

установил:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (местонахождение: 199034, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>; далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Издательство "ЛЕМА" (местонахождение: 199004, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>; далее – ответчик) об:

Обязании Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «ЛЕМА» прекратить нарушение исключительного права Санкт-Петербургского государственного университета на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271. дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 411271). и товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175. дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 186175). выражающееся во введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Санкт-Петербургского государственного университета печатных изданий с использованием обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками.

Обязании Общества с ограниченной ответственность «Издательство «ЛЕМА» изъять из оборота печатные издания, на которых незаконно размешены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271. дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 411271). и товарным знаком (знаком обслуживания)* зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175. дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 186175).

Взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ЛЕМА» в пользу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» компенсации за незаконное использование товарных знаков в двукратном размере стоимости печатных изданий, на которых размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета - 09.06.2009 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 411271). и товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета - 30.06.1998 свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 186175). Сумма компенсации составляет 125 400,00 (Сто двадцать пять тысяч четыреста) рублей.

Вместе с этим, в порядке статьи 51 АПК РФ, судом принято решение о привлечении ФИО4 к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решение суда от 01.08.2017 заявленные требования удовлетворены частично. С ООО «Издательство «ЛЕМА» в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» взыскано 10 000,00 руб. компенсации и 380,00 руб. расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Истец, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить. Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

3-е лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, своих представителей не направил. Дело рассматривается в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в его отсутствие.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (истец) является единственным правообладателем товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного 17.06.2010 Федеральной службой по интеллектуальной собственности , патентам и товарным знакам за номером 411271, дата приоритета – 09.06.2009, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 411271, а также товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности , патентам и товарным знакам 20.03.2000 за номером 186175, дата приоритета – 30.06.1998, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 186175.

В соответствии со свидетельством на товарный знак № 411271 от 17.06.2010 (далее – Товарный знак № 1) Товарный знак № 1 относится к классу Международного классификатора товаров и услуг: 41, в частности издание книг. В соответствии со свидетельством на товарный знак № 186175 от 20.03.2000 (далее – Товарный знак № 2) Товарный знак № 2 относится к классу Международного классификатора товаров и услуг: 16, в частности печатная продукция.

Истец утверждает, что в период срока действия охраны вышеназванных товарных знаков ООО «Издательство «ЛЕМА» (ответчик) было осуществлено неправомерное использование Товарного знака № 1 и Товарного знака № 2 посредством их размещения на продукции, издаваемой ООО «Издательство «ЛЕМА». В частности, ООО «Издательство «ЛЕМА» с использованием Товарного знака № 1 была издана и введена в гражданский оборот книга: Химический факультет в начале ХХI века (между прошлым и будущим) под ред. ФИО4.

Лицензионные договоры о предоставлении ООО «Издательство «ЛЕМА» права использования Товарного знака № 1 и Товарного знака № 2 между СПбГУ и ООО «Издательство «Лема» не заключались.

Соответственно, действия ООО «Издательство «ЛЕМА» по изготовлению и введению в гражданский оборот книжной продукции с использование товарных знаков, правообладателем которых является Санкт-Петербургский государственный университет, нарушают исключительное право истца на Товарный знак № 1 и Товарный знак № 2, в связи с чем, истец обратился в суд за защитой нарушенных прав.

Суд первой инстанции частично удовлетворил заявленные требования.

Апелляционный суд, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, не находит оснований для отмены решения.

В силу статьи 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Соглашения о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14.04.1891) с даты регистрации, произведенной в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3ter названного Соглашения, в каждой заинтересованной Договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии со статьей 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Из представленных истцом в материалы дела документов в обоснование своих требований видно, что на обороте титульного листа книги ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4 «Химический факультет в начале ХХI века (между прошлым и будущим)» ООО «Издательство «ЛЕМА» действительно указано под знаком охраны авторского права «С» (в окружности).

Между тем, суд первой инстанции правомерно отметил, что ответчиком был заключен подрядный договор № 447 от 22.03.2015 с гражданином ФИО4, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом химического факультета СПбГУ (заказчик), в соответствии с которым ответчик обязался оказать полиграфические услуги в части изготовления книги ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4 «Химический факультет в начале ХХI века», а именно произвести печать, фальцовку, брошюровку, оклейку обложки, изготовление твердого переплета.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон.

В силу статьи 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

В соответствии с пунктом 5 договора заказчик предоставил макет книги в электронной версии PDF, с обязательством нести полную ответственность за предоставленные материалы и информацию, а также соблюдение интеллектуальных прав. Ответчик изготовил книги и передал их заказчику.

В соответствии со статьями 218, 220 ГК РФ, а также статьями 703 и 713 ГК РФ, регулирующие отношения, вытекающие из договора подряда, право собственности на макет книг и на изготовленные книги, принадлежит заказчику. Все книги были переданы заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ от 20.04.2015. Претензий по количеству и качеству выполненных работ заказчик не имел.

Учитывая, что право собственности на макет книг и на изготовленные книги ему не переходило, ответчик утверждает, что изготовленные книги не распространял, иное истцом не доказано, все экземпляры книги были переданы истцу, в связи с чем, оснований для прекращения нарушения исключительного права истца и изъятия из оборота печатных изданий не имеется.

Доводы подателя жалобы о том, что ответчик не представил доказательства, что макет книги был передан ему с использованием спорного товарного знака, отклоняются судом апелляционной инстанции как неоснованные на материалах дела. Кроме того, в соответствии со статьей 65 АПК РФ истец не представил доказательства иного.

Указание ООО «Издательство «ЛЕМА» под знаком охраны авторского права свидетельствует, по мнению истца, о том, что ООО «Издательство «ЛЕМА» является правообладателем на издание в целом или, как вариант, в соответствии с пунктом 4.3 ГОСТа Р 7.0.1-2003 правообладателем на редакционно-издательское оформление издания.

Однако, согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использующим произведение может быть признано лицо, которое распространяет указанное произведение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Ни макет книги, ни изготовленные экземпляры книги ответчик не распространял, так как право владения, пользования и распоряжения к нему не переходило, соответственно, ответчик не использовал товарные знаки как определено пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Акт № 59 о безвозмездной передаче в фонд Научной библиотеки истца одного экземпляра книги не доказывает факт введения данной книги в гражданский оборот, приводящий к неблагоприятным последствиям. Иных доказательств распространения книги (издание других экземпляров, предложение на продажу и т.п.) истцом в материалы дела не представлено.

Вместе с тем, учитывая положения статей 1225, 1229, 1233, 1479, 1484, суд пришел к выводу о том, что товарные знаки на обороте титульного листа книги ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО4 «Химический факультет в начале ХХI века (между прошлым и будущим)» ООО «Издательство «ЛЕМА» размещены незаконно. Разрешение на такое использование объектов интеллектуальной собственности истца путем заключения соответствующего договора ответчик не получил, следовательно такое использование осуществлено незаконно – с нарушением исключительных прав истца.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просит взыскать с ответчика 125 400 руб. компенсации за нарушение прав на Товарный знак № 1 и Товарный знак № 2. Размер компенсации рассчитан в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

В совместном постановлении Пленумов ВАС РФ и ВС РФ от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, правомерно учел отсутствие негативных последствий для правообладателя в связи с совершенным ответчиком нарушением его исключительных прав, необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, степени вины нарушителя, значимость издаваемой книги для персонала истца и обучающихся студентов, а также срок, в течение которого данная книга должна была быть издана и отсутствие каких-либо убытков истца, так как оплата данной книги была осуществлена самими редакторами и составителями данной книги, один экземпляр которой до настоящего времени находится в библиотеке ВУЗа и удовлетворил заявленные требования в размере 10 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.08.2017 по делу № А56-28083/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

И.А. Дмитриева

Н.О. Третьякова