Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-44151/2023) ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен им. В.И. Ленина» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.11.2023 по делу № А56-28559/2023 (судья Евдошенко А.П.), принятое

по иску ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен им. В.И. Ленина»

к ООО «Первая детская парикмахерская»

о взыскании,

установил:

Государственное унитарное предприятие г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен им. В.И. Ленина» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, адрес: 129110, <...>; далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Первая детская парикмахерская» с требованием о взыскании 396 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №584943, 584606, 584604, 581671, 581670, 584941, 584940, 584942, 644789, 630106, 633045.

Решением суда от 13.11.2023 с ООО «Первая детская парикмахерская» в пользу ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен им. В.И. Ленина» взыскано 66 000 руб. компенсации, а также 1 820 руб. расходов по оплате госпошлины, 12 руб. 40 коп. почтовых расходов; в удовлетворении остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя апелляционной жалобы, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для перерасчета размера компенсации исходя из длительности нарушения исключительных прав истца в количестве двух месяцев. Истец полагает, что при определении размера компенсации суд первой инстанции не принял во внимание грубый и длительный характер допущенного ответчиком нарушения.

В судебном заседании представитель истца доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика с жалобой не согласился, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки №584943, 584606, 584604, 581671, 581670, 584941, 584940, 584942, 644789, 630106, 633045 по свидетельствам от 17.08.2015, 16.07.2015, 01.09.2016, 01.11.2016 в отношении товаров 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32 - 39, 41 - 45 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В июне 2022 года истцу стало известно, что в интернет-магазине https://shop.voobraiulya.ru/ на странице по адресу https://shop.voobraiulya.ru/magazin/produkt/1477289504 предлагалась к продаже масштабная модель транспортного средства (игрушка) под названием «Набор метал, инерц. трамваем и автобусов 36 шт. Fast wheels Play Smart Ml:64, 299x18,7x13,5 см», на котором размещены обозначения,сходные до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками, а именно на товаре были размещены обозначения в виде образованного тремя белыми линиями волнообразного узора из полуокружностей, а также в видедуг белого цвета разного размера, размещенных на транспорте (игрушке) синего цвета.

Согласно размещенной на данном сайте информации, продавцом Товара и владельцем сайта является Ответчик.

Ссылаясь на использование ответчиком указанных товарных знаков в отношении однородных товаров в отсутствие соответствующего разрешения правообладателя, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав истца.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, признал их обоснованными, при этом произвел расчет компенсации исходя из длительности допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца в количестве двух месяцев.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, не находит правовых оснований для отмены или изменения решения суда в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе произведения науки, литературы и искусства; товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки, а также нарушения ответчиком исключительных прав истца путем предложения к продаже на принадлежащем ответчику сайте товара с размещенными на нем обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является истец, установлен судом первой инстанции на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и не оспаривается в апелляционном порядке.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019).

В рассматриваемом случае, истец является правообладателем серии широко известных товарных знаков по свидетельствам №№ 584943; 584606; 584604; 581671; 581670; 584941; 584940; 584942; 644789; 630106; 633045, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32 – 39, 41 – 45 классов МКТУ.

Поскольку товарные знаки истца представляют собой две серии товарных знаков, то расчет размера компенсации истец рассчитал за каждую из этих серий.

Для целей расчета компенсации за нарушение прав на серию товарных знаков №№ 584943, 584606, 584604, 581671, 581670 истец посчитал возможным взять стоимость права использования одного товарного знака серии, а именно товарного знака № 581670.

Для целей расчета компенсации за нарушение прав на серию товарных знаков №№ 584941, 584940, 584942, 644789, 630106, 633045 истец посчитал возможным принять стоимость права использования одного товарного знака серии, а именно товарного знака № 633045.

С учетом изложенного истец определил размер взыскиваемой по данному иску компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости права использования товарных знаков № 581670 и № 633045, а именно в размере 396 000 руб. ((79 000 + 119 000) х 2 = 396 000), в подтверждение чего представил лицензионный договор между истцом и обществом с ограниченной ответственностью «Симбат» № 5481 м от 21.09.2020.

В соответствии с пунктами 3.1.1, 3.1.2 договора вознаграждение за предоставление права использования товарных знаков № 581670, № 633045 составляет соответственно 79 000 руб. и 119 000 руб. в год, а также ежемесячные платежи в размере 10 % дохода от реализации товара.

При определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Заключение лицензионного договора на один день очевидно не соответствует сложившейся хозяйственной практике заключения лицензионных договоров, которая ориентирована на формирование достаточно длительных, устойчивых правоотношений между лицензиаром и лицензиатом.

Суд первой инстанции, оценив представленный истцом в подтверждение данных о стоимости права использования товарных знаков договор № 5481 м от 21.09.2020 и произведенный на его основании расчет, пришел к выводу о том, что расчет компенсации произведен истцом без учета всех обстоятельств нарушения имущественных прав истца, а также условий договора.

Из условий представленного в материалы дела лицензионного договора следует, что право использования принадлежащих истцу товарных знаков предоставляется лицензиату сроком на один год.

При этом из материалов дела усматривается, что нарушение было обнаружено и зафиксировано истцом в июне 2022 года, претензия с требованием прекратить нарушение и выплатить соответствующую компенсацию в досудебном порядке была направлена истцом в адрес ответчика 05.07.2022. Ответчик пояснил, что на момент обращения истца с претензией в июле 2022 года ответчик прекратил нарушение, удалив спорную информацию о товаре с принадлежащего ему сайта.

В связи с этим суд первой инстанции, приняв во внимание, что материалами дела подтверждается факт неправомерно использования товарных знаков истца в период с июня по июль 2022 года, определил размер компенсации за нарушение исключительных прав истца, исходя из следующего расчета:

- 79 000 руб. - минимальная годовая стоимость товарного знака № 581670, 119 000 руб. - минимальная годовая стоимость товарного знака № 633045, общая сумма составляет 198 000 руб.

- 198 000 руб./12 мес.= 16 500 руб. - минимальная стоимость правомерного использования товарных знаков за 1 календарный месяц;

- 16 500 руб. х 2 месяца длящегося нарушения прав истца = 33 000 руб. х 2 = 66 000 руб.

Вопреки доводам подателя апелляционной жалобы, истцом в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлены доказательства того, что нарушение исключительных прав истца ответчиком имело место до его обнаружения в июне 2022 года, а также после направления истцом в адрес ответчика претензии в июле 2022 года.

Доводы истца о том, что ответчик не представил доказательства непродолжительности нарушения, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, поскольку возложение на ответчика отрицательного факта доказывания подобных обстоятельств (отсутствие на сайте ответчика предложения к продаже товара до его обнаружения в июне 2022 года, а также после направления истцом в адрес ответчика претензии в июле 2022 года) не соотносится с положениями основных начал гражданского законодательства, а именно предполагаемой добросовестности участников гражданских правоотношений, а также противоречит принципам равноправия и состязательности сторон.

Ссылка подателя апелляционной жалобы на то, что суд первой инстанции неправомерно снизил размер компенсации ниже предела, установленного положениями статьи 1515 ГК РФ, не принимается во внимание апелляционным судом, поскольку определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием на основании установленной судом стоимости права не является снижением размера компенсации.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчик заявил ходатайство о снижении размера компенсации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при определенных условиях: размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Аналогичный правовой подход изложен в Постановлении от 24.07.2020 N 40-П.

Согласно абзацу 2 пункта 4.2 Постановления N 40-П в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Суд первой инстанции, приняв во внимание, что ответчик не представил доказательства того, что размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, а также иные доказательства, свидетельствующие о чрезмерности заявленной истцом компенсации, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для снижения размера компенсации, что не оспаривается сторонами в апелляционном порядке.

Таким образом, с учетом представленных в материалы дела доказательств, принимая во внимание, что материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком исключительных прав истца в течение двух месяцев, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки в сумме 66 000 руб.

Апелляционный суд полагает правомерным указанный вывод суда первой инстанции, в связи с чем не усматривает правовых оснований для переоценки выводов суда в указанной части.

Почтовые расходы, а также расходы по уплате госпошлины правомерно отнесены судом на ответчика с учетом принципа пропорциональности в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, апелляционная инстанция полагает, что вопреки содержащимся в апелляционной жалобе доводам, судом при рассмотрении дела установлены все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, а выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 269 – 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.11.2023 по делу № А56-28559/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

Д.С. Геворкян

Л.П. Загараева