Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер АП-8255/2021, 13АП-8284/2021 ) ООО "Перфоманс групп", ООО "Технограв" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2021 по делу № А56-49696/2020 (судья Герасимова М.С.), принятое

по иску ООО "Юниконт СПб"

к 1) ООО "Технограв"; 2) ООО "АДВ-сервис"; 3) ООО "Перфоманс групп"

3-и лица: 1) ООО НПК Морсвязьавтоматика; 2) ООО "НПО Юнимаш"

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Юниконт СПБ" (адрес: 192174, Санкт-Петербург, ул. Кибальчича д. 26, лит. Е, ИНН <***>, ОГРН <***>, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ТЕХНОГРАВ" (адрес: 195273, Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д. 63 лит. А оф. 641, ИНН <***>, ОГРН <***>, далее - ответчик) и индивидуальному предпринимателю ФИО4 о солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 в размере 3 000 000 руб. и обязании ответчиков опубликовать на сайте www.technograv.ru судебный акт по делу с указанием правообладателя товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969, а также взыскании с ООО "ТЕХНОГРАВ" судебную неустойку, предусмотренную ст. 308.3 ГК РФ, в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда ООО "ТЕХНОГРАВ" (в части неимущественного требования) и 44 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ООО «НПК Морсвязьавтоматика» и ООО «НПО Юнимаш».

В порядке ст. 46 АПК РФ по ходатайству истца, при отсутствии возражений со стороны ответчика 1, судом привлечено ООО «АДВ-сервис» (196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная д. 16 лит. П пом. 4, 6) к участию в дело в качестве ответчика

По ходатайству истца из числа ответчиков по делу исключен индивидуальный предприниматель ФИО4

По ходатайству истца, в порядке ст. 46 АПК РФ к участию в дело качестве ответчика привлечено ООО «Перфоманс групп».

В судебном заседании 19.01.2021 истец поддержал исковые требования о солидарном взыскании с ООО "ТЕХНОГРАВ", ООО «АДВ-сервис» и ООО «Перфоманс групп» компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 в размере 3 000 000 руб. и обязании ООО "ТЕХНОГРАВ" опубликовать на сайте www.technograv.ru судебный акт по делу с указанием правообладателя товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969, а также взыскании с ООО "ТЕХНОГРАВ" судебную неустойку, предусмотренную ст. 308.3 ГК РФ, в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда ООО "ТЕХНОГРАВ" (в части неимущественного требования) и 44 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

Решением суда первой инстанции от 25.01.2021 требования Истца удовлетворены в части солидарного взыскания с ООО "ТЕХНОГРАВ" и ООО «Перфоманс групп» в пользу ООО "Юниконт СПБ" 3 000 000,00 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 и 38 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины. В остальной части исковых требований отказано. В удовлетворении исковых требований к ООО «АДВ-сервис» отказано.

В апелляционных жалобах ООО "ТЕХНОГРАВ" и ООО «Перфоманс групп», ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и не соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела в части удовлетворенных судом требований, просят в указанной части решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. По мнению подателей жалобы, использование словесного товарного знака в качестве ключевого слова при размещении контекстной рекламы в сети Интернет не является формой незаконного использования товарного знака и нарушением исключительных прав истца. Также податели жалобы оспаривают размер взысканной судом компенсации, полагают, что размер компенсации определен судом без учета принципов соразмерности, разумности, справедливости и добросовестности.

В судебном заседании представители ответчиков доводы жалоб поддержали, настаивал на их удовлетворении.

Представитель истца с жалобами не согласился по основаниям, изложенным в отзывах, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Третьи лица, уведомленные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения жалобы надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу ст. 156 АПК РФ не является процессуальным препятствием для рассмотрения жалобы по существу.

Возражений против рассмотрения дела в пределах доводов апелляционной жалобы сторонами не заявлено, в связи с чем, решение суда в апелляционном порядке рассматривается в обжалуемой части в соответствии с пунктом 5 статьи 268 АПК РФ.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке в обжалуемой Ответчиками части в соответствии с частью 5 статьи 268 АПК Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "Юниконт СПБ" является правообладателем товарного знака «UNIMACH», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству № 424969, приоритет товарного знака установлен с 04.02.2009.

Согласно сайту Федерального института промышленной собственности https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet, представленного в материалы дела Свидетельства на товарный знак № 424969 защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 07 класса по Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) - держатели для режущих инструментов машин, станков; корпуса машин, машины гибочные; машины для штамповки; машины правильные; машины резальные; машины формовочные; механизмы зубчатые; механизмы подающие (детали машин); направляющие машин, станков; прессы штамповочные (для горячей штамповки); приводы (трансмиссии) для машин; резаки (детали машин); станины машин; станки; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные; суппорты станков (детали машин); устройства для управления машинами или двигателями.

Товарный знак зарегистрирован также в отношении товаров 09 класса МКТУ – аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами (на промышленных предприятиях).

Из материалов дела следует, что использование товарного знака по свидетельству № 424969 осуществляется аффилированным с правообладателем ООО «НПК Морсвязьавтоматика» для индивидуализации собственной станкоинструментальной продукции.

Не позднее 23.04.2020 истец получил сведения о нарушении исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969.

При вводе словесного элемента товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 в поисковой системе Яндекс на первой станице, выше ссылки на сайт www.unimach.ru появлялось рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!», с пометкой «реклама».

При обращении к данному рекламному объявлению осуществлялся переход на сайт www.technograv.ru.

На указанном сайте осуществляется предложение неограниченному кругу лиц по продаже металлообрабатывающих станков.

Сайт содержит конкретные ценовые предложения импортных станков металлообработки.

Таким образом, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без разрешения правообладателя использовался словесный элемент защищаемого товарного знака в качестве ключевого слова при размещении рекламы на поисковом сервисе Яндекс. Рекламируемые и предлагаемые к продаже товары на сайте www.technograv.ru являются однородными к товарам, в отношении которых зарегистрирован, используется товарный знак UNIMACH» по свидетельству № 424969.

Для фиксации нарушения исключительного права, на основании разъяснений абз. 2 п. 55 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) Истец произвел фотографирование сайта www.technograv.ru, распечатки с сайта представил в материалы дела.

На осматриваемом сайте содержались сведения о продукции, однородной к товарам, для которых зарегистрирован, законно используется товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969.

Учитывая то, что станки производства UNIMACH® и станки Ответчика № 1 вводятся в гражданский оборот на едином товарном рынке России, вероятность смешения источника происхождения товара вследствие возникновения у потребителя впечатления об аффилированности правообладателя либо лица, законно использующего товарный знак и лица, допустившего нарушение исключительного права.

Ответчику № 1 направлены претензии за исх. № 472 от 22.04.2020, № 674 от 19.05.2020 с требованиями выплаты компенсации по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ за нарушение исключительного права. Дополнительно Истец потребовал от Ответчика № 1 опубликовать сведения о правообладателе товарного знака UNIMACH по свидетельству № 424969 на сайте www.technograv.ru.

Между ООО «Перфоманс групп» и ООО «Технограв» заключен договор № 10/2019 от 05.03.2019 в соответствии с условиями которого ООО «Перфоманс групп» приняло на себя обязательство оказать ООО «Технограв» услуги по ведению рекламных кампаний и размещению рекламы в сети Интернет: контекстной, баннерной рекламы, рекламы в социальных сетях и иных видов интернет-рекламы.

В целях исполнения принятых на себя обязательств по договору № 10/2019 от 05.03.2019 ООО «Перфоманс групп» с ООО «АДВ-сервис» 12.03.2019 заключен договор № 2019/03/12-309860-adv, предметом которого, согласно п. 2.1, являлось предоставление технической возможности размещения рекламы на Интернет-ресурсах различных поисковых систем и социальных сетей, в том числе поисковой системы Яндекс.

Поскольку ООО «Технограв» не исполнило требования истца в добровольном порядке, а ООО «Перфоманс групп» и ООО «АДВ-сервис» несут ответственность за содержание рекламы, Истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, признал не обоснованными неимущественные требования Истца и связанное с ним требование о взыскании судебной неустойки. При этом установив факт использования товарного знака истца удовлетворил требования Истца о взыскании компенсации в заявленном Истцом размере за счет ООО «Технограв» и ООО «Перфоманс групп»; отказав в удовлетворении требований к ООО «АДВ-сервис», поскольку указанное лицо в силу условий договора не несет ответственность за содержание рекламы.

Апелляционный суд, изучив материалы дела, оценив доводы жалобы полагает, что решение суда первой инстанции подлежит изменению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Из материалов дела следует, что ООО "Юниконт СПБ" является правообладателем товарного знака «UNIMACH», зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству № 424969, приоритет товарного знака установлен с 04.02.2009.

Судом установлено, подтверждается материалами дела и не оспаривается Ответчиками использование словесного обозначения товарного знака «UNIMACH» в контекстной рекламе при отображении указанного товарного знака в гиперссылке при переходе на сайт https://technograv.ru на котором содержится информация о продаже оборудования с торговой маркой «SENFENG».

Скриншотами сайта www.technograv.ru за период времени с 20.04.2020 по 18.05.2020 подтверждается, что после ввода «unimach» в поисковую строку Яндекс пользователю показывалось рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!». По клику на рекламное объявление осуществлялся переход на первую страницу сайта www.technograv.ru. На осматриваемом сайте содержались сведения о продукции, однородной к товарам, для которых зарегистрирован, законно используется товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969.

Осмотрами сайта www.technograv.ru за период времени с 20.04.2020 по 18.05.2020 фиксируются реквизиты продавца и фактического рекламодателя – ООО "ТЕХНОГРАВ" (ответчика № 1). Принадлежность ему данного сайта последним не оспаривается. Адрес последнего, указанный на осмотренном сайте, соответствует данным ЕГРЮЛ. Сайт www.allready.ru также, контактные данные Ответчика, технические характеристики и цены лазерных станков по металлу. Осмотры сайта подтверждают возможность интерактивного заказа станков или подачи заявок прямо на указанном информационном ресурсе.

В соответствии с протоколом осмотра доказательств от 21.04.2020 на бланке 78 АБ 8291907 (далее – Протокол от 21.04.2020) на станице с адресом «yandex.ru» вводится «unimach», далее нажимается кнопка поиска. Визуализация действий, результат поискового запроса фиксируются Приложением № 2 к Протоколу. При заданном в поиске «unimach» появляется реклама сайта www.technograv.ru. В Протоколе отмечается рекламный характер объявления. Ссылка на сайт www.technograv.ru сопровождается значком «реклама».

Протокол от 21.04.2020 содержит точное время осмотра информационного ресурса, адреса осмотренных нотариусом электронных страниц, сведения о применяемых технических устройствах, браузере (Google Chrome), использованной связи (beeline). При вводе нотариусом в поисковую строку Яндекс «unimach» на первой странице первым показано рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!».

При клике по данному рекламному объявлению нотариус переходит на сайт www.technograv.ru. В адресе электронной странице фиксируется наименование рекламной кампании (utm_campaign) - «Конкуренты.Поиск».

На осмотренном информационном ресурсе представлены металлообрабатывающие станки, с указанием цен, и информацией о возможность поставки в различные регионы Российской Федерации.

Сайт www.technograv.ru обеспечивает возможность on-line заказа продукции, содержит контрактные адреса, электронную почту, телефоны Ответчика № 1. Адрес одной из осмотренных нотариусом электронных страниц содержит параметр «utm_term=Unimach», что отражено Протоколом от 21.04.2020.

Пользователю при посещении указанной страницы видна ссылка на ее адрес, то есть словесный элемент «Unimach» непосредственно в рекламном контенте, направленном на продвижение товаров, однородных к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969.

В соответствии с протоколом осмотра доказательств на бланке 78 АБ 8292074 от 18.05.2020 (далее – Протокол от 18.05.2020), после ввода «unimach» в первой строке первой страницы пользователю показывается рекламное объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!». После клика по данному объявлению происходит переадресация на сайт www.technograv.ru. При переходе на сайт www.technograv.ru нотариус обозревает наличие обозначения «Unimach» непосредственно на осматриваемом информационном ресурсе. Данный факт подтверждается стр. 2 Приложения № 2 к Протоколу от 18.05.2020.

Тождество «Unimach» cо словесным элементом товарного знака «UNIMACH» по свидетельству № 424969 является очевидным.

Протокол от 18.05.2020 содержит детальное описание последовательности осмотра нотариусом информационных ресурсов.

Наличие дополнительного параметра «utm_term=unimach» свидетельствует о том, что показ объявления и последующий переход с рекламного объявления «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!» на сайт www.technograv.ru осуществлен вследствие ввода поискового запроса «unimach», тождественного словесному элементу защищаемого средства индивидуализации. Переход на сайт Ответчика № 1 по служебному дополнительному параметру «…utm_term=unimach» подтверждается распечатками с указанного выше информационного ресурса, представленными Истцом.

Таким образом, утверждение ответчиков в апелляционной жалобе, что он не использовал словесных обозначений товарного знака, принадлежащих истцу, опровергается как протоколами осмотра доказательств, так и принт-скринами страниц выдачи поиска.

Судом первой инстанции установлено, что спорное обозначение использовано с целью привлечения покупателей к приобретению товара, однородного товару, производимому истцом, для индивидуализации которого зарегистрирован защищаемый товарный знак.

Так, согласно представленным в дело распечаткам осмотра информационного ресурса Ответчика № 1 в большинстве случаев объявление «Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!», содержащие ссылку на сайт Ответчика № 1 находилось на первом месте первой страницы выдачи.

Таким образом, вероятность перехода пользователей по данным ссылкам возрастала. При переходе на сайт www.technograv.ru пользователь имел возможность обозревать адрес электронной страницы, в котором содержалось обозначение «UNIMACH» по свидетельству № 424969.

Возражения Ответчика № 1 в части возможности автоматического показа рекламного объявления по релевантным запросам дезавуируются ответами клиентской службы поддержки ООО «Яндекс», зафиксированными Протоколом осмотра доказательств от 22.07.2020 на бланке 78 АБ 8691055 (далее – Протокол от 22.07.2020).

На стр. 4 Приложения № 1 к Протоколу от 22.07.2020 размещен направленный в службу клиентской поддержки Яндекс вопрос: «Если я посмотрю на ссылку после перехода на посадочную страницу и там будет «Utm_term=ключевое слово» и не будет «utm_content= тип показа.ключевое слово» – это значит что моя реклама показана по выбранному вручную ключевому слову, а не автотаргетингом, верно ?»

На стр. 3 Приложения № 1 к Протоколу от 22.07.2020 имеется ответ отдела клиентского сервиса, направленный с адреса client-service@yandex-team.ru по которому «…если вместо (keyword) будет показана ключевая фраза, а вместо (match_type) (match_keyword) не будет типа показа и фразы, значит, это был переход по ключевой фразе. Одновременно и по ключевой фразе и по автотаргетингу показ идти не может».

Из ответа следует, что ключевое слово «Unimach» указано в настройках спорной рекламной компании вручную, а не в результате работы алгоритма автотаргетирования.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой ГК РФ", согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Учитывая изложенное довод подателя жалобы об отсутствии доказательствпричинно-следственной связи между действиями ООО «Технограв», фактом использования ключевых слов, и реальной возможностью смешения потребителями товаров правообладателя и товаров ООО «Технограв», вследствие действий последнего, подлежит отклонению.

В абзаце четвертом пункта 162 Постановления N 10 указано, что однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров (услуг), круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Перечень обстоятельств, на основании которых суд вправе установить однородность услуг, не является исчерпывающим.

Протоколом осмотра доказательств от 21.04.2020 на бланке 78 АБ 8291907 установлено, что на сайте www.technograv.ru представлены металлообрабатывающие станки, с указанием цен, и информацией о возможность поставки в различные регионы Российской Федерации.

Сайт www.technograv.ru обеспечивает возможность on-line заказа продукции, содержит контрактные адреса, электронную почту, телефоны Ответчика № 1.

Однородность предлагаемых к продаже товаров по отношению к товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 является очевидной.

Вспомогательные и дополнительные признаки однородности, поименованные п. 7.2. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных Приказом Директора ФБГУ «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее - Руководства), совпадают полностью.

Доказательств обратного суду не представлено.

В связи с указанным доводы подателей жалоб о не доказанности однородности товаров рекламируемых и реализуемых ООО "ТЕХНОГРАВ" и товаров в отношении которых истцом зарегистрирован товарный знак по свидетельству №424969, противоречит материалам дела.

В порядке ч. 4 ст. 66 АПК РФ суд истребовал от ООО «Яндекс» полные сведения о лице, управляющем рекламной компанией в системе Яндекс.Директ, в которой находится объявление с заголовком «Волоконные лазерные станки Senfeng/technograv.ru», вероятный номер рекламной кампании 46877385, информацию о периоде оказания и стоимости рекламных услуг по ключевому запросу «unimach» в рамках упомянутой рекламной кампании, критерии и все иные сведения о рекламной кампании, полные сведения и контактную информацию о лице (лицах), осуществляющем ведение и оплату контекстной рекламы сайта www.technograv.ru с использованием ключевого слова «unimach».

Согласно сведениям ООО «Яндекс» за исх. № 644523 от 02.10.2020 спорная реклама размещена на основании договора от 20.10.2017. Данный договор заключен с рекламным агентством «АДВ-Сервис». Также указанным ответом подтверждается использование рекламодателем ключевых фраз «Unimach», «Юнимаш».

Из материалов дела следует, что между ООО «Перфоманс групп» и ООО «Технограв» заключен договор № 10/2019 от 05.03.2019 в соответствии с условиями которого ООО «Перфоманс групп» приняло на себя обязательство оказать ООО «Технограв» услуги по ведению рекламных кампаний и размещению рекламы в сети Интернет: контекстной, баннерной рекламы, рекламы в социальных сетях и иных видов интернет-рекламы.

Выбор ключевых слов для поисков и адресации находится в сфере ответственности рекламодателя. Под ключевым словом в данном случае понимается конкретное слово, которое адресует потребителя на рекламное объявление. Составление текста рекламного объявления и выбор конкретных ключевых слов осуществляется лицом, в интересах которого проводится рекламная кампания с использованием системы. Условия и конкретные параметры рекламной кампании определяются совместно заказчиком и лицом, проводившим рекламную кампанию.

Из ответа ООО «Яндекс», а также пояснений Ответчика № 2 следует, что Ответчик № 3 самостоятельно осуществлял подготовку и редактирование рекламной кампании и самостоятельно несет ответственностью за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе по охране товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана.

Изучив содержание представленной Ответчиком № 2 оферты, акцептованной Ответчиком № 3, следует, что Ответчик № 2 не определял, не вносил изменения в рекламные материалы.

Исходя из представленного в материалы дела договора от 05.03.2019 № 10/2019, заключенного между ООО «Перфоманс групп» и ООО «Технограв» содержание и объем рекламных услуг определяется сторонами совместно. На основании п. 2.4. договора от 05.03.2019 № 10/2019 ООО «Перфоманс групп» имело право затребовать от контрагента документы, подтверждающие законность размещения рекламных материалов. Также ООО «Перфоманс групп» было вправе отказаться от размещения рекламы, не соответствующей законодательству Российской Федерации.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ООО «Перфоманс групп», используя «Unimach», «Юнимаш» в качестве ключевого слова, сознательно влиял на работу поисковых систем, предоставляя пользователям доступ к информации об однородных товарах, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак Истца

Согласно абзацу третьему пункта 73 Постановления N 10 с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, давшее поручение или задание незаконно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и лицо, исполнившее такое поручение или задание, перед правообладателем отвечают солидарно, за исключением случаев, когда лицо, действовавшее по поручению или заданию, не знало и не должно было знать о нарушении исключительного права правообладателя. Заявленное к такому лицу требование удовлетворению не подлежит, что не исключает возможности применения к нему иных мер защиты исключительного права, перечисленных в пункте 5 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, вывод суд первой инстанции о доказанности факта нарушения исключительных прав Истца на товарный знак ООО «Перфоманс групп» и ООО «Технограв» с целью привлечения покупателей к приобретению товара, однородного товару, производимому истцом, для индивидуализации которого зарегистрирован защищаемый товарный знак, соответствует имеющимся в материалах дела доказательствам, в связи с чем, требование Истца о солидарном взыскании компенсации за нарушение исключительного права с указанных лиц обосновано признано правомерным.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из материалов дела следует, что требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак рассчитаны на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения).

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец в обоснование размера компенсации заявленной к взысканию с Ответчиков ссылается на длительное и активное использование защищаемого товарного знака, его высокую степень известности российскому потребителю и российским организациям, профессионально осуществляющим деятельность в сфере обработки металла, а также на размер затрат произведенных с целью продвижению сайта unimach.ru и товарного знака «UNIMACH», и стоимость единицы товара реализуемого Истцом и Ответчиком.

Ответчики, возражая относительно размера заявленной к взысканию компенсации, ссылаются на данные аналитического отчета ООО «Перфоманс групп» по рекламной кампании в системе Яндекс.Директ веб-сайта https://technograv.ru/, принадлежащий ООО «Технограв», в котором была приведена статистика рекламной кампании данного сайта, взятая из Рекламного кабинета Яндекс.Директ и Счетчика Яндекс.Метрика (номер счетчика 9965038) за период - с 1 сентября 2019 года - по 30 апреля 2020 гг.

В соответствии с данным аналитическим отчетом за вышеуказанный период:

количество кликов по объявлению, показанному по ключевому слову «UNIMACH» - составил всего 61 клик;

расход рекламного бюджета на объявления по ключевому слову «UNIMACH» - составил 2 502,77 руб.

По мнению подателей жалобы, данные указанного отчета свидетельствуют о том, что пользователи, которые вводили в Яндексе ключевое слово «UNIMACH», перешли на веб-сайт https://technograv.ru/ 61 раз за 8 месяцев, в среднем меньше 10 кликов в месяц, что составляет меньше 1% от общего количества переходов по рекламе на сайт https://technograv.ru/.

Средний расход бюджета в месяц на ключевое слово «UNIMACH» был меньше 400 руб.

При этом за период рекламной кампании с веб-сайта https://technograv.ru/ не было ни одной заявки через форму на сайте. Эти данные подтверждены данными счетчика Яндекс.Метрика (9965038) и приложены к отчету.

По отчетам Целевого звонка конверсия веб-сайта в звонок составила 0,67%. В отчете приведен скриншот счетчика Яндекс.Метрика (9965038) отчет Целевой звонок - по источникам трафика.

По мнению Ответчиков данные статистики дают возможность достоверно предположить, что за 61 клик за 8 месяцев по ключевому слову «UNIMACH» ООО «ТЕХНОГРАВ» получил не более 1 звонка.

Так же ответчики указывают на отсутствие доказательств того, что была совершена хоть одна сделка по продаже станка «SENFENG».

Суд первой инстанции оценив доводу сторон и представленные в материалы дела доказательства пришел к выводу о соответствии заявленного размера компенсации характеру допущенных Ответчиками нарушений, а также критериям соразмерности компенсации последствиям нарушения, разумности и справедливости.

Так суд первой инстанции на основе имеющихся в материалах дела доказательств, признал обоснованными доводы истца о длительном и активном использовании защищаемого товарного знака, его высокой степени известности российскому потребителю и российским организациям, профессионально осуществляющим деятельность в сфере обработки металла.

Судом учтена высокая степень однородности товаров, для индивидуализации которых законно используется товарный знак «UNIMACH» по свидетельству Российской Федерации № 424969 и товаров Ответчика № 1.

Использование товарного знака в отношении металлообрабатывающих станков подтверждается заключением министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25.01.2019, актами уполномоченной региональной торгово-промышленной палаты, оформленными в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719.

Согласно представленным в дело распечаткам осмотра информационного ресурса Ответчика № 1 в большинстве случаев объявление ««Лазерные станки Senfeng – качество и надежность 16 лет!», содержащие ссылку на сайт Ответчика № 1 находилось на первом месте первой страницы выдачи.

Ввиду того обстоятельства, что товары, для которых законно используется товарный знак правообладателя и товары Ответчика № 1 являются однородными имелась высокая вероятность возникновения у пользователя ложного представления об аффилированности данных компаний.

Принимая во внимание, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, а также высокую стоимость одной единицы товара, реализуемой ООО «ТЕХНОГРАФ» сопоставимой с ценой товаров реализуемых Истцом, установление судом факта умышленного включения в рекламную кампанию под названием «Конкураенты_Поиск» ключевого слова «Unimach», поскольку намерение рекламодателя на использование чужого средства индивидуализации для получения финансовой выгоды является очевидным, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что в данном случае компенсация в размере 3 000 000 руб. является разумной и справедливой санкцией.

Ссылки Ответчиков на данные аналитического отчета ООО «Перфоманс групп» по рекламной кампании в системе Яндекс.Директ веб-сайта https://technograv.ru/, принадлежащий ООО «Технограв» и отчетов Целевого звонка, как на доказательства отсутствие возможности получения ООО «ТЕХНОГРАФ» прибыли в связи с допущенным нарушением, не принимаются апелляционным судом, поскольку исходя из средней стоимости товаров, реализуемых Ответчиком и Истцом, даже одна реализация причинит ущерб в большем размере, чем размер компенсации заявленный к взысканию истцом.

Доказательств отсутствия реализации товаров в период допущенного ООО «ТЕХНОГРАФ» нарушения материалы дела не содержат.

Размер взысканной с ответчика в пользу истца компенсации соответствует пределам, установленным подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, при этом судом приняты во внимание конкретные обстоятельства, при которых нарушены права истца.

Правовых оснований для переоценки выводов суда первой инстанции суд апелляционной инстанции не усматривает.

Доводы ответчиков, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые бы влияли на обоснованность и законность обжалуемого решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Вместе с тем, суд первой инстанции, удовлетворяя требования истца в части материальных требований взыскал расходы понесенные истцом по уплате государственной пошлины с Ответчиков солидарно.

Между тем, правилами статьи 110 АПК РФ солидарное взыскание судебных расходов не предусмотрено, в связи с чем, решение суда в части распределения судебных расходов не может быть признано основанным на правильном применении норм процессуального права.

Расходы на оплату государственной пошлины, понесенные истцом подлежат взысканию с Ответчиков в равных долях.

Учитывая изложенное решение суда первой инстанции подлежит изменению в указанной части.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2021 по делу N А56- 49696/2020 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать солидарно с ООО «ТЕХНОГРАВ» и ООО «Перфоманс групп» в пользу ООО «Юниконт СПБ» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «UNIMACH» по свидетельству № 424969 в сумме 3 000 000,00 руб.

Взыскать с ООО «ТЕХНОГРАВ» в пользу ООО «Юниконт СПБ» расходы по уплате государственной пошлины в сумме 19 000 рублей.

Взыскать с ООО «Перфоманс групп» в пользу ООО «Юниконт СПБ» расходы по уплате государственной пошлины в сумме 19 000 рублей.

В остальной части исковых требований отказать. В удовлетворении исковых требований к ООО «АДВ-сервис» отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева

Л.П. Загараева