Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Антор Бизнес Решения» (4-й Рощинский проезд, д. 19, оф. 901, Москва, 115191, ОГРН 1037708003926) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.01.2019 (судья Кожемякина Е.В.) по делу № А56-80077/2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2019 (судьи Загараева Л.П., Горбачева О.В., Семенова А.Б.) по тому же делу по иску индивидуального предпринимателя Казанской Марии Леонидовны (Санкт-Петербург, ОГРНИП 309784724400115) к обществу с ограниченной ответственностью «Антор Бизнес Решения» о взыскании денежных средств и встречного иска о взыскании стоимости услуг;

при участии в судебном заседании представителей от общества с ограниченной ответственностью «Антор Бизнес Решения» – Ефимов Д.В., доверенность от 01.02.2019, Тимашев А.Д., доверенность № 5 от 08.07.2019, Плотникова Е.С., доверенность № 6 от 08.07.2019,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Казанская Мария Леонидовна (далее – предприниматель) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Антор Бизнес Решения» (далее – общество) о взыскании 305 998 рублей неосновательного обогащения и 9 120 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Обществом заявлен встречный иск о взыскании 59 100 рублей задолженности и 2 364 рублей расходов по оплате госпошлины.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.01.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2019, по основному иску с общества в пользу предпринимателя взыскано 305 998 рублей долга и 9 120 рублей расходов по оплате госпошлины, по встречному иску с предпринимателя в пользу общества взыскано 59 100 рублей долга и 2 364 рублей расходов по оплате госпошлины. С учетом зачета с общества в пользу предпринимателя взыскано 253 654 рублей.

Не согласившись с указанными судебными актами общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой ссылаясь на нарушение норм материального права и несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые судебные акты в части удовлетворения требований по первоначальному иску о взыскании неосновательного обогащения и направить дело в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом общество полагает, что выводы судов об отсутствии у него исключительных прав на программное обеспечение ANTOR TeamMaster

сделаны в нарушение статей 1229, 1233, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пункта 2.1 договора № 16/С058/ТИ от 25.04.2016, а выводы, изложенные в судебных актах, не соответствуют обстоятельствам дела.

Общество указывает, что суды вопреки наличию в материалах дела акта о предоставлении лицензий от 19.10.2016, подписанному предпринимателем, положениям пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ и при отсутствии основания для расторжения договора от 25.04.2016 (пункт 4 статьи 453 ГК РФ) освободили предпринимателя от уплаты вознаграждения по возмездному лицензионному договору.

По мнению заявителя кассационной жалобы, при вынесении обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанций не в полном объеме выяснили обстоятельства, имеющие значение для дела, так как предприниматель, заявляя свои требования, указывала на недостатки программного обеспечения, а не на отсутствие у общества исключительных прав на программное обеспечение.

Также общество указывает на нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права выразившееся в необоснованном отклонении ходатайства о приобщении доказательств, свидетельствующих о наличии у него исключительных прав на программное обеспечение.

Предприниматель отзыв в материалы дела не представил.

Представители общества в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, в полном объеме.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в ее отсутствие.

Обществом оспариваются судебные акты в части взыскания с него неосновательного обогащения в размере 305 998 рублей. В связи с этим законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в обжалуемой части порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении спора судами установлено, что между сторонами - обществом (исполнитель) и предпринимателем (заказчик) был заключен договор на предоставление права использования программного обеспечения, выполнение работ по установке и обслуживанию программного обеспечения системы мониторинга № 16/С058/ТИ от 25.04.2016, в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

- предоставить заказчику право использования (лицензию) программного обеспечения ANTOR TeamMaster (в дальнейшем - ПО) в соответствии с лицензионным соглашением между сторонами - Приложение № 4 к договору. Перечень лицензий указан в п. п. 1 - 3 Приложения № 1 к договору. Исполнитель является обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, что подтверждается Свидетельством на товарный знак № 516365, зарегистрированный 26.06.2014 года. Исполнитель обязуется предоставить заказчику право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах;

- установить на оборудовании заказчика, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 4, лит. А, переданное ему в использование ПО и провести групповую консультацию персонала заказчика

по вопросам пользования ANTOR TeamMaster, согласно п. п. 4 - 8 Приложения № 1 к договору;

- осуществлять техническую поддержку ANTOR TeamMaster заказчика в течение оговоренного в договоре срока.

Как следует из раздела 2 заключенного договора, то:

- цена лицензий на ПО составляет 305 988,00 руб., НДС не взимается (п. п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ);

- цена выполняемых работ, предоставляемых услуг по установке ПО составляет 59 100,00 руб., включая НДС 18% 9 015,26 руб.

Стоимость отдельных компонентов предмета договора приведена в Приложении № 1 к договору.

Согласно пункту 2.2 договора платежи по договору осуществляются в следующем порядке:

- предварительная оплата в сумме 305 988,00 руб. производится заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами договора.

В указанную сумму включено:

- 305 988,00 руб. - оплата 100% стоимости лицензии на устанавливаемое ПО - без НДС;

- оплата в сумме 59 100,00 руб. производится заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Актов сдачи-приемки работ и услуг.

В указанную сумму включено:

- 59 100,00 руб. - оплата 100% стоимости установки ПО, включая НДС 18%.

Согласно пункту 3.1 договора, заказчик приобретает право пользования на версию ПО «как она есть» для работы на определенном количестве рабочих мест и с определенным картографическим материалом в соответствии с Приложениями № 1 и № 3 к договору. Исполнитель имеет право дополнять и исправлять ПО в течение всего срока действия данного договора.

Право пользования ПО регулируется Лицензионным соглашением - Приложение № 4 к договору.

Исполнитель гарантирует, что использование ПО заказчиком не нарушает никакие патенты, авторские права, права на полезные образцы или другие права третьих лиц.

Никакие названия и товарные знаки не передаются заказчику. Любое использование заказчиком названий и товарных знаков исполнителя допускается только с письменного разрешения исполнителя.

При выполнении обязательств по договору исполнитель оформляет и передает заказчику подписанные со своей стороны по 2 экземпляра Актов сдачи-приемки выполненных обязательств и счета-фактуры не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания соответствующих работ и услуг по договору (пункт 5.1. договора).

Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Актов сдачи-приемки обязан подписать их и по одному экземпляру подписанных Актов направить исполнителю или в этот же срок дать мотивированный отказ от их подписания. Причины отказа от подписания акта не могут выходить за пределы обязательств, возложенных на исполнителя по договору (пункт 5.2 договора).

В случае невыполнения заказчиком пункта 5.2 договора, работы, указанные в Актах сдачи-приемки выполненных обязательств считаются выполненными качественно, в сроки указанные в договоре и принятыми заказчиком. Акты сдачи-приемки, подписанные исполнителем, вступают в законную силу на следующий рабочий день после истечения срока, указанного в пункте 5.2 договора и являются основанием для оплаты заказчиком выполненных обязательств по договору. В данном случае заказчик лишается права ссылаться на недостатки выполненных исполнителем работ.

Также, в пункте 12.4 договора стороны согласовали, что, после выполнения настоящего договора предоставление заказчику права

пользования ANTOR TeamMaster будет оформляться сторонами в виде дополнительных соглашений к договору.

В соответствии с условиями выше указанного договора, на основании лицензионного соглашения общество (правообладатель) передает предпринимателю (пользователь) право на использование ПО на территории указанной в договоре способами, указанными в Лицензионном соглашении (неисключительная лицензия).

Пользователю предоставляется неисключительная лицензия на использование ПО перечисленными в лицензионном соглашении способами при условии соблюдения определенных условий, указанных в лицензионном соглашении.

Учитывая, что ПО не работает, так как было заявлено в договоре и соответствующих приложениях к нему, предприниматель не может использовать приобретенную по договору лицензию ПО и по состоянию на 25.09.2017 ПО не работало, как было согласовано условиями договора, истец и обратился с настоящим иском в суд, требуя возврата уплаченных 305 998 руб.

Общество, возражая на заявленные требования, подало встречный иск о взыскании 59 100,00 руб., составляющих стоимость оказанных услуг, так как истцом не были подписаны акты приемки выполненных работ, и не было мотивированного отказа для их не подписания. ПО было установлено на рабочее место истца и ПО было запущено.

Суд первой инстанции, удовлетворяя встречные исковые требования общества, исходил из того, что обществом осуществлена работа по установке ПО, согласованной сторонами в договоре, что свидетельствует об оказании им услуг на сумму 59 100,00 руб., которые предприниматель обязан возместить обществу, так как установленное ПО отвечает условиям договора и все претензии, которые предъявляет истец, не были заложены в основу создания указанной программы и могут быть компенсированы путем дополнительного согласования условий.

В то же время, удовлетворяя исковые требования предпринимателя, суд первой инстанции, проведя экспертизу по делу, указал, что общество не подтвердило исключительных прав на ПО и не передало лицензии на ПО, которые определены сторонами в 305 988,00 руб., в связи с чем указанная сумма должна быть возвращена предпринимателю.

При этом суд первой инстанции сослался на заключение эксперта, в котором эксперт указал, что общество не подтвердило наличие прав собственности на каждую из перечисленных ниже программ (продаваемых как отдельные позиции в спецификации поставки, каждая со своей стоимостью): Программа ANTOR TeamMaster (Гео-сервер, одно клиентское место); Программа ANTOR TeamMaster для КПК; Программа на модель транспортной сети.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив доводы, изложенные обществом в апелляционной жалобе, о необоснованности удовлетворения исковых требований предпринимателя; о неправомерном выводе суда об отсутствии у него исключительных прав на программное обеспечение.

При этом апелляционный суд отказал в приобщении к материалам дела представленных обществом с апелляционной жалобой дополнительных доказательств наличия у него исключительных прав на программное обеспечение. В обоснование отказа в приобщении дополнительных доказательств, представленных обществом на стадии апелляционного обжалования, апелляционный суд со ссылкой на часть 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указал, что общество не обосновало невозможность представления соответствующих доказательств при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение представителей общества, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения

судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению в силу нижеследующего.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций верно установлено, что договор № 16/С058/ТИ от 25.04.2016 носит смешанный характер: как договор оказания услуг и лицензионный договор.

Согласно положениям статей 1235 и 1286 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации предоставляет или обязуется предоставить другой стороне право использования такого результата в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат в силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФ может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу пункта 3 статьи 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации иным способом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, установленную названным Кодексом, другими законами и договором.

Согласно пункту 13.7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», действовавшего при вынесении судебных актов, по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства (аналогичное положение изложено в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10).

Таким образом, необходимым условием взыскания лицензионных платежей является установление факта передачи результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В то же время согласно абзацу 2 пункта 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 1103 ГК РФ поскольку иное не установлено названным Кодексом, иными законами и правовыми актами и не

вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой о неосновательном обогащении, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12).

Однако, удовлетворяя исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, суд первой инстанции основывал свои выводы на том, что общество не подтвердило и не передало лицензии на ПО, которые определены сторонами в 305 988,00 руб.

В то же время судом при удовлетворении встречного искового требования было установлено, и не оспаривалось предпринимателем, что установленное ПО отвечает условиям договора и все претензии, которые предъявляет истец, не были заложены в основу создания указанной программы и могут быть компенсированы путем дополнительного согласования условий. Тем самым суд установил факт передачи от общества к предпринимателю результата интеллектуальной деятельности. Также из материалов дела следует, что по акту № 2252 от 16.10.2016 с учетом пунктов 3.6, 5.2., 5.3 договора № 16/С058/ТИ от 25.04.2016 были переданы лицензии на использование ПО.

Однако указанные обстоятельства судом при удовлетворении исковых требований предпринимателя учтены не были, оснований для взыскания неосновательного обогащения не устанавливалось.

При данных обстоятельствах вывод суда первой инстанции о наличии основания для взыскания неосновательного обогащения в пользу предпринимателя, нельзя признать соответствующим обстоятельствам дела,

собранным по делу доказательствам и вышеизложенным нормам материального права.

Указанная ошибка суда первой инстанции, несмотря на соответствующие доводы общества, изложенные в апелляционной жалобе, не была исправлена судом апелляционной инстанции.

При этом суды первой и апелляционной инстанции, приняв во внимание заключение эксперта об отсутствии у общества прав собственности на ПО, не учли следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1262 ГК РФ правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Достоверность сведений о принадлежности обществу исключительного права на ПО в установленном законом порядке не оспорена. Предприниматель каких-либо доказательств, опровергающих принадлежность исключительного права на спорное ПО обществу, не представил.

Поэтому наличие исключительных прав у лица или его отсутствие не может быть предметом исследования эксперта в силу положений статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку не требует специальных знаний.

В соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

Таким образом, на основании изложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части удовлетворения требования индивидуального предпринимателя Казанской М.Л. о взыскании 305 998 рублей неосновательного обогащения и 9 120 рублей расходов по оплате государственной пошлины и проведенного зачета с направлением дела в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения требования предпринимателя о взыскании 305 998 рублей неосновательного обогащения обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и разрешить указанное требование в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По результатам нового рассмотрения дела суду в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также надлежит разрешить вопрос о распределении судебных

расходов, в том числе за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.01.2019 по делу № А56-80077/2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2019 по тому же делу в части удовлетворения требования индивидуального предпринимателя Казанской Марии Леонидовны о взыскании 305 998 рублей неосновательного обогащения и 9 120 рублей расходов по оплате государственной пошлины и проведенного зачета требований отменить.

Дело № А56-80077/2017 в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В остальной части решение Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской области от 09.01.2019 по делу № А56-80077/2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2019 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

судья С.П. Рогожин Судья В.В. Голофаев Судья С.М. Уколов