Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-12801/2022, 13АП-12804/2022) ООО «Фрегат», ООО «ЭТ-Комплекс» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.03.2022 по делу № А56-86475/2021, принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭТ-Комплекс»

к обществу с ограниченной ответственностью «Фрегат»

о взыскании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТ-Комплекс» (далее - истец) обратилось в суд с иском о запрете обществу с ограниченной ответственностью «Фрегат» (далее – ответчик) использовать обозначение, сходное до степени смешения с международным товарным знаком №1352848 «GIGAVAC», а также о взыскании 11 311 489,94 руб. компенсации.

Решением от 25.03.20225 с ответчика в пользу истца взыскано 5 655 744,97 руб. компенсации, 45 778,50 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; ответчику запрещено использовать обозначение «GIGAVAC» при продаже и предложении к продаже, в том числе в сети интернет, товаров «выключатели электрические». В остальной части иска отказано.

Истец, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт о взыскании с ответчика 11 311 489,94 руб. компенсации. По мнению подателя жалобы, снижение компенсации произведено судом произвольно.

Ответчик направил в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу, в которой просил решение суда от 25.03.2022 отменить, принять по делу новый судебный акт. Податель жалобы полагает, что только патентообладателю GIGAVAC принадлежит право разрешать либо запрещать введение товара в гражданский оборот, либо требовать компенсацию за его использование. ООО «ЭТ-Комплекс» согласно предмету лицензионного соглашения не наделено подобными правами.

В связи с наличием обстоятельств, предусмотренных статьей 18 АПК Российской Федерации, произведена замена состава суда (судья Горбачева О.В. заменена на судью Третьякову Н.О.).

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы поданной жалобы и возражал против удовлетворения жалобы ответчика; представитель ответчика поддержал доводы поданной жалобы и возражал против удовлетворения жалобы истца.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела,ООО «ЭТ-Комплекс» (125363, Москва, ул. Штурвальная, д. 3, стр. 1, эт.1, пом. III, ком. 28) является Лицензиатом на территории России в отношении международного товарного знака №1352848.

Данный товарный знак м.р. №1352848 зарегистрирован на имя американской компании Гигавак ЛЛС (Gigavac LLC), 6382 Роуз Лейн, Карпинтерия, Калифорния, 93013 (6382 Rose Lane Carpinteria CA 93013), в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: 09 - высоковольтные электрические компоненты и подсистемы, состоящие из реле, контакторов и конденсаторов, используемых для передачи и измерения электрической мощности; электрические выключатели; электрические предохранители.

Истец является обладателем исключительной лицензии на использование товарного знака м.р. № 1352848 («Gigavac»). Исключительная лицензия на срок до 11.11.2024. на всей территории Российской Федерации зарегистрирована Роспатентом 20.02.2020 за № РД0325955.

ООО «ЭТ-Комплекс» может разрешать или запрещать третьим лицам использование товарного знака м.р. № 1352848. При этом ООО «ЭТ-Комплекс» никому не предоставляло согласия на использование указанного товарного знака. Истцом выявлен факт неправомерного использования Ответчиком обозначения «Gigavac», сходного до степени смешения, практически тождественного, товарному знаку м.р. № 1352848 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ – высоковольтные электрические компоненты и подсистемы, состоящие из реле, контакторов и конденсаторов, используемых для передачи и измерения электрической мощности; электрические выключатели; электрические предохранители.

Неправомерные действия выражаются в том, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары - «переключатели» под обозначением «Gigavac», сходным до степени смешения с международной регистрацией №1352848 «GIGAVAC».

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истец направил ответчику претензию, которая была оставлена без удовлетворения, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции взыскал с ответчика в пользу истца 5 655 744,97 руб. компенсации, 45 778,50 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; ответчику запрещено использовать обозначение «GIGAVAC» при продаже и предложении к продаже, в том числе в сети интернет, товаров «выключатели электрические». В остальной части иска отказано.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

По смыслу данной нормы закона нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В ответ на запрос суда апелляционной инстанции Федеральной службой по интеллектуальной собственности в составе документов, касающихся государственной регистрации предоставления права использования № РД0325955 в отношении товарного знака по международной регистрации № 1352848 предоставлен лицензионный договор от 01.11.2019 № 013/19Oth, согласно пункту 1.1 которого Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительное право на использование товарного знака по регистрации № 1352848 в отношении всех зарегистрированных товаров 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации, Республики Беларусь. Доводы ответчика об отсутствии у истца прав на спорный товарный знак правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку в нарушение статьи 65 АПК РФ не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами.

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Доказательства, свидетельствующие о наличии согласия правообладателя спорных товарных знаков на реализацию товара с размещенными на нем объектами интеллектуальной собственности суду не представлены.

Сведения о наличии у ответчика прав на использование названных товарных знаков в материалах дела отсутствуют.

Следовательно, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что нарушены исключительные права на использование товарного знака, в связи с чем правомерно заявлено требование о взыскании компенсации.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что согласно Протоколу подведения итогов от 15.02.2021 процедуры открытого запроса предложений на право заключения с ОАО «НПК «НИИДАР» договора на поставку комплектующих с проведением специальных проверок (СП) был признан Ответчик, ООО «Фрегат». В результате чего был заключен Договор Поставки № 1821187308501452208002183 / 18012100044/2/11_073Д от 11.03.2021 на поставку Переключателей (контакторов) G52WF Gigavac. Заказчиком по данному Договору являлось ОАО «НПК «НИИДАР». Данный договор был заключен в рамках выполнения Заказчиком, АО «НПК «НИИДАР» Государственного контракта №1821187308501452208002183 от 06.04.2018 г., заключённого между МО РФ и АО «НПК «НИИДАР», идентификатор государственного контракта 1821187308501452208002183.

Согласно Договору Поставки № 1821187308501452208002183/18012100044/2/11_073Д от 11.03.2021 на поставку переключателей (контакторов) G52WF Gigavac общая стоимость поставки оборудования составляет 5 655 744,97 руб. Двукратный размер стоимости реализованного ответчиком оборудования составляет 11 311 489,94 руб.

Судом первой инстанции размер компенсации был снижен до 5 655 744,97 руб.

Вместе с тем, суд при определении размера подлежащей взысканию компенсации не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подп. 1 либо 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции.

С учетом изложенных обстоятельств, решение суда подлежит изменению.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25 марта 2022 года по делу № А56-86475/2021 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» (ОГРН 1127847215891) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭТ-Комплекс» (ОГРН 1177746227603) 11 311 489,94 руб. компенсации, 85557 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 3000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Фрегат» (ОГРН 1127847215891) использовать обозначение «GIGAVAC» при продаже и предложении к продаже, в том числе в сети интернет, товаров «выключатели электрические».

В удовлетворении апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

Г.В. Лебедев

Н.О. Третьякова