Гражданский кодекс часть 1

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Рогожина С.П.,
судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Адняевым М.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» (ул. Моисеенко, 24, лит. А, пом. 1-Н, оф. 404-404А, Санкт-Петербург, 191144, ОГРН <***>) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2022 по делу № А56-86475/2021 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЭТ-Комплекс» (ул. Штурвальная, д. 3, стр. 1, эт. 1, пом. III, ком. 28, Москва, 125363, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Фрегат» о защите исключительных права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «ЭТ-Комплекс» – ФИО1 (по доверенности от 30.08.2021), ФИО2 (по доверенности от 30.08.2021);

от общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» – ФИО3 (по доверенности 16.11.2021),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЭТ-Комплекс» (далее – общество «ЭТ-Комплекс», истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Фрегат» (далее – общество «Фрегат», ответчик) о запрете использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации № 1352848 «GIGAVAC», а также о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 11311489 рублей 94 копеек.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и

[A2] Ленинградской области от 25.03.2022 от 25.03.2022 исковые требования удовлетворены частично: с общества «Фрегат» в пользу общества «ЭТ-Комплекс» взысканы 5 655 744 рублей 97 копеек компенсации, 45 778 рублей 50 копеек расходов по уплате государственной пошлины; ответчику запрещено использовать обозначение «GIGAVAC» при продаже и предложении к продаже, в том числе в сети интернет, товаров «выключатели электрические». В остальной части иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2022 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.03.2022 года изменено, резолютивную часть решения изложена в следующей редакции: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭТ-Комплекс» (ОГРН <***>) 11 311 489,94 руб. компенсации, 85 557 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 3000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе. Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Фрегат» (ОГРН <***>) использовать обозначение «GIGAVAC» при продаже и предложении к продаже, в том числе в сети интернет, товаров «выключатели электрические».

Не согласившись с постановлением суд апелляционной инстанции, общество «Фрегат» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение норм процессуального права и несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам, просит постановление отменить, принять по делу новый судебный акт.

Истец в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания против удовлетворения на кассационной жалобы возражали, считая обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции законным и обоснованным.

Представитель ответчика в судебном заседании уточнил сою кассационную жалобу, просил отменить обжалуемое постановление в части удовлетворения требований о взыскании компенсации в полном объеме.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и возражений относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, товарный знак по международной регистрации № 1352848 зарегистрирован на имя американской компании Gigavac LLC в отношении следующих товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «высоковольтные электрические компоненты и подсистемы, состоящие из реле, контакторов и конденсаторов, используемых для

[A3] передачи и измерения электрической мощности; электрические выключатели; электрические предохранители».

Истец является обладателем исключительной лицензии на использование спорного товарного знака в соответствии с лицензионным договором от 01.11.2019 № 013/19Oth, зарегистрированным Роспатентом 20.02.2020 за № РД0325955.

По мнению истца, неправомерные действия ответчика выражаются в том, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары – «переключатели» под обозначением «Gigavac», сходным до степени смешения со спорным товарным знаком.

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истец направил ответчику претензию, которая была оставлена без удовлетворения, что явилось основанием для обращения в суд с иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, установил факт наличия у истца прав на подачу иска и факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, при этом, учитывая обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, определил соразмерный размер компенсации исходя из стоимости контрафактного товара.

При рассмотрении апелляционных жалоб сторон и удовлетворяя исковые требования в полном объеме суд апелляционной инстанции констатировал обладание истцом исключительными правами на товарный знак и факт нарушения соответствующих прав ответчиком при выполнении им договора поставки № 1821187308501452208002183/18012100044/2/11_073Д от 11.03.2021 на поставку переключателей (контакторов) G52WF Gigavac.

Относительно требований о взыскании компенсации апелляционный суд пришел к следующим выводам. Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктов 1 или 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара.

Согласно выводу апелляционного суда, суд первой инстанции был не вправе снижать размер компенсации ниже двукратной стоимости товара, в отношении которого ответчик незаконно использовал спорный товарный знак, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции.

С учетом изложенного требования о взыскании компенсации были удовлетворены в заявленном размере.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение явившихся в судебное

[A4] заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, полагает, что кассационная жалоба (с учетом уточнения просительной части) подлежит удовлетворению в силу следующего.

Коллегия судей полагает, что судом апелляционной инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, и в целом правильно установлено применимое законодательство, регулирующее спорные правоотношения.

Так, судами верно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а именно: нормы статей 1229, 1477 и 1484 ГК РФ, устанавливающие право правообладателя товарного знака по своему усмотрению разрешать или запрещать иным лицам использование принадлежащего ему средства индивидуализации товаров и услуг, а также нормы статей 1252 и 1515 ГК РФ, в соответствии с которыми правообладатель товарного знака вправе запрещать использование товарного знака и сходных с ним до степени смешения обозначений в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован такой знак, требовать взыскания с правонарушителя компенсации за его незаконное использование, а также требовать изъятия и уничтожения спорных товаров.

В частности, в соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 этого Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 названной статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

[A5] Суд по интеллектуальным правам считает обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом апелляционной инстанции норм материального права, обуславливающих взыскание компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Апелляционный суд, удовлетворяя требование истца о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости спорных товаров, исходил из невозможности снижения такого размера судом.

Вместе с тем апелляционный суд не учел следующего.

Как разъяснено в пункте 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021, при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»).

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о невозможности снижения размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, является ошибочным.

Между тем определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, и суд кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен полномочиями по определению размера компенсации.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что в обжалуемом судебном акте не получили надлежащей оценки его доводы об оригинальном происхождении поставленных товаров и злоупотреблении истцом своим правом при взыскании компенсации в заявленном размере.

[A6] Из обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции не усматривается, что соответствующие доводы были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции.

Вместе с тем судом апелляционной инстанции не было учтено, что правовые последствия, наступающие в случае ввоза товара, на который товарный знак нанесен незаконно, и товаров, на который товарный знак нанесен самим правообладателем, являются различными.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении № 8-П указал, что суды, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, управомочены - исходя из выявленного в указанном постановлении конституционно-правового смысла указанного законоположения - не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что установление судом при рассмотрении дел, касающихся импорта товаров, юридического статуса ввезенных товаров (введены ли они в гражданский оборот ранее самим правообладателем на территории другого государства (параллельный импорт), либо являются контрафактными, маркировка товарного знака на которые нанесена без согласия правообладателя), является существенным для правильного разрешения настоящего дела.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, признание наличия в действиях истца действия по применению конкретных мер защиты злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

Между тем, как было указано выше, в настоящем деле судом апелляционной инстанции не дана оценку доводам ответчика об оригинальности товара и о злоупотреблении истцом своим правом, что в свою очередь, при установлении соответствующих обстоятельств исключало

[A7] удовлетворение иска полностью либо влияло на определение размера компенсации.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене в части удовлетворения требований о взыскании компенсации, как противоречащий нормам материального права и не соответствующий фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в целях определения размера компенсации и оценки доводов ответчика об оригинальном происхождении спорного товара и злоупотреблении истцом своим правом.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции надлежит оценить обстоятельства дела, вынести законный и обоснованный судебный акт с учетом вышеизложенных разъяснений суда кассационной инстанции.

По результатам нового рассмотрения дела суду апелляционной инстанции также необходимо в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации распределить судебные расходы по уплате государственной пошлины, в том числе за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2022 по делу № А56-86475/2021 отменить в части взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Фрегат» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭТ-Комплекс» (ОГРН <***>) 11 311 489,94 руб. компенсации, 85 557 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 3000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе. Дело в указанной части передать на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В остальной части постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2022 по делу № А56-86475/2021 оставить без изменения.

ПостаноЭвллекетнроинен авя сптоудппиасье тде йвс тзваиктеолньннау.ю силу со дня его принятия и может быть обжаловДаанноны ве ЭкПа:ссУадоцстиовоенрянющоимй ц епнотрр Фяеддеркаель нвое Сказунадчеейбстнвоую коллегию Верховного

Дата 03.02.2022 6:21:29

Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Кому выдана Рогожин Сергей Петрович

Председательствующий

судья С.П. Рогожин

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Судья В.В. Голофаев

Дата 25.01.2022 9:03:07
Кому выдана Лапшина Инесса Викторовна

Судья И.В. Лапшина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 03.02.2022 6:21:09

Кому выдана Голофаев Виталий Викторович